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2024후10436 권리범위확인(특) (사) 파기환송
[권리 대 권리 간 적극적 권리범위 확인심판청구의 허용 여부 등이 문제된 사건]
◇1. 특허권의 권리범위 확인심판에서 심판청구의 대상이 되는 확인대상 발명의 특정 정도, 2. 적극적 권리범위 확인심판에서 확인대상 발명과 피심판청구인이 실시하고 있는 발명 사이에 동일성이 인정되어야 하는지(적극) 및 이들 발명이 사실적 관점에서 같다고 보이는 경우 그 동일성이 인정되는지(적극), 3. 후등록 특허발명을 확인대상 발명으로 하여 선등록 특허권의 권리범위에 속한다는 확인을 구하는 적극적 권리범위 확인심판청구가 허용되는지(원칙적 소극) 및 두 발명이 이용관계에 있는 경우 권리 대 권리 간 적극적 권리범위 확인심판청구가 허용되는지(적극) / 권리범위 확인심판에서 확인의 이익 유무가 심판청구의 적법 요건으로서 법원의 직권조사사항인지(적극)◇
1. 특허권의 권리범위 확인심판을 청구할 때 심판청구의 대상이 되는 기술내용은 당해 특허발명과 서로 대비할 수 있을 만큼 구체적으로 특정되어야 한다. 그렇지만 그 특정을 위하여 대상물의 구체적인 구성을 전부 기재할 필요는 없고, 특허발명의 구성요소에 대응하는 부분의 구체적인 구성을 기재하면 된다. 또한 그 구체적인 구성의 기재도 특허발명의 구성요소와 대비하여 그 차이점을 판단함에 필요한 정도면 충분하다(대법원 1994. 5. 24. 선고 93후381 판결, 대법원 2004. 10. 14. 선고 2003후2164 판결 등 참조).
2. 특허권자가 심판을 청구하는 확인대상 발명이 특허권의 권리범위에 속한다는 내용의 적극적 권리범위 확인심판을 청구한 경우, 심판청구인이 특정한 확인대상 발명과 피심판청구인이 실시하고 있는 발명 사이에 동일성이 인정되지 아니하면, 확인대상 발명이 특허권의 권리범위에 속한다는 심결이 확정된다고 하더라도, 그 심결은 심판청구인이 특정한 확인대상 발명에 대하여만 효력을 미칠 뿐 실제 피심판청구인이 실시하고 있는 발명에 대하여는 아무런 효력이 없다. 이와 같이 피심판청구인이 실시하지 않고 있는 발명을 대상으로 한 적극적 권리범위 확인심판청구는 확인의 이익이 없어 부적법하여 각하되어야 한다(대법원 2003. 6. 10. 선고 2002후2419 판결 등 참조). 확인대상 발명과 피심판청구인이 실시하고 있는 발명의 동일성은 피심판청구인이 확인대상 발명을 실시하고 있는지 여부라는 사실 확정에 관한 것이므로 이들 발명이 사실적 관점에서 같다고 보이는 경우에는 그 동일성을 인정할 수 있다(대법원 2012. 10. 25. 선고 2011후2626 판결 등 참조).
3. 선등록 특허권자가 후등록 특허권자를 상대로 후등록 특허발명을 확인대상 발명으로 삼아 선등록 특허권의 권리범위에 속한다는 확인을 구하는 적극적 권리범위 확인심판청구는, 등록무효절차 이외에서 등록된 권리의 효력을 부인하는 결과가 되어 확인의 이익이 인정될 수 없으므로 원칙적으로 부적법하다(대법원 2007. 10. 11. 선고 2007후2766 판결, 대법원 2016. 4. 28. 선고 2013후2965 판결 등 참조). 다만 예외적으로 두 발명이 특허법 제98조에서 규정하는 이용관계에 있어 확인대상 발명의 등록의 효력을 부정하지 않고 권리범위의 확인을 구할 수 있는 경우에는 권리 대 권리 간 적극적 권리범위 확인심판의 청구가 허용된다(대법원 2002. 6. 28. 선고 99후2433 판결, 대법원 2016. 4. 28. 선고 2015후161 판결 등 참조). 한편 권리범위 확인심판에서 확인의 이익 유무는 심판청구의 적법 요건에 관한 것으로서 직권조사사항이므로, 법원은 그 판단의 기초자료인 사실과 증거를 직권으로 탐지할 의무까지는 없다고 하더라도 이미 제출된 자료들에 의하여 그 확인의 이익이 있는지 의심이 갈 만한 사정이 보인다면, 상대방이 이를 구체적으로 지적하여 다투지 않더라도 이에 관하여 심리․조사할 의무가 있다.
☞ 원고들은 피고를 상대로 확인대상 발명이 이 사건 정정발명의 권리범위에 속한다고 주장하며 적극적 권리범위 확인심판을 청구하였고, 피고는 ❶ 확인대상 발명을 실시하고 있지 않고, ❷ 실시주장 발명은 피고의 특허발명과 동일하여 이 사건 심판청구는 권리 대 권리 간 적극적 권리범위 확인심판청구에 해당하여 부적법하며, ❸ 확인대상 발명은 이 사건 정정발명의 권리범위에 속하지 않는다고 주장한 사안임
☞ 특허심판원은 피고가 확인대상 발명을 실시하고 있지 않고 확인대상 발명이 특정되지 아니하여 심판청구가 부적법하다고 보아, 위 ❷ 쟁점에 관해서는 판단하지 않은 채 심판청구를 각하하였음
☞ 원심은, 피고가 확인대상 발명을 실시하고 있고, 확인대상 발명도 특정되었다고 보아, ❷ 쟁점에 관해서는 판단하지 않은 채 특허심판원 심결을 취소하였음
☞ 대법원은 위와 같은 법리를 설시하면서, 피고가 확인대상 발명을 실시하고 있고 확인대상 발명도 특정되기는 하였으나, 이 사건 심판청구가 권리 대 권리 간 적극적 권리범위 확인심판청구에 해당할 경우, 확인대상 발명이 선등록 특허발명인 이 사건 제1항 정정발명과 이용관계에 있지 않다면 그 심판청구는 확인의 이익이 인정될 수 없어 부적법하다고 볼 소지가 있으므로, 원심으로서는 석명권을 적절히 행사하여 선등록 특허권자인 원고가 피고의 후등록 특허발명의 구체적인 실시 형태를 심판의 대상인 확인대상 발명으로 삼았는지, 확인대상 발명이 이 사건 제1항 정정발명과 이용관계에 있는지 여부 등에 관하여 당사자들의 주장ㆍ증명을 촉구한 다음, 그러한 당사자들의 주장ㆍ증명을 바탕으로 이 사건 심판청구가 확인의 이익이 있는지 여부를 판단하였어야 한다는 이유로, 확인대상 발명이 피고가 실시하고 있는 발명과 동일하고 이 사건 제1항 정정발명과 서로 대비할 수 있을 만큼 구체적으로 특정되었다고 판단한 다음, 권리 대 권리 간 적극적 권리범위 확인심판에서의 확인의 이익 유무에 관해서는 별다른 심리 없이, 심판청구를 부적법하다고 본 심결을 취소한 원심을 파기ㆍ환송함
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