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2019다277751 특허권 침해금지 청구의 소 (바) 파기환송(일부)
[특허권 침해와 관련하여 자백의 성립 및 취소 여부, 특허발명의 명세서 기재요건 중 명확성 요건 충족 여부가 문제된 사안]
◇1. 침해대상발명이 특허발명의 특정 구성요소 포함하고 있다는 진술로 자백이 성립하였는지, 자백이 성립하였다면 그 자백이 적법하게 취소되었는지, 2. 이 사건 486 특허발명이 명세서 기재요건 중 명확성 요건을 충족하는지◇
1. 특허침해소송에서 상대방이 제조하는 제품(이하 ‘침해대상제품’이라 한다)이 어떤 구성요소를 가지고 있는지는 침해판단의 전제가 되는 주요사실로서 재판상 자백의 대상이 될 수 있다(대법원 2006. 8. 24. 선고 2004후905 판결 등 참조). “침해대상제품 등이 어떤 구성요소를 가지고 있다.”는 표현이 사실에 대한 진술인지, 아니면 그 구성요소가 특허발명의 구성요소와 동일 또는 균등하다는 법적 판단 내지 평가에 관한 진술인지는 당사자 진술의 구체적 내용과 경위, 변론의 진행 경과 등을 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다. 그리고 일단 재판상 자백이 성립하면 그것이 적법하게 취소되지 않는 한 법원은 이에 구속되므로 법원은 자백과 배치되는 사실을 증거에 의하여 인정할 수 없다(대법원 2018. 10. 4. 선고 2016다41869 판결 등 참조).
2. 특허법 제42조 제4항 제2호는 청구범위에는 발명이 명확하고 간결하게 적혀야 한다고 규정하고 있다. 그리고 특허법 제97조는 특허발명의 보호범위는 청구범위에 적혀 있는 사항에 의하여 정하여진다고 규정하고 있다(이 사건에 적용되는 2014. 6. 11. 법률 제12753호로 개정되기 전의 구 특허법에도 일부 표현은 다르지만 같은 취지로 규정되어 있다). 이는 발명의 보호범위는 청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여진다는 점에서(특허법 제97조) 청구항에는 명확한 기재만이 허용되는 것으로, 발명의 구성을 불명료하게 표현하는 용어는 원칙적으로 허용되지 않는다는 취지이다(대법원 2006. 11. 24. 선고 2003후2072 판결, 대법원 2014. 7. 24. 선고 2012후1613 판결 등 참조). 또한 발명이 명확하게 적혀 있는지 여부는 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 발명의 설명이나 도면 등의 기재와 출원 당시의 기술상식을 고려하여 청구범위에 기재된 사항으로부터 특허를 받고자 하는 발명을 명확하게 파악할 수 있는지에 따라 개별적으로 판단하여야 한다(대법원 2017. 4. 7. 선고 2014후1563 판결 등 참조).
☞ 피고가 제작, 판매한 침해대상제품이 주위적으로 이 사건 486 특허발명, 예비적으로 395 특허발명의 권리범위에 속하는지, 위 각 특허발명에 기재불비, 신규성 또는 진보성 부정의 등록무효 사유가 인정되어 이 사건 청구가 권리남용에 해당하는지가 문제된 사안
☞ 원심은 이 사건에서 ‘침해대상제품이 486 특허발명의 구성요소 B-3을 포함하고 있다’는 진술은 법적 평가에 대한 것이어서 자백이 성립하지 않고, 자백의 대상이 된다고 하더라도 진실에 반하고 착오에 의한 것이어서 적법하게 취소되어 침해대상제품은 486 특허발명의 권리범위에 속하지 않을 뿐 아니라, 486 특허발명의 ‘단부와 최외부 사이의 거리는 평균 막 두께의 10배 이상 10,000배 이하인 것’이라는 구성요소 중 ‘평균 막 두께’와 ‘최외부’가 명세서 기재요건 중 명확성 요건에 위반되어 무효이므로 이 사건 청구는 권리남용에 해당한다고 판단함
☞ 대법원은 이 사건에서 피고의 진술 내용 및 변론의 진행 경과 등에 비추어 보면, 피고의 진술은 사실에 대한 진술로서 자백이 성립하였고, 그 자백이 진실에 반하는지에 관하여는 필요한 심리가 다 이루어지지 않았다고 판단함. 또한 명확성 요건 위반 역시 인정되지 않는다(이 부분은 2021. 12. 30. 선고된 2017후1298 판결과 취지를 같이함)고 보아 이와 달리 판단한 이 부분 원심판결을 파기함
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