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사건 : 특허법원 2007. 6. 13. 선고 2006허7498 판결 [등록무효(특)]
판시사항 : 특허발명이 선출원발명과 동일한 기술적 사상을 단순히 발명의 범주만을 달리하여 표현한
것에 불과하여 실질적으로 동일한 발명에 해당하고 선원주의 규정에 위반되어 무효라고 본
사례
판결요지 : 가. 구 특허법 제11조 제1항 본문은 “동일한 발명에 대하여는 최선출원에 한하여 특허를 받을
수 있다”고 규정하고 있는바, 이를 적용하기 위한 전제로서 두 발명이 서로 동일한 발명인
지 여부는 대비되는 두 발명의 실체를 파악하여 따져보아야 할 것이지 표현양식에 따른
차이에 따라 판단할 것은 아니므로, 대비되는 두 발명이 각각 물건의 발명과 방법의 발명
으로 서로 발명의 범주가 다르다고 하여 곧바로 동일한 발명이 아니라고 단정할 수 없고,
선·후원의 특허청구범위에 기재된 발명의 폭에 차이가 있기 때문에 특허청구범위가 부분
적으로 중복되는 경우에도 전부가 동일한 경우와 마찬가지로 선원주의 규정에 위반된 것
으로 보아야 한다.
나. ‘염’이란 ‘산과 염기가 반응을 일으킬 때 생성되는 화합물’을 의미하므로, 이 사건 제1항
발명의 ‘암로디핀의 베실레이트염’은 기본적으로 ‘암로디핀염기와 베실산(벤젠설폰산이라
고도 한다)이 반응을 일으킬 때 생성되는 화합물’을 그 기술적 사상으로 하는 것이고, 이를
선출원발명의 청구항 제1항 중 ‘암로디핀염기를 불활성 용매 중에서 벤젠설폰산과 반응시
킨 후 암로디핀의 베실레이트염을 회수함을 특징으로 하여 암로디핀의 베실레이트염을
제조하는 방법’ 부분(이하 ‘선출원 제1항 발명 부분’이라고 한다)의 기술적 사상과 대비하여
볼 때, ‘불활성 용매’라는 반응조건을 한정하고 있는지 여부에서 차이가 있을 뿐인데, 화합
물을 생성하는 반응조건의 하나로서 원료물질들의 반응을 진행시키는 장소에 해당되는 용
매와 원료물질들 사이에 반응이 일어날 경우 목적하는 화합물을 얻을 수 없기 때문에 원료
물질들과 쉽게 반응하지 않는 ‘불활성 용매’를 사용하는 것은 기술적 상식으로서 별도로
부가하여 한정할 필요도 없는 자명한 사항에 불과하며, 게다가 이 사건 등록발명과 선출원
발명의 명세서 중 발명의 상세한 설명 부분에는 발명의 목적․구성 및 효과와 암로디핀 베실
레이트염 및 그 정제와 캅셀제, 멸균수용액의 제조방법 등 실시예에 관하여 전적으로 동일
하게 기재되어 있어 이 사건 등록발명의 기술사상, 기술수단들이 모두 선출원발명에 그대로
개시되어 있는 점을 더하여 보면, 이 사건 제1항 발명과 선출원 제1항 발명 부분은 동일한
기술적 사상을 단순히 발명의 범주만을 달리하여 표현한 것에 불과하여 실질적으로 동일한
발명에 해당한다. 또한 이 사건 제2항 내지 제11항 발명은 이 사건 제1항 발명의 종속항이
거나 그 종속항의 종속항으로서, 이 사건 등록발명의 출원 전에 약제학 교과서 등에 기재되
고 일반적으로 사용되던 주지관용의 의약 제조기술을 단순 부가한 것에 불과하므로, 전항
에서 본 바와 같은 이유로 선출원 제1항 발명 부분과 실질적으로 동일한 발명에 해당한다.
따라서 이 사건 등록발명은 그 전부가 구 특허법 제11조 제1항 본문의 선원주의 규정에 위
반된 경우에 해당한다.
참조조문 : 구 특허법(1990. 1. 13. 법률 제4207호로 전문 개정되기 전의 것) 제11조 제1항 본문,
현행 특허법 제36조 제1항 관련
참조판례 : 대법원 2007. 1. 12. 선고 2005후3017 판결
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