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l 사건 개요
특허청 심사관은 2018. 8. 8. ‘이 사건 출원상표는 통상적인 서비스 제공장소의 묘사에 불과한 매장 일부의 내부 도면으로 일반 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인지 알 수 없다.’는 이유로 의견제출통지를 하였다. 그러나 원고는 지정기일까지 의견서를 제출하지 않았고, 특허청 심사관은 2019. 1. 2. 위 거절이유가 여전히 해소되지 않았다는 이유로 이 사건 출원상표에 대하여 거절결정을 하였다. 원고는 2019. 2. 1. 특허심판원에 ‘이 사건 출원상표는 가공의 건물에 대한 인공적 가감이 이루어져 식별력이 인정된다.’고 주장하며 위 거절결정에 대한 불복심판을 청구하였고, 특허심판원은 이를 2019원358 사건으로 심리하여, 2019. 12. 27. ‘이 사건 출원상표는 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표에 해당하므로 상표법 제33조 제1항 제7호에 의하여 상표등록을 받을 수 없고, 특별현저성이 없으며 서비스 제공장소로서 흔하지 않다고 할 수 없어 트레이드 드레스로서도 보호받을 수 없다.’는 이유를 들어 원고의 위 심판청구를 기각하는 내용의 심결을 하였다.
l 판시 요지
원고는 입체상표의 출원절차에 관한 상표법 시행규칙은 법규성이 없는 행정규칙에 불과하므로 이 사건 출원상표가 비록 일반상표로 출원되었다고 하더라도 입체상표로서 그 식별력 인정여부 등이 판단되었어야 한다는 취지로 주장한다. 그러나 원고는 애초에 상표등록출원서에 ‘상표유형’으로 이 사건 출원상표를 일반상표로 명시적으로 기재하여 출원하였고, 심사 및 심판단계에서 입체상표로 주장한 적이 없는 사실, 그에 따라 상표등록출원에 관하여는 상표법 제36조 제1항 및 상표법 시행규칙 제28조 제2항에 이어 상표법 시행규칙 제29조 제2항이 ‘상표견본은 다음 각 호의 구분에 따른 도면 또는 사진으로 작성하여야 한다.’고 하면서 같은 항 제2호는 ‘입체적 형상을 포함하는 상표의 경우 상표의 일면 또는 여러 측면으로 구성하는 등 상표의 특징을 충분히 나타내는 2장 이상 5장 이하의 도면 또는 사진’이라고 규정되어 있음에도 원고는 1장의 도면만 제출한 사실, 이에 특허청 심사관은 이 사건 출원상표를 일반상표로 심사하여 상표로서 식별력 유무에 대하여 심사한 사실, 특허청 상표심사기준(갑 제61호증)에는 ‘상표의 유형에 따라 출원시 제출서류, 기재요령, 상표견본 등이 다를 뿐만 아니라 심사시 식별력 인정요건 및 부등록요건과 유사여부 판단방법 등에 차이가 있고, 등록상표의 보호범위 해석(상표법 제91조 제1항)에도 차이가 있어 상표권 침해 여부나 등록상표의 사용 여부 판단시 출원인이 상표유형을 어떻게 기재하였는지 여부가 매우 중요한 판단기준이 된다.’(90면)고 기재하고, 입체상표의 유사여부 심사기준에 관하여는 ‘입체상표는 원칙적으로 입체상표간에만 검색하여 유사여부를 판단한다.’는 등 별도의 심사규정(431면)이 존재하는 사실 등이 인정되는바, 이에 비추어 보면 원고가 이 사건 출원상표를 일반상표로 정하여 출원한 것이 분명하므로 입체상표로서가 아닌 일반상표임을 전제로 한 이 사건 심결의 판단은 정당하며, 그렇다면 이하에서는 이 사건 출원상표에 관하여 원고가 상표등록출원서에 적은 기재사항(일반상표) 및 상표를 기준으로 일반상표로서의 식별력을 갖추었는지 여부를 판단하기로 한다.
나아가 원고는 피고가 이 사건 출원상표의 심사 및 심판 단계에서 입체상표로서 출원되어야 한다는 점을 지적하지 않아 상표유형 보정의 기회를 부여하지 않은 점은 위법하고, 또한 이러한 사유를 거절이유로 주장하는 것 역시 새로운 거절이유의 주장으로 위법하다고 주장한다. 그러나, 앞서 인정한 바와 같이 원고는 이 사건 출원상표를 일반상표로만 출원하였고 심사 및 심판단계에서 이 사건 출원상표가 입체상표로서 등록되어야 한다는 주장을 한 바 없어 특허청 심사관 및 특허심판원은 위와 같은 출원인의 의사에 따라 이 사건 출원상표가 일반상표로서 식별력을 갖추었는지 여부만을 판단하였는데, 다만 이 사건 심결의 ‘이유’ 중 ”4. 이 사건 출원상표가 트레이드 드레스로서 상표등록이 가능한지 여부“ 부분은, 원고의 주장이 없음에도 이 사건 출원상표의 표장에 표현된 대상이 트레이드 드레스에 해당한다고 보면 입체상표의 영역에서 다루어지는 대상이 될 수 있다는 전제하에 가정적으로 설시된 것으로 그 결론도 상표등록이 될 수 없음에 이르고 있다. 그렇다면 이 사건 심결에 설시된 이와 같은 부가적 판단을 이 사건 출원상표의 상표유형선택이 잘못되었다는 취지의 것으로 볼 수 없으므로 이를 들어 특허청 심사관이 상표유형 보정의 기회를 부여하지 않은 위법이 있다고 보기 어렵고, 피고가 위 부가적 판단내용을 새로운 거절이유로 주장하는 것으로 볼 수도 없으므로, 원고의 이 부분 주장은 받아들이지 아니한다.
이 사건 출원상표(  )는 하부에는 바닥, 좌측면에는 일련의 기둥과 벽면이 구성되어 있으며 상부에 긴 이등변 삼각형 형상의 무늬가 형성된 지붕이 배치되어 전체적으로 건물 내부의 3차원 공간을 한 장의 도면에 옮긴 형상이다. 아래와 같은 이유로 이 사건 출원상표는 누구의 업무에 관련된 상품을 표시한 것인지를 식별할 수 없는 상표로서 상표법 제33조 제1항 제7호에 해당한다고 봄이 타당하다. ① 이 사건 출원상표는 건물 내부의 공간 중 일부분을 평면적으로 표현한 도면에 불과하여 지정상품인 카페 또는 레스토랑업과 관련하여 서비스 제공이 이루어지는 공간의 디자인적 요소 정도로 인식될 것으로 보인다. ② 이 사건 출원상표가 표현하고 있는 공간구조(한 측면에 긴 복도식의 복층 공간을 배치하는 구조, 중앙부로 갈수록 높아지는 지붕 구조)는 대형 건물의 내부에서 쉽게 발견할 수 있는데다가, 지정상품인 카페업 등과 관련하여서도 흔히 발견할 수 있는 구조로서 식별력이 없다. ③ 뿐만 아니라 이 사건 출원상표의 지정상품인 ‘카페서비스업’ 등과 관련하여서도 이 사건 심결시 다수인이 현실적으로 위와 같은 구조를 매장 내부 인테리어로 사용하고 있었으므로 이 부분의 식별력을 인정하기 어렵다. ④ 게다가 이 사건 출원상표의 경우 지정상품인 카페업, 레스토랑업 등의 매장 전체의 인테리어가 아닌 그중 일부 부분만을 2차원의 도면으로 옮겨 놓은 것이어서 이를 보는 일반 수요자 및 거래자들이 이 사건 출원상표를 보고 특정인이 운영하는 매장 혹은 특정인의 영업을 떠올리거나 식별하기는 어려워 보인다.
따라서 이 사건 출원상표는 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품인가를 식별할 수 없는 상표로서 상표법 제33조 제1항 제7호에 해당한다.
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