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l 사건 개요
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선사용상표3, 4 |
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원고는 피고를 상대로 등록상표는 선등록상표들과의 관계에서 구 상표법 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 14033호에 의하여 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제7조 제1항 7호, 선사용상표들과의 관계에서 구 상표법 제7조 제1항 11, 12호의 무효사유를 주장하며 상표등록무효심판을 청구하였는데, 특허심판원은 등록상표와 선등록상표들 및 선사용상표 1, 3은 표장이 비유사해 구 상표법 제7조 제1항 7, 11, 12호의 등록무효사유가 없고, 선사용상표 2는 등록상표 출원일 당시 특정인의 상표로 인식되었다고 인정할 근거가 없어 같은 조항 11, 12호의 등록무효사유가 없다는 이유로 원고의 심판청구를 받아들이지 아니하는 이 사건 심결을 하였다.
l 판시 요지
(1) 원고는 1991년 경 이탈리아에서 설립된 법인으로 선사용상표 3과 같은 고지도 디자인을 일관된 모티브로 삼은 여행용 가방, 핸드백, 지갑 등의 다양한 우너고 상품을 제작, 유통하며 이탈리아는 물론 국제걱으로도 명성을 얻게 되었다. 원고가 세계시장과 국내시장에서 운영하는 영업, 매출액, 직영점 등의 규모는 상당히 대규모이다. 원고 상품은 홈쇼핑과 국내 신문, 잡지 등에 다수 소개되거나 광고되었다. 원고 상품은 등록상표 출원일 당시까지 계속해서 방송프로그램에서 송출되거나 잡지․신문에 게재되어 왔는데, 유명 연예인이 원고 상품을 착용한 장면이 방송프로그램에서 송출되거나 잡지․신문에 게재된 횟수도 상당히 다회이다. 선사용 상표 3, 4를 ‘프리마클라쎄’라고 호칭하면서 원고나 원고 상품을 언급하는 블로그 게시글 내지 신문기사 등이 상당히 다수 게시되어 있었다. 원고의 국내 매장은 유동인구가 많은 면세점 등에 입점된 것들이어서 많은 소비자가 위 매장을 접했을 것으로 보이는 점, 신문이나 잡지 등은 국내에서 발행된 것으로 그 독자가 한정되어 있지 않고 누구나 쉽게 접근할 수 있는 매체여서 국내 거래자나 일반 수요자에게 광범위하게 도달하였을 것으로 보이는 점, 원고 상품의 방송광고가 홈쇼핑에 송출되기도 한 점, 많은 주목을 받는 연예인이 원고 상품을 착용한 모습이 언론에 노출된 사례도 상당히 빈번하였던 것으로 보이는 점 등의 사정에 선사용 상표 3, 4의 사용기간, 방법, 태양 및 이용범위 등을 종합하면 선사용상표 3, 4는 등록상표 출원일 당시 특정인의 상표로 인식되어 있었던 것으로 인정할 수 있다.
피고는 ‘프리마클라쎄’라는 호칭은 국내 수입업자 U가 원고 상품을 최초로 호칭하며 시작한 것일 뿐이고 원고가 이를 사용한 사실이 없다고 주장한다(피고가 근거로 들고 있는 '상표권 소진'이란 침해소송에 관한 것이어서 이 사건의 쟁점과 직접적 관련이 없으나 이와 같이 선해한다). ‘특정인의 상표로 인식’되고 있다는 것은 당해 상품의 거래자나 수요자가 그 상표를 사용하는 자가 누구인지를 구체적으로 인식하지는 못한다고 하더라도 익명의 존재로서 당해 상품의 출처를 인식할 수 있는 정도를 말하므로, 선사용 상표 3, 4가 이 사건 등록상표의 출원일 당시 국내 수요자에게 특정인의 상표로 인식되어 있었는지는 선사용 상표 3, 4가 당시 구체적으로 ‘원고’의 상표로 인식되어 있었는지를 불문한다. 더욱이 피고 주장과 같이 U가 국내 독점 수입업자라면 묵시적 통상사용권자의 지위에 있다고 보아야 한다.
(2) (가) 표장의 유사여부를 본다. 선사용상표 4는 상단의 'ALVIERO MARTINI'와 하단의 '1A CLASSE'로 구성되어 있는데 국내의 일반 수요자는 상단은 외국인 인명으로, 하단은 로마자를 표기법으로 채택한 언어들 중 영어 외의 다른 언어로 된 것으로 쉽게 인식할 것으로 보이며, 하단은 국내에서 품질표시 등의 기술적 표장으로도 보이지 아니하고, 상하단 문자부분은 여백을 두고 글자체, 글자크기도 달리하여 분리되어 있고, 하단은 비중이 크며 눈에 잘 띄는 부분이어서, 상대적인 식별력이 크다. 기사나 인터넷 게시글 등을 보아도 '프리마클라쎄'라는 호칭은 하단 문자부분만을 독립적으로 인식한 것임에 따른 것임이 명확하다. 따라서 선사용상표 4의 요부는 하단의 '1A CLASSE'로 보아야 한다.
(나) 선사용상표 4의 요부인 하단을 접하는 일반 거래자나 수요자는 그 문자부분이 로마자를 표기법으로 채택한 언어들 중 영어 외의 다른 언어로 된 것임을 쉽게 인식함으로써 그와 같이 영어 이외의 다른 언어의 발음방식으로 호칭하는 경향을 보일 것으로 추단되므로 일반 수요자나 거래자가 이를 일반적인 영어식 음운법칙에 의하여 ’일에이 클라스‘나’ ‘원에이 클라스‘라고 호칭하리라고는 보이지 아니한다. 등록상표 출원일 당시까지 국내의 블로그 게시물, 기사 등에서 선사용상표 3, 4를 '프리마클라쎄'로 호칭하는 게시글이나 사용례 등이 다수 존재하였고, 선사용상표 4의 하단부 중 'CLASSE'는 '클래스'와 같이 발음되는 쉬운 영단어 'class'와 철자가 유사하므로, 일반 수요자로서는 하단부의 호칭이 '프리마클라쎄'임을 어렵지 않게 짐작할 수 있었을 것으로 보인다. 이상의 사정들을 종합하면, 등록상표의 출원일 당시 우리나라의 거래자나 수요자가 외국어 상표인 선사용 상표 4를 특정한 한국어 발음인 위 ‘프리마클라쎄’로 표기하고 있는 구체적인 사용실태가 존재하였고, 또한 도형상표인 선사용 상표 3의 경우에도 당시 원고 지도디자인에 의하여 보통으로 불리는 위 ‘프리마클라쎄’라는 호칭으로 자연스럽게 형성되어 있었다고 인정된다. 따라서 등록상표와 대비되는 선사용 상표 3, 4의 호칭은 ‘프리마 클라쎄’라고 봄이 타당하다.
(다) 등록상표는 선사용 상표 3, 4와 대비할 때 오늘날 문자상표의 유사 여부의 판단에 있어서 가장 중요한 요소인 호칭에서 동일, 유사하므로 그 표장이 유사하다고 봄이 타당하다.
(3) 등록상표 출원 당시 피고에게 부정한 목적이 있었는지를 본다. 원고는 고지도 디자인을 일관된 모티브로 삼은 패션 상품을 제작, 유통해 왔고, 피고는 상당히 장기간 패션잡화 등의 유통업에 종사해 왔다. 피고는 N이 보유한 ' '이라는 상표의 양수를 시도하였다고 주장하나 피고가 지급했던 계약금은 바로 다음날 반환되었고 상표권자인 N사가 청산종결등기가 마쳐진 법인이어서 청산종결등기가 마쳐짐에 따라 위 상표는 직권으로 말소등록처리되었다. 피고는 등록상표를 비롯한 8건의 상표를 패션잡화, 애완동물용품, 화장품 등의 지정상품에 관하여 순차 등록하였으며 그 과정 중에 원고의 등록상표들에 대한 불사용취소심판을 청구하였고 원고의 소극적 대응으로 인해 원고의 등록상표들은 등록취소되었다. 피고는 위 8건의 등록상표들을 등록받은 후 그 중 일부는 곧바로 Y사에게 전용사용권 설정등록이나 권리이전등록을 마쳐 주었고, Y사는 위 등록을 받은 이후부터 원고 상품의 독특한 디자인적 특징을 그대로 차용하여 원고 상품과 거의 구분이 어려운 패션잡화 등 제품을 생산, 판매하였고, 제품홍보에 있어 원고의 홍보문구와 상당히 유사한 문구를 표시하였으며, '국내 특허청에 등록된 프리마클라쎄에 대한 상표사용권을 계약하여 프리마클라쎄 상품 일체를 국내에서 생산 및 유통․판매하는 업체입니다'와 같은 문구를 표시하였고, 피고측 제품을 원고 상품의 가품 등으로 오인하여 구매하였다는 등의 게시글이 발견되며, 피고측은 항의하는 구매자에게 '국내등록 정품임'과 같은 취지의 답변을 하였다. 이상의 사실 및 사정을 종합하면 피고는 부정한 목적으로 등록상표를 출원한 것으로 인정할 수 있다.
키워드: 상표, 외국어 상표 호칭, 호칭 동일 인정, 표장의 유사 인정, 부정한 목적, 프리마클라쎄, prima classe
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