|
l 사건 개요
소외 A는 이 사건 특허발명의 등록공고일로부터 6개월 내 원고를 상대로 이 사건 정정 전 특허발명은 통상의 기술자가 선행발명들에 의하여 쉽게 발명할 수 있어 진보성이 부정되는 등의 취소사유가 있으므로 그 특허가 모두 취소되어야 한다고 주장하면서 특허취소신청을 하였다. 특허심판원은 원고에게 ‘이 사건 특허발명은 선행발명 1, 2에 의하여 신규성 또는 진보성이 부정된다.’ 등의 취소이유를 통지하고 의견서를 제출할 기회를 주었고, 이에 원고는 정정청구서 및 의견서를 제출하였으나, 특허심판원은 결국 ‘정정청구는 적법하므로 정정을 인정하되, 이 사건 제1항, 제9항, 제11항, 제16항 내지 제20항 정정발명은 선행발명 1 또는 2에 의하여 진보성이 부정되고, 이 사건 제15항 정정발명은 선행발명 2에 의하여 진보성이 부정된다.’라는 이유로 소외 A의 신청을 인용하는 결정을 하였다.
l 판시 요지
이 사건 제1항 정정발명의 페난트렌 화합물은 선행발명 1에 구성요소가 상위개념으로 기재되어 있고그 상위개념에 포함되는 하위개념만을 구성요소로 하는 것으로서 선택발명에 해당한다. 또한 이 사건 제1항 정정발명의 화학식 (I-4) 및 (I-5) 화합물은 선행발명 2와의 관계에 있어서도 선택발명에 해당한다.
다만 이 사건 제1항 정정발명의 화학식 (I-1) 내지 (I-8)의 화합물은 디아릴아미노기(-NAr1Ar1)나 상기 디아릴아미노기에 연결되는 연결기(Ar2)가 페난트렌 화합물의 1번 및/또는 4번 위치에서만 치환되는 것으로 한정되어 있는 것인 반면에, 선행발명 1에서는 그와 같은 한정이 없다는 점에서 차이가 있다. 또한, 이 사건 제1항 정정발명 중 화학식 (I-4) 및 (I-5)의 화합물은 선행발명 2의 선택발명에 해당한다. 다만, 이 사건 제1항 정정발명의 화학식 (I-4) 및 (I-5)의 화합물은 디아릴아미노기와 연결되는 연결기(Ar2)가 페난트렌 화합물의 1번 또는 4번 위치에서 치환되는 것으로 한정되어 있는 반면에, 선행발명 2에서는 디아릴아미노기(-NAr1Ar2)와 연결되는 연결기(Ar3)가 페난트렌 화합물의 몇 번 위치에서 치환되는 것인지 특정되어 있지 아니하다는 점에서 차이가 있다.
선택발명으로서 이 사건 제1항 정정발명의 효과는 선행발명 1이 갖는 효과와 질적으로 다른 효과를 갖고 있거나, 질적인 차이가 없더라도 양적으로 현저한 차이가 있는 것이라고 볼 수 없으므로 선행발명 1에 의하여 진보성이 부정된다. 이 사건 정정발명의 실시예 1 내지 3은 화학식 (I)에 의한 페난트렌 유도체를 정공 수송층에 사용하였을 때 OLED의 수명 및 외부 양자 효율에 대한 결과만이 기재되어 있을 뿐이고 높은 유리 전이 온도, 높은 산화안정성, 양호한 가용성, 낮은 결정성 및 높은 열 안정성을 가진다는 점에 대해서는 이 사건 정정발명의 명세서에는 아무런 구체적 또는 정량적 기재가 없으므로, 결국 OLED의 수명 및 외부 양자 효율만이 이 사건 제1항 정정발명의 진보성 판단에 고려될 수 있는데, 이는 선행발명 1 또는 2에 비해 질적으로 다르지 않다.
또한, 이 사건 제1항 정정발명 중 화학식 (I-4) 및 (I-5)의 화합물의 효과도 선행발명 2가 갖는 효과와 질적으로 다른 효과를 갖고 있거나, 질적인 차이가 없더라도 양적으로 현저한 차이가 있는 것이라고 볼 수 없으므로 선행발명 2에 의하여 진보성이 부정되어, 결국 이 사건 제1항 정정발명 전체가 나머지 화학식의 화합물에 대해 살펴볼 필요 없이 선행발명 2에 의하여도 진보성이 부정된다.
나아가 이 사건 제1항 정정발명의 발명의 설명으로부터 파악되는 화학식 (I-1), (I-2), (I-4), (I-5)의 화합물은 모두 수명이나 외부 양자 효율에 대한 효과 데이터가 일관되게 기재된 것으로 볼 수 없으므로, 제1항 정정발명의 모든 화합물이 외부 양자 효율 또는 수명에 있어서 양적으로 현저한 효과를 갖는다고 단정하기 어렵다.
한편 원고는 선택발명이라 하더라도 그 진보성 판단 시 구성의 곤란성도 고려되어야 한다고도 주장하였으나, 그렇다 하더라도 선행발명 1의 ‘더 바람직한 것’으로 기재된 6개의 화학종에 페난트릴렌기가 포함되어 있고 L1의 아릴렌기로 페난트렌의 1번 및 4번 위치를 치환되는 위치로 구체적으로 열거하고, 선행발명 1 또는 2에 페난트렌의 1번 또는 4번 위치에 디아릴아미노기를 결합시키는 것을 배제하는 데 대한 부정적 교시 또는 시사가 나타나 있지도 않은 등 통상의 기술자가 선행발명 1 또는 2로부터 이 사건 제1항 발명의 화합물을 도출하는 것이 곤란하다고 보기 어렵다.
이와 같이 이 사건 정정발명은 그 진보성이 부정되고, 이와 결론을 같이 한 이 사건 결정은 적법하다.
키워드: 특허, 취소결정, 진보성, 선택발명, 전자 소자용 재료
|
