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l 사건 개요
피고는 이 사건 특허발명의 특허권자인 원고를 상대로 특허무효심판을 청구하면서 이 사건 특허발명은 원출원의 최초 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위를 벗어난 부적법한 분할출원으로서 원출원에 의하여 진보성이 부정되어야 하고, 이 사건 특허발명 중 청구항 1 및 7의 각 발명은 이 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있을 정도로 명세서에 기재되어 있지 아니하며, 이 사건 특허발명 중 청구항 1 내지 12, 14 내지 19의 각 발명은 선행발명들에 의해 진보성이 부정된다’는 주장을 하였다. 원고는 이 무효심판절차에서 이 사건 특허발명에 대한 정정청구를 하였다.
특허심판원은 이 사건 정정청구는 적법하고, 이 사건 특허발명은 적법한 분할출원이며, 선행발명들에 의해 그 진보성이 부정되지 않으나, 이 사건 특허발명 중 청구항 1, 7의 각 발명 및 이들의 종속항 발명인 청구항 2 내지 6, 8, 11, 12, 14 내지 17항의 각 발명은 섬유를 포함하는 에어로겔 제조용 겔 시트의 제조방법과 섬유를 포함하지 않는 에어로겔 제조용 겔 시트의 제조방법을 모두 포함하고 있는데, 원고가 제출한 재현실험 결과로는 위 제조방법 모두, 나아가 ‘스페이서’를 포함한 위 청구항 2 내지 6, 14 내지 16의 각 발명의 제조방법이 용이하게 실시될 수 있음이 인정된다고 볼 수 없고, 이 사건 특허발명 명세서 및 도면에서는 ‘섬유를 포함하지 않는 에어로겔 모노리스 시트를 롤링에 의해 연속적으로 제조하는 방법’을 용이하게 실시할 수 있음을 뒷받침할 수 있는 기재내용을 찾아볼 수 없으므로, 이 사건 특허발명 중 청구항 1 내지 8, 11, 12, 14 내지 17의 각 발명은 발명의 설명에 통상의 기술자가 이들을 용이하게 실시할 수 있을 정도로 기재되어 있지 아니한 것이어서 그 등록이 모두 무효로 되어야 한다는 이유로, 피고의 이 사건 심판청구 중 위 청구항 1 내지 8, 11, 12, 14 내지 17의 각 발명에 대한 부분을 인용하고, 나머지 부분을 기각하는 취지의 심결을 하였다. 한편 원고는 이 사건 특허발명에 대한 정정심판을 청구하였고 특허심판원은 이를 인용하였으며, 정정심결은 확정되었다.
l 판시 요지
이 사건 특허발명 명세서의 발명의 상세한 설명은 섬유 강화된 형태의 겔 시트가 다수 층으로 감기는 롤링 시스템을 통해 에어로겔 제조용 겔 시트가 제조되는 방법을, 그 구체적 실험조건으로 특정된 실험예들과 이해를 돕기 위한 개략적 모식도들을 통해 상세히 개시하고 있고, 나아가 이 사건 특허발명 중 청구항 2 내지 6, 14 내지 16의 각 발명에 포함된 ‘스페이서’에 대해서도, 초임계의 추출/건조 동안 효과적인 흐름 경로를 제공하면서 겔 시트의 두 층을 분리하는 기능을 하되, 겔 시트의 구조에 따라 유체에 대한 투과성 또는 불투과성의 성질을 가지는 구성요소라는 점을 그 구체적 실험예 및 개략적 모식도와 함께 개시함으로써 그 기능, 위치 및 필요 물성에 대한 설명을 포함하고 있다고 할 것이고, 이외에도 이 사건 특허발명 명세서의 발명의 상세한 설명에는 섬유를 포함하는 에어로겔 제조용 겔 시트의 제조방법을 실시하기 위해 사용 가능한 매트릭스 물질; 섬유 물질; 무기/유기 에어로겔 형성을 위한 각 필요 물질 및 형성 공정의 주요 변수; 컨베이어 장치, 겔 물질, 캐스팅 방법의 각 특성상태 등에 대한 설명이 포함되어 있는바, 통상의 기술자는 위와 같은 설명 내용에 의해 섬유를 포함하는 에어로겔 제조용 겔 시트의 제조방법, 나아가 ‘스페이서’까지 추가로 포함하도록 한정된 위 에어로겔 제조용 겔 시트의 제조방법을 정확하게 이해할 수 있고 동시에 재현할 수 있을 것으로 보인다.
따라서 이 사건 정정발명, 즉 이 사건 특허발명 중 청구항 1 내지 8, 11, 12, 14 내지 17의 각 발명은 발명의 상세한 설명에 통상의 기술자가 이들을 용이하게 실시할 수 있을 정도로 기재되어 있으므로, 이에 관련된 기재불비의 무효사유는 존재하지 아니하고, 그럼에도 불구하고 이와 결론을 달리 한 이 사건 심결 중 위 청구항 1 내지 8, 11, 12, 14 내지 17의 각 발명에 대한 부분은 위법하여 취소되어야 한다.
키워드: 특허, 등록무효, 기재불비, 실시요건, 재현가능, 정정, 에어로겔, 겔 시트
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