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l 사건 개요
소외 A은 이 사건 특허발명의 등록공고일로부터 6개월 이내인 2018. 4. 26. 원고를 상대로 특허심판원에 “이 사건 특허발명의 전체 청구항은 그 발명이 속한 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 비교대상발명 1 내지 6에 의하여 용이하게 발명할 수 있어 그 진보성이 부정되므로 그 등록이 취소되어야 한다.”고 주장하면서, 이 사건 특허발명에 대한 특허취소신청을 하였다. 특허취소신청 사건의 심판장은 2019. 10. 2. 원고에게 “취소신청인의 취소신청 이유를 살펴본 결과 취소신청인의 주장은 타당한 이유가 있어 보인다.”라는 내용의 의견제출통지를 하였고, 이어서 2019. 10. 21. “정정 전 청구항 1, 2, 3, 6, 7은 선행발명 4로부터 쉽게 발명할 수 있고, 정정 전 청구항 4, 5는 선행발명 4, 6의 결합에 의하여 쉽게 발명할 수 있으며, 정정 전 청구항 8 내지 15는 선행발명 1, 4, 6에 의하여 진보성이 부정된다. 취소신청인에 의하여 제시된 선행발명 1 내지 6 중에서 선행발명 2, 3, 5는 특허발명의 진보성 판단에 활용되지 않았다”는 취지로 의견제출통지를 하였다. 이에 원고는 2019. 12. 27. 정정 전 청구항 1을 정정 후 청구항 1과 같이, 정정 전 청구항 8을 정정 후 청구항 8과 같이 정정하는 내용의 정정청구서를 제출하고, 같은 날 정정 후 청구항 1, 8은 선행발명들로부터 용이하게 도출되지 않으므로 진보성이 인정된다는 내용이 담긴 의견서를 제출하였다. 특허심판원은 2020. 2. 12. “2019. 12. 27.자 정정청구는 적법하다. 그러나 정정 후 청구항 1의 구성요소 1, 2는 선행발명 4의 대응구성요소와 동일하고, 구성요소 3은 선행발명 4의 대응구성요소와 차이가 있으나 이는 선행발명 4의 제어부 구성에 선행발명 5에 개시되어 있는 중심위치 판단 방법을 적용하여 극복할 수 있으므로, 정정 후 청구항 1은 선행발명 4, 5의 결합에 의하여 용이하게 도출할 수 있다. 정정 후 청구항 2, 3, 6, 7은 선행발명 4, 5에 의하여, 정정 후 청구항 4, 5는 선행발명 4, 5, 6에 의하여, 정정 후 청구항 8 내지 15는 선행발명 4, 5 또는 선행발명 4, 5, 6에 의하여 각 진보성이 부정된다.”는 이유를 들어 이 사건 특허발명의 특허를 취소하는 결정을 하였다.
l 판시 요지
특허심판원은 “정정 후 청구항 1의 구성요소 1, 2는 선행발명 4의 대응구성요소와 동일하고, 구성요소 3은 선행발명 4의 대응구성요소와 차이가 있으나 이는 선행발명 4의 제어부 구성에 선행발명 5에 개시되어 있는 중심위치 판단 방법을 적용하여 극복할 수 있다. 따라서 정정 후 청구항 1은 선행발명 4, 5의 결합에 의하여 용이하게 도출할 수 있으므로 진보성이 부정된다.”는 이유로 정정 후 청구항 1을 비롯한 이 사건 특허발명의 특허를 취소하였다.
특허취소신청 사건에서 심판장은 2019. 10. 2.취소신청인이 제출한 취소신청이유에 관한 주장이 타당해 보인다는 취지로, 2019. 10. 21. 정정 전 청구항 1은 선행발명 4로부터 쉽게 발명할 수 있어서 진보성이 부정된다는 취지로 각 의견제출통지를 한 사실이 인정될 뿐이고, 정정 후 청구항 1이 선행발명 4, 5의 결합에 의하여 진보성이 부정된다는 취지로 의견제출통지를 한 사실이 없다.
피고는, 특허취소신청 사건에서 취소신청인이 제출한 2018. 4. 26.자 특허취소신청서(을 제5호증)에 정정 전 청구항 1이 선행발명 1, 2, 4 또는 선행발명 1, 2, 5 또는 선행발명 1 내지 4 또는 선행발명 1, 2, 3, 5 또는 선행발명 1 내지 5에 의하여 쉽게 발명할 수 있다는 취지로 기재되어 있고, 심판장이 취소신청인의 위 특허취소신청이유를 인용하는 내용의 1차 의견제출통지를 하였으므로, 원고에게 이 사건 취소이유가 통지된 것으로 보아야 한다고 주장하나, 다음과 같은 이유로 피고의 위 주장은 받아들이지 않는다.
(1) 취소신청인이 제출한 2018. 4. 26.자 특허취소신청서(을 제5호증)에는 ‘정정 전 청구항 1의 베이스 및 유지부는 선행발명 1, 2, 3의 대응 구성요소와 동일하고, 촬영부는 선행발명 2, 4, 5의 대응 구성요소와 동일하며, 제어부는 선행발명 1, 3, 4, 5의 대응 구성요소와 동일하므로, 결국 정정 전 청구항 1은 선행발명 1, 2, 4 또는 선행발명 1, 2, 5 또는 선행발명 1, 2, 3, 4 또는 선행발명 1, 2, 3, 5 또는 선행발명 1, 2, 3, 4, 5에 의하여 쉽게 발명할 수 있다‘는 취지로 기재되어 있다(을 제5호증 22 내지 38면). 위 기재 내용에 의하더라도 2018. 4. 26.자 특허취소신청서에는 정정 전 청구항 1의 일부 구성인 촬영부 및 제어부와 동일한 구성이 선행발명 4, 5에 개시되어 있다는 취지의 기재에 불과할 뿐이고, 정정 전 청구항 1이 선행발명 4와 5의 결합에 의하여 진보성이 부정된다는 취지의 주장이 기재되어 있는 것으로 볼 수 없다.
(2) 나아가, 2018. 4. 26.자 특허취소신청서(을 제5호증)는 원고의 2019. 12. 24.자 정정청구 이전에 제출된 것으로 정정 전 청구항 1의 진보성을 다투는 취지만을 담고 있다. 그런데 정정 후 청구항 1은 정정 전 청구항 1의 제어부 구성을 추가로 한정한 것으로 정정 전 청구항 1과 동일하지 않다.
(3) 더욱이 심판장은 1차 의견제출통지 이후 2차 의견제출통지를 하면서 정정 전 청구항 1은 선행발명 4로부터 쉽게 발명할 수 있고, 취소신청인에 의하여 제시된 선행발명 1 내지 6 중에서 선행발명 2, 3, 5는 이 사건 특허발명의 진보성 판단에 활용되지 않았다는 취지를 분명히 밝혔다(갑 제6호증 3 내지 5면). 그렇다면, 2018. 4. 26.자 특허취소신청서 기재 내용을 인용하여 통지된 1차 의견제출통지 중 선행발명 2, 3, 5를 진보성 부정의 근거로 삼은 취소신청이유는 모두 철회된 것으로 보는 것이 타당하다.
따라서 이 사건 결정에는 특허권자에게 의견서 제출의 기회를 부여한 바 없는 사유를 들어 이 사건 특허발명에 대한 특허를 취소한 절차상 하자가 있다고 할 것이므로, 나머지 점에 대하여 더 살펴볼 필요 없이, 이 사건 결정은 위법하다.
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