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l 사건 개요
원고는 피고를 상대로 하여 정정 전 특허발명은 통상의 기술자가 선행발명 1 내지 7에 의하여 쉽게 발명할 수 있으므로 진보성이 부정된다고 주장하면서 등록무효심판을 청구하였다. 피고는 등록무효심판 절차에서 정정 전 제9항 발명을 삭제하고, 삭제된 내용을 청구항 1 및 14에 추가하는 등의 정정청구를 하였다. 특허심판원은 위 심판청구와 위 정정청구를 함께 심리한 다음, ‘① 이 사건 정정청구는 적법하므로 정정을 인정하고, ② 정정청구로 인하여 삭제된 이 사건 제9항 정정발명에 대해서는 심판청구를 각하하였으며, ③ 이 사건 제1, 4 내지 8, 10 내지 17항 정정발명은 통상의 기술자가 선행발명 1 내지 7에 의하더라도 쉽게 발명할 수 없으므로 진보성이 부정되지 않는다.’는 이유로 심판청구를 기각하는 심결을 하였다.
l 판시 요지
이 사건 제1항 정정발명의 구성요소 1-7은 ‘토출구를 통해 분사되는 소화제의 방향을 변경, 제어하도록 분사각 조절부’를 포함하는 구성인데, 선행발명 8에는 이에 대응하는 구성이 없다 (차이점 1). 이 사건 제1항 정정발명의 구성요소 1-10은 소화제 용기를 천장 또는 벽면에 길이 조절이 가능한 장착부를 마련하여 화재원에 근접한 소화를 도모한 것인데, 선행발명 8에는 지지부의 길이 조절 여부에 대한 명시적인 개시가 없다(차이점 2). 이 사건 제6항 정정발명 구성요소 6-1 내지 6-3의 출구 단구와 결합하는 노즐 본체의 토출구 하단이 용융부재로 폐쇄된 구성은 선행발명 8의 용기의 구멍 내부가 플러그로 폐쇄된 것과 실질적으로 동일하나, 선행발명 8은 구성요소 6-4 내지 6-6에 대응하는 구성이 결여되어 있다 (차이점 3). 이 사건 제17항 정정발명은 제2 연락처 단말기로 알람신호를 전송하는 단계가 제1 분사 노즐이 개방되는 단계와 동시에 또는 그 이후에 이루어지는 반면, 선행발명 6은 관제 단말기로 화재 발생 사실을 전송하는 단계가 소화물질 분사에 앞선다(차이점 4).
차이점 1: 분사각 조절부를 통해 분사되는 소화제의 방향을 변경시키는 것은 통상의 기술자에게 단순한 설계변경사항에 불과하다. 즉 이 사건 제1항 정정발명의 구성요소 제1-7과 같이 분사각 조절부와 같은 구성을 취할지 아니면 선행발명 3과 같은 방수되는 물을 바로 아래뿐만 아니라 비스듬한 방향으로 비산시키기 위한 원판의 구성을 취할지는 통상의 기술자가 적절히 선택할 수 있는 설계변경사항에 불과하고, 이를 변경함에 있어서 기술적 곤란성이 있다고도 볼 수 없다.
차이점 2: 이 사건 제1항 정정발명의 구성요소 1-10의 장착부의 길이를 조절 가능하도록 하는 이유는 화재원에 근접하여 소화제 용기를 설치하기 위한 것인데, 이러한 설치 목적은 당해 기술분야에 있어 자명한 것에 불과하고, 달리 이 사건 제1항 정정발명의 특유한 목적이라고 볼 수 없고, 그 작용효과에 있어서도 선행발명 8의 지지부와 별다른 차이가 없다. 나아가 선행발명 8의 지지부의 경우 그 길이의 한정이 없으므로 소화기를 화재원에 근접하게 설치하는 것을 반드시 배제하고 있다고 볼 수 없고, 또한 지지부의 길이를 연장하여 화재원에 근접하도록 함에 있어서도 기술적 곤란성이 있다고 볼 수 없다.
차이점 3: 이 사건 제6항 정정발명의 구성요소 6-5의 변형부는 오리피스부 상에 마련되는 반면 선행발명 10의 형상기억합금스프링은 분사구 홈의 하부에 위치하는 점, 이 사건 제6항 정정발명의 구성요소 6-6의 분사조절부는 오리피스부 상부에 위치하는 반면 선행발명 10의 분사부 마개는 분사구 홈의 하부에 위치하는 점에서 구조상 차이점을 가진다. 이 사건 제6항 정정발명은 오리피스부와 분사조절부 사이에 변형부가 개재되어 변형부가 상부로 열변형 되면 분사조절부 상면에 작용하는 소화액의 압력을 극복하여 오리피스 통로를 개방하는 것인 반면, 선행발명 10은 형상기억합금스프링이 분사구 홈과 분사부 마개 사이에 개재되는 것이 아니라 분사부 마개 하부에 위치하여 열변형으로 수축되면 바이어스 스프링의 압축력을 극복하여 분사부 마개를 아래로 당겨 수로를 개방하는 것이어서 양 발명의 작동방식 및 작용효과가 다르다. 또한 이 차이점을 극복하기 위해서는 많은 설계변경을 요하고, 나아가 선행발명 8에 선행발명 10을 결합하는 것도 용이하지 않다.
차이점 4: 제2연락처 단말기로 알람신호를 전송하는 목적은 화재 발생을 알리기 위함으로 선행발명 6의 신호 전송도 같은 목적을 가지는 점, 알람신호의 효과에 차이도 없는 점 등을 고려하면 통상의 기술자가 선행발명 6의 관제 단말기에 화재 발생 사실을 전송하는 단계를 소화물질을 제어장치가 자체적으로 분사하는 단계와 동시에 진행시키거나 그 이후에 진행시키는 것은 단순한 설계변경에 불과하다.
이에 따라 ① 이 사건 제1, 4항 정정발명은 선행발명 8에 의해 진보성이 부정되고, ② 이 사건 제5항 정정발명은 선행발명 8에 선행발명 3을 결합하여 진보성이 부정되며, ③ 이 사건 제13항 정정발명은 선행발명 8에 선행발명 5를 결합하여 진보성이 부정되고, ④ 이 사건 제14 내지 17항 정정발명은 선행발명 8에 선행발명 6을 결합하여 진보성이 부정된다. 그러나 이 사건 제6 내지 8, 10 내지 12항 정정발명은 선행발명들에 의하더라도 진보성이 부정되지 않는다. 따라서 이 사건 심결 중 이 사건 제1, 4, 5, 13, 14 내지 17항 정정발명에 관한 부분은 이와 결론을 달리하여 위법하고, 나머지 부분은 이와 결론을 같이 하여 적법하다.
그런데 특허무효심판절차에서 정정청구가 있는 경우, 정정의 인정 여부는 무효심판절차에서 함께 심리되는 것이므로, 독립된 정정심판청구의 경우와 달리 정정청구 부분은 따로 확정되지 아니하고 무효심판의 심결이 확정되는 때에 함께 확정된다(대법원 2011. 2. 10. 선고 2010후2698 판결). 위에서 본 바와 같이 이 사건 심결 중 이 사건 제6 내지 8, 10 내지 12항 정정발명의 특허무효 여부에 관한 부분의 취소를 구하는 원고 청구는 이유 없으나, 이 사건 제1, 4, 5, 13, 14 내지 17항 정정발명에 관한 부분의 취소를 구하는 원고 청구는 이유 있어 이를 받아들이는 이상, 위 법리에 비추어 이 사건 심결 중 이와 함께 확정되어야 할 이 사건 정정청구에 관한 부분도 취소를 면할 수 없다.
한편 특허무효 여부는 청구항별로 판단하더라도, 특허무효심판절차에서의 정정청구는 특별한 사정이 없는 한 불가분의 관계에 있어 일체로서 허용 여부를 판단하여야 한다(대법원 2009. 1. 15. 선고 2007후1053 판결 등 참조). 그런데 이 사건 정정청구가 직접적으로는 이 사건 제1, 14항 정정발명을 대상으로 한 것이지만 나머지 청구항들이 이 사건 제1항 정정발명 내지 이 사건 제14항 정정발명을 직접 또는 간접적으로 인용하는 종속항인 이상, 이 사건 정정청구는 이 사건 제1, 14항 정정발명뿐만 아니라 이 사건 정정발명 모두에 걸쳐 있는 것이어서, 이 사건 심결 중 이 사건 제6 내지 12항 정정발명의 특허무효 여부에 관한 부분도 따로 확정되지 못한 채 이 사건 정정청구에 관한 부분과 함께 취소되어야 하므로, 결국 이 사건 심결은 전부 취소되어야 한다.
키워드: 특허, 등록무효, 진보성, 정정청구, 단순설계변경, 소화기, 자동 소화 장치
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