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l 사건 개요
피고는 2019. 7. 5. 특허심판원 2019당2175호로 원고를 상대로 ‘이 사건 등록서비스표는 심판청구일 전 계속하여 3년 이상 그 지정서비스업에 대하여 국내에서 정당한 이유 없이 사용되지 않았으므로 구 상표법 제73조 제1항 제3호의 규정에 의하여 그 등록이 취소되어야 하고, 이 사건 등록서비스표의 권리자 및 통상사용권자는 이 사건 등록서비스표를 변형하여 사용함으로써, 수요자들로 하여금 피고의 서비스표와 관련된 상품 및 서비스업으로 그 출처의 오인 · 혼동을 일으키게 하고 있으므로, 구 상표법 제73조 제1항 제2호 및 제8호의 규정에 의하여 그 등록이 취소되어야 한다’고 주장하면서 그 서비스표등록의 취소를 구하는 심판을 청구하였다. 특허심판원은 2020. 5. 28. “이 사건 심판청구일 전 3년 이내에 원고가 사용하였다고 인정되는 실사용서비스표 2 ’  ‘는 이 사건 등록서비스표의 주요 부분이라 할 수 있는 ’신응수가‘ 부분이 누락되어 이 사건 등록서비스표의 동일성 범주 내에 있다고 할 수 없으므로, 이 사건 등록서비스표는 구 상표법 제73조 제1항 제3호에 의하여 그 등록이 취소되어야 한다. 이 사건 등록서비스표의 통상사용권자인 주식회사 엠제이푸드시스템(2014. 8. 28. 상호를 ‘농업회사법인 주식회사 자연식품’으로 변경하였음)이 사건 등록서비스표와 유사한 실사용상표 1 ’ ‘, 실사용상표 2 ’ ‘를 이 사건 등록서비스표의 지정서비스업과 유사한 상품인 감자탕에 사용함으로써 수요자들로 하여금 피고의 서비스표 ’ ‘, ’ ‘, ’ ‘와의 관계에서 그 출처에 관한 오인 · 혼동을 생기게 하였으며, 이러한 통상사용권자의 상표사용에 대해 서비스표권자인 원고가 상당한 주의의무를 다하였다고 할 수 없으므로, 이 사건 등록서비스표는 구 상표법 제73조 제1항 제8호에 의하여 그 등록이 취소되어야 한다.”는 이유로 이 사건 등록서비스표의 등록을 취소하는 이 사건 심결을 하였다.
l 판시 요지
A는 2010. 1. 16. 이 사건 등록서비스표의 통상사용권자인 자연식품과 가맹점계약을 체결한 후 2012. 10.경부터 2018. 4. 20.경까지 여수시 흥국로 소재 음식점인 ‘통뼈감자탕 여천점’에서 아래와 같은 간판( )을 사용한 사실, B는 2012. 6. 1. 자연식품과 가맹점계약을 체결한 후 2012. 6. 1.경부터 2018. 1. 26.경까지 완도읍 가용리 소재 음식점인 ‘통뼈감자탕 완도점’에서 아래와 같은 간판( )을 사용한 사실이 인정된다.
가) 이 사건 등록서비스표( )는 ① ‘신응수가’, ‘통뼈감자탕’, ‘TONG BBYEO BON GA KOREAN TRADITONAL RESTAURANT’가 상하로 배치된 문자 부분과, 남자 모양의 도형, 인장 모양의 도형 등이 결합된 표장이다.
나) A 사용 간판에 표시된 표장(이하 ‘실사용표장 1’이라 한다)은 이 사건 등록서비스표의 문자 부분 중 ‘TONG BBYEO BON GA KOREAN TRADITONAL RESTAURANT’ 부분이 생략되어 있을 뿐만 아니라, ‘신응수가’ 부분이 이 사건 등록서비스표의 ‘신응수가’ 부분과 비교하여 크기와 위치가 상이하다(이 사건 등록서비스표는 ‘신응수가’ 부분이 ‘통뼈감자탕’ 부분의 바로 위 부분에 위치하고, 그 크기는 ‘통뼈감자탕’ 부분의 크기의 30% 정도인데 반하여, 실사용표장 1의 ‘신응수가’ 부분은 ‘통뼈감자탕’ 부분의 바로 위가 아니라 상당한 거리 이격된 오른쪽 위 부분에 위치하고, 그 크기도 ‘통뼈감자탕’ 부분의 8% 정도에 불과하다).
다) B 사용 간판에 표시된 표장(이하 ‘실사용표장 2’라 한다)은 이 사건 등록서비스표의 문자 부분 중 ‘TONG BBYEO BON GA KOREAN TRADITONAL RESTAURANT’ 부분이 생략되어 있을 뿐만 아니라, ‘신응수가’ 부분이 이 사건 등록서비스표의 ‘신응수가’ 부분과 비교하여 크기와 위치, 표시 태양(다른 표지와의 결합 여부)이 상이하다(이 사건 등록서비스표는 ‘신응수가’ 부분이 ‘통뼈감자탕’ 부분의 바로 위 부분에 위치하고, 그 오른쪽에 다른 문구가 표시되어 있지 않으며, 그 크기는 ‘통뼈감자탕’ 부분의 크기의 30% 정도이다. 그런데, 실사용표장 2의 ‘신응수가’ 부분은 ‘통뼈감자탕’ 부분의 바로 위가 아닌 그와 상당한 거리 이격된 위 부분에 위치하고, 오른쪽에는 ‘상표등록 제40-0XXXX’와 같은 상표등록번호를 표시하는 문구가 나란히 표시되어 있으며, 그 크기도 ‘통뼈감자탕’ 부분의 10% 정도에 불과하다).
라) 한편, 을 갑 제2, 3호증, 을 제1, 2호증의 각 기재 및 변론 전체의 취지에 의하면, ① 원고는 2009. 4. 28. ‘통뼈본가’라는 문자와 남자 모양의 도형 등으로 구성된 표장(아래 표의 좌측 표장)에 대하여 간이식당업 등을 지정서비스업으로 하여 서비스표등록출원을 한 사실, ② 이에 대하여 특허청은 위 출원서비스표 중 ‘통뼈’ 부분이 피고의 선등록서비스표 제41-0101586호 및 제41-0088224호 중 ‘통뼈’ 부분과 칭호, 관념이 동일하거나 유사하므로 구 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하여 서비스표등록을 받을 수 없다는 이유로 위 서비스표등록의 출원을 거절한 사실, ③ 이에 원고는 2009. 11. 11. ‘통뼈감자탕’, ‘신응수가’, ‘TONG BBYEO BON GA KOREAN TRADITIONAL RESTAURANT’로 구성된 문자 부분과 남자 모양의 도형 등이 결합된 이 사건 등록서비스표(아래 표의 우측 표장)를 출원하여 상표등록을 받은 사실이 인정된다.
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원고의 2009. 4. 28. 출원서비스표 |
이 사건 등록서비스표 |
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위 인정사실에 의하면 이 사건 등록서비스표는 사실상 ‘신응수가’, ‘TONG BBYEO BON GA KOREAN TRADITIONAL RESTAURANT’ 부분이 추가됨으로써 비로소 등록될 수 있었다고 봄이 상당하고, 여기에 더하여 ‘통뼈감자탕’ 부분은 돼지 통뼈를 조리하여 만든 음식인 감탕을 제공하는 식당업(감자탕 전문 체인업)과 관련하여 식재료, 주메뉴, 조리방법 등을 직감하게 한다고 할 것이어서 기술적 표장으로 보이는 점을 고려하면, 이 사건 등록서비표를 구성하는 문자 부분 중 ‘통뼈감자탕’ 부분은 상대적으로 식별력이 가장 약하다고 할 것이다.
그런데, 실사용표장 1, 2는 ‘TONG BBYEO BON GA KOREAN TRADITONAL RESTAURANT’ 부분이 생략되어 있고, 또 다른 요부인 ‘신응수가’ 부분이 지나치게 작고 나머지 표장 부분과 상당한 거리 이격되어 표시되어 있으며, 실사용표장 2의 ‘신응수가’는 상표등록번호를 표시하는 문자 부분과 결합하여 표시되어 있어 이 사건 등록서비스표의 ‘신응수가’ 부분과 그 표시 태양도 상이하다.
마) 뿐만 아니라, 실사용표장 1, 2는 A, B가 운영하는 음식점의 간판에만 표시되어 사용되었을 뿐인데, 통상 간판의 경우 이용객의 눈높이에 비하여 상당히 높은 곳에 위치하고 그 표시된 내용이 가까운 거리에서 인지되지는 않는 점, 식당 이용객은 보통 간판에 표시된 내용 중 직관적으로 눈에 띄는 부분, 즉 간판의 중앙에 위치하거나 상대적으로 크게 표시되어 있는 부분만을 인지하는 경향이 있는 점, 주창권과 신강훈이 사용한 간판에 표시된 ‘신응수가’ 부분은 전체 간판의 크기 및 전체 간판의 중심부에 가장 크게 표시되어 있는 ‘통뼈감자탕’ 부분에 비하여 그 크기가 매우 작고 간판의 우측 최상단의 가장자리 부분에 위치하는 점 등을 고려하면, 음식점 이용객들이 위 간판에 표시된 표장 중 ‘신응수가’ 부분을 인지하지 못할 가능성이 높고, 설령 인지한다고 하더라도 이를 ‘신응수가’ 부분을 제외한 나머지 표장 부분과 결합하여 사용된 것으로 인식할 것으로는 보이지 않는다.
따라서, 실사용표장 1, 2가 표시된 간판이 부착된 A, B 운영의 음식점의 이용객은 위 음식점에서 제공되는 서비스의 출처 및 위 음식정의 간판에 표시된 실사용표장 1, 2를 ‘통뼈감자탕’으로 인식하거나 호칭할 것으로 보일 뿐이고, ‘신응수가’ 또는 ‘신응수가 통뼈감자탕’으로 인식하거나 호칭할 것으로는 보이지 않는다. 결국 실사용표장 1, 2가 사용된 음식점은 이 사건 등록서비스표의 문자 부분 중 가장 식별력이 미약한 ‘통뼈감자탕’ 부분만에 의하여 호칭되거나 인식될 것으로 보이는데, 이와 같은 표장의 사용을 이 사건 등록서비스표와 동일한 표장의 사용으로 볼 수 없다.
바) 앞서 본 사정들을 고려하면, 실사용표장 1, 2는 이 사건 등록서비스표와 서로 동일하다고 볼 수 없다.
키워드: 불사용취소, 상표의 동일성, 동일한 상표, 신응수가, 통뼈감자탕
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