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l 사건 개요
원고는 피고들의 임원으로 재직하던 중 디스플레이 백라이트유닛(BLU) 프리즘시트에 관한 8건의 이 사건 특허발명들을 발명하고 피고들과 특허권 공유지분을 보유하던 중, “원고는 피고들로부터 프리즘시트 사업 매출액 1%에 해당하는 임시적 기술료를 지급받는다. 2016. 12.까지 피고 2가 코스닥 상장에 성공할 경우 원고는 피고 1로부터 일정량의 피고 2 발행 주식을 지급받되 기존에 지급받은 임시적 기술료 또는 기존지급주식을 반환해야 한다. 2016. 12.까지 피고 2가 상장에 실패할 경우 원고는 피고들로부터 프리즘시트 사업 매출액 3%에서 위 임시적 기술료를 지급받고 그가 보유한 주식을 전부 피고2에게 반환한다. 위와 같은 반환, 이행이 끝난 후 1주일 내에 원고는 피고들에게 프리즘시트 관련 특허발명들의 지분을 양도한다.” 등의 내용이 포함된 이 사건 합의계약을 체결하였다. 그 후 이 사건 제1, 2 특허발명은 진보성이 부정된다는 이유로 그 등록이 무효로 되었다. 원고는 피고들을 상대로 앞서 임시적 기술료 1%의 지급을 구하는 소를 제기하였는데, 그 소송계속중 피고들은 피고들의 기술료 지급의무는 원고의 의무가 이행불능으로 됨에 따라 소멸하였다는 취지로 답변하고, 피고 1은 같은 원인으로 기지급된 임시적 기술료에 대한 부당이득이득반환청구를 하였으며, 본소청구를 인용, 반소청구를 기각하는 판결이 선고, 확정되었다. 원고는 피고들을 상대로 나머지 기술료의 지급을 구하는 이 사건 소를 제기하였다.
l 판시 요지
(1) 먼저 주위적 청구를 보면, 특별한 사정이 없는 한 피고들은 연대하여 원고에게 잔부기술료로서 원고가 구하는 청구취지 기재 일부금을 지급할 의무가 있다. 이하에서는 피고들의 무효 항변을 판단한다.
(2) 이 사건 합의에 앞선 3건의 합의는 모두 ‘원고는 복합 시트 사업으로 인해 받은 주식이 코스닥 등록으로 보상을 받거나, 코스닥 등록이 안 되어 사업 5년간 매출액의 총 3%를 기술료로 받는 등의 보상이 끝나면, 특허권을 피고 1에 양도하기로 한다.’는 내용을 포함하고 있다. 이는 ‘원고가 복합 시트 사업으로 인해 받은 주식이 코스닥 등록이 되면 그 상승된 주가총액으로써 보상을 받거나, 코스닥 등록이 안 되면 사업 5년간 매출액의 총 3%를 기술료로 받는 것’을 원고의 특허권 양도의 대가로 정하는 취지인데 이 사건 합의 제4, 5, 6항은 그에 앞선 3건의 각 합의에서 약정하였던 원고의 특허권 지분 양도의무를 확인하고 그 대가 지급의무를 구체화하는 내용으로 보이는 점 등에 비추어 보면, 이 사건 합의 당시 피고 1은 원고에게 잔부기술료를 대가로 지급하고 원고로부터 특허권을 양도받기로 약정한 것으로 인정된다.
원고는 선행사건에서 이 사건 특허발명의 6건의 특허권이 이 사건 합의 당시 양도하기로 약정한 특허권에 해당한다고 주장을 정리하였고, 이 사건에서도 이 사건 특허발명에 관한 원고의 특허권 지분이 이 사건 합의 당시 원고가 양도하기로 약정한 특허권에 속한다는 사실에 관하여 당사자들 사이에 다툼이 없다(다만 원고는 양도대상 특허권에 이 사건 특허발명에 관한 특허권 이외에 원고 명의의 국내외 특허권들이 더 포함된다고 주장하고 있을 뿐이다).
법률행위의 일부분이 무효인 때에는 그 전부를 무효로 한다(민법 제137조 본문). 앞서 본 것처럼 이 사건 무효심결이 확정됨에 따라, 이 사건 제1, 2 특허발명의 특허권은 처음부터 없었던 것으로 본다. 따라서 이 사건 제1, 2 특허발명에 관한 원고의 특허권 지분 양도는 원시적으로 불능이어서 그 양도 및 대가지급 약정은 무효라고 할 것이다. 그리고 이와 같이 원고와 피고들 간의 특허권 양도약정 중 이 사건 제1, 2 특허발명에 관한 부분이 무효인 이상, 위 특허권 양도약정은 이 사건 제3~6 특허발명에 관한 부분까지 포함하여 그 전부가 무효로 된다고 보아야 한다. 이러한 점은 앞서 든 증거와 사실관계에 의하여 알 수 있는 아래의 사정들에 비추어 보더라도 더욱 그러하다.
이 사건 특허발명 6건 중 이 사건 제1, 2 특허발명은 제3~6 특허발명의 원천특허에 해당하고, 이 사건 제3, 4, 5 특허발명은 제6 특허발명의 분할특허인 점에 관하여 당사자들 사이에 다툼이 없다. 이 사건 제1, 2 특허발명과 나머지 특허발명의 구성을 대비하여 보면 이 사건 제2 특허발명이 모두 진보성이 부정되어 그 특허가 무효로 된 이상 그와 실질적으로 동일하거나 특별한 기술적 의의가 없는 구성요소들로 이루어진 이 사건 제6 특허발명의 청구항 18도 그 진보성이 부정되는 무효사유가 있다고 보아야 하고, 방법의 카테고리만을 달리하는 나머지 청구항 등도 모두 진보성이 부정되는 무효가 있다고 보아야 한다. 이 사건 제3, 4, 5 특허발명은 이 사건 제6 특허발명에서 분할출원이 된 것들로서, 그 청구범위에 포함된 구성요소 중에서 이 사건 제6 특허발명의 청구항이나 무효로 확정된 이 사건 제2 특허발명의 청구항에 포함되지 않은 구성요소는, 이 사건 제3 특허발명의 청구항 1, 2, 이 사건 제4 특허발명의 청구항 1, 이 사건 제5 특허발명 청구항 1, 2의 기재된 ‘프리즘 형상의 표면에 크기가 큰 것과 작은 것 두 가지로 이루어진 다수의 구형 돌기가 확산수단으로서 더 형성’되는 구성, 이 사건 제3 특허발명의 청구항 7, 8, 이 사건 제4 특허발명의 청구항 5, 6, 9, 이 사건 제5 특허발명의 청구항 7의 ‘프리즘 형상의 표면에 확산수단으로서의 작은 구형과 큰 구형을 노즐을 이용하여 분사‘하는 구성 뿐인데 광학 소재의 표면에 다양한 크기의 확산 비드를 형성하는 기술은 이 사건 제3~6 특허발명의 출원 당시에 이미 그 기술 분야에서 널리 알려진 기술사항이었던 것으로 보이며 이 사건 제3~6 특허발명의 명세서 중 발명의 설명 및 도면에는, 프리즘 형상의 표면에 크기가 큰 것과 작은 것 두 가지로 이루어진 구형 돌기가 확산수단으로서 형성된다는 기재만이 있을 뿐이고, 이러한 구형 돌기에 의하여 얻어지는 효과 및 구형 돌기의 크기, 종류 또는 위치의 차이에 의하여 얻어지는 효과의 차이에 관한 아무런 기재가 없는 점 등을 고려하면 이 사건 제3, 4, 5 특허발명도 그 진보성이 부정되는 무효사유가 있다고 보아야 한다.
원고와 피고들 간의 특허권 양도약정이 전부가 무효로 된 이상, 피고들은 그 양도대가로서 원고가 구하는 잔부기술료 일부금을 지급할 의무가 존재하지 않게 되었다고 할 것이다. 이를 지적하는 피고들의 무효항변은 이유 있다
(3) 원고는 예비적 청구로 그가 피고 1에게 지급한 피고 2 발행 주권의 반환을 구하나, 그 주권 원물의 반환이 불가능하다고 볼 만한 사정이나 그 주권의 가액에 관하여 주장․증명이 없을 뿐만 아니라, 이 사건 합의와 같은 원고의 주식반환의무는 원고가 피고 1을 상대로 선행 기술료지급청구사건의 소를 제기하는 등 기술료 관련분쟁이 현실화된 이후 비로소 약정에 들어온 것인 점 등의 사정을 종합하면 이 사건 합의 당시 원고는 피고 2의 주식을 피고들의 잔부기술료 지급의무의 이행을 확보하기 위한 담보물로서 보유하기로 약정한 데에 그친다고 할 것이고, 이와 다른 전제에 선 원고의 예비적 주장은 받아들일 수 없다.
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