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l 사건 개요
피고는 등록상표가 상표법 제34조 제1항 제13호에 해당한다고 주장하며 무효심판을 청구하였고, 특허심판원은 피고의 심판청구를 받아들이는 이 사건 심결을 하였다.
l 판시 요지
(1) 이 사건 등록상표의 출원일 당시 선사용상표들이 국내 수요자 사이에 특정인의 상표로 인식될 수 있을 정도로 알려져 있었는지 여부를 본다. 피고는 2012. 7. 설립된 이후 2013. 7. 암, 고혈압, 당뇨, 갑상선 등 만성질환자를 대상으로 하는 건강관리 어플리케이션을 개발하였으며, 이후 2015. 1. 무렵 국내에서 선사용상표들을 사용한 성형견적 비교 어플리케이션 ‘강남언니’를 출시하였고, 등록상표 출원일 당시까지 상당한 투자를 유치했으며 다액의 광고비를 지출해 광고를 집행하였고, 그에 관한 기사가 국내에서 출간되었다. 강남언니 어플리케이션은 등록상표 출원일 이전부터 성형견적 비교 어플리케이션 중 2위를 차지하였으며 국내 성형시술 관련 의원 중 상당수가 입점해 있었고 시장교란을 지적하는 비판이 제기되기도 하였다. 피고는 강남언니 어플리케이션을 출시한 직후 창업에 관한 상을 수상하였을 뿐만 아니라 이 사건 등록상표의 출원 이전까지 다수의 투자자로부터 고액의 투자를 유치하였다. 피고와 ‘강남언니 어플리케이션’은 이 사건 등록상표 출원 이전 다수의 언론기사에서 소개되었고, 2019년 무렵에는 성형의료업 시장에 상당한 영향을 가지는 어플리케이션으로 평가된 점에 비추어 보더라도 선사용상표들은 이 사건 등록상표의 출원일 당시 상당한 인지도를 가지고 있었던 것으로 추단할 수 있다. 피고는 상당히 장기간 다액의 광고비를 지출하여 연예인을 모델로 채용하는 등으로 성형외과학회 학술대회 부스, 인터넷광고, 버스·쉘터광고 등 다양한 매체와 경로를 통해 의료인과 일반 수요자를 대상으로 광고를 집행하였다. 2019. 4. 무렵 피고의 강남언니 어플리케이션에 입점해 있던 성형외과, 피부과 의원의 수는 전체 의원 수 중 무려 60%에 달했던 것으로 보인다. 이상을 종합하면, 선사용상표들은 이 사건 등록상표의 출원일 당시 국내의 수요자에게 특정인의 상표로 인식될 수 있을 정도로 알려져 있었던 것으로 충분히 인정할 수 있다.
(2) 이 사건 등록상표는 ‘강의 남쪽 지역, 한강 이남 지역’ 등을 의미하는 한글 ‘강남’과 ‘자매간 나이가 많은 쪽 여자를 부르는 말’, ‘남남끼리의 여자들 사이에서 자기보다 나이가 위인 여자를 높여 정답게 이르거나 부르는 말’인 한글 ‘언니’가 띄어쓰기 없이 결합되어 한글 4글자로 구성된 표장이다. 이 사건 등록상표와 선사용상표들은 문자의 도안화, 도형의 부기 등에서 차이가 있기는 하나, 문자 상표의 유사 여부 판단에서 가장 중요한 요소인 호칭 동일하고, 그 관념도 모두 ‘자매 중 강의 남쪽 지역에 살고 있으며 나이가 많은 쪽 여자, 여자들 사이에서 자기보다 나이가 위이며 한강 이남 지역에 거주하는 여자’와 같이 동일하다. 따라서 양 표장들은 문자 부분 구성이 동일하여 그 호칭, 관념이 동일하므로 유사한 상표에 해당한다(이러한 점에 대하여는 당사자 사이 별다른 다툼이 없다).
(3) 원고가 대표자로 있는 J사는 등록상표 등록일로부터 1개월 이후 피고 및 피고 대표이사를 수신인으로 하여 ‘상표권 침해 금지 및 손해배상 등 이행 촉구의 건’이라는 제목으로 “피고는 현재 원고의 상표인 [강남언니]를 표방하여 “의료서비스 가격비교 서비스”, “의료 기관의 가격 및 위치 등 기업정보 제공”, “의료기관 판촉 및 홍보 정보 송신”, “의료기관 위치 정보 제공” 등의 영리적 사업 행위를 수행하고 있다. 이는 원고의 상표권에 대한 중대한 침해행위이며, 이로 인해 원고는 의료관광사업과 화장품 사업에 중대한 손해를 입고 있다.”는 등의 이유를 들어 선사용상표들의 사용을 중지하고 손해배상금으로 5억 원을 지급하라는 취지의 이메일을 발송하였는데, 위 각 이메일에는 발신인이 ‘주식회사 제이엔제이코스메틱 대표이사’라고만 되어 있을 뿐 구체적으로 어떠한 영업을 하였는지, 피고의 선사용상표들 사용행위로 어떤 피해를 입었는지, 손해배상으로 지급을 구하는 5억 원의 금액이 어떤 근거로 산출되었는지 등의 아무런 기재가 없다. 원고는 이 사건 등록상표의 출원, 등록일 직후 3개의 상표를 출원한 후 모두 타인에게 출원인 지위를 승계하여 주었는데, 각 출원일, 양도일이 서로 일치하며, 출원과정의 대리인은 모두 ‘안창우’로 동일하다. 특허청 심사관은 위 3건의 상표출원 모두 각 지정상품 전부에 대해 출원상표는 상표법 제34조 제1항 제13호에 해당하여 등록을 받을 수 없다는 거절이유를 기재한 의견제출통지서를 발송하였다. 그 후 각 출원상표에 대하여, 지정기일까지 의견서 제출이 없었으며 재심사한 결과 거절이유를 번복할 만한 사항을 발견할 수 없다는 이유로 각 거절결정이 내려졌다. 원고는 출원일 무렵 J사를 설립하였는데, 위 회사는 자본금이 1,000,000원에 불과하고, 법인등기부상 목적에는 ‘화장품 유통업, 부동산 임대업 및 전대업, 임대주택건설업, 경영 컨설팅업, 경영 자문업, 공산품 유통업, 공산품 무역중개업, 식품 제조업, 공산품 제조업, 건강보조제 제조업, 의료기기 제조업’ 등이 포함되어 있는 반면, ‘여행가이드업, 국내 여행 알선업, 여행정보제공업, 여행보조 및 예약서비스업’ 등, 혹은 원고가 피고에게 발송한 서신에 언급된 ‘의료서비스에 대한 정보제공 및 추천, 의료기관간 동일 미용 시술에 대한 가격 비교, 시술 및 의료서비스에 대한 소개, 의료기관의 위치정보 제공’ 등의 사업은 포함되어 있지 아니하다.
앞서 살펴본 이 사건 등록상표 출원일 당시 선사용상표들의 알려진 정도 및 이 사건 등록상표와의 동일․유사성의 정도에다가, 위에서 본 사실들로부터 알 수 있는 아래의 사정들 즉, 원고는 등록상표의 출원 당시까지 그 주요 지정상품인 가격비교서비스업 등과 관련하여 국내에서 구체적으로 영업을 준비하였다고 보이지 아니하는 점, 원고가 실제로 성형시술관광업을 제공하거나 화장품 제조·판매 등의 영업을 하기 위해 필요한 인허가를 취득하였다는 등의 사정도 보이지 아니하는 점 등을 종합하여 보면, 원고는 등록상표의 출원 당시 선사용상표들에 존재하는 영업상 신용 등에 편승하여 부당한 이익을 얻거나, 선사용상표들의 가치에 손상을 주거나 피고의 국내 영업을 방해하는 등의 방법으로 선사용상표들의 권리자인 피고에게 손해를 끼치려는 부정한 목적을 가지고 있었던 것으로 넉넉히 인정할 수 있다.
(4) 원고는 ‘강남언니’라는 단어는 2013년 이래로 ‘성형을 많이 한 여성’을 일컫는 속어로 통용되어 왔기에 특정인의 상품출처로 알려졌다거나 부정한 목적으로 사용하는 상표로 볼 수 없다고 주장하나, 증거에 의하면 '강남언니'는 원고가 주장하는 의미만으로 통용되었다고는 보이지 아니하고, 성형시술 등에 관하여도 멸칭으로 사용되어 거래사회에서 잘 쓰이지 않는 ‘강남언니’를 채택한 선사용상표들은 참신하고 기발한 역발상을 보여주는 것이어서 그 구성에 본질적인 창작성이 인정될 뿐만 아니라, 이를 접하는 일반 수요자에게도 강한 인상을 심어줄 것으로 보인다. 원고의 주장은 받아들이지 아니한다.
키워드: 상표, 모방상표, 특정인의 출처표시로 알려진 정도 인정, 부정한 목적 인정, 강남언니, 성형시술 견적비교 애플리케이션, 성형시술 및 견적 정보제공업
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