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l 사건 개요
피고는 원고들을 상대로 특허발명은 선행발명에 의해 진보성이 부정되고 명세서기재요건을 불충족하였다고 주장하며 특허무효심판을 청구하였고 원고는 심판절차에서 청구범위 정정청구를 하였다. 특허심판원은 ① 정정을 인정하고, ② 정정청구에 따라 삭제된 청구항 제7, 8, 10, 11, 12항에 대한 심판청구를 각하하며, ③ 제1~6, 9항 발명은 진보성이 부정된다거나 그 발명의 설명 및 청구범위가 명세서의 기재요건을 충족하지 못하였다고 볼 수 없다는 이유로 그에 대한 심판청구를 받아들이지 아니하는 선행심결을 하였다. 특허법원은 ‘제1~6, 9항 발명이 구 특허법(2007. 1. 3. 법률 제8197호로 개정되기 전의 것) 제42조 제3항의 기재요건을 위반한 무효사유가 있다.’는 피고의 무효사유 주장을 받아들여 선행심결을 취소하는 선행판결을 하였고, 이는 그 무렵 확정되었다. 선행판결이 확정됨에 따라 특허심판원은 ① 정정청구에 의한 정정을 인정하고, ② 정정청구에 따라 삭제된 청구항 제7, 8, 10, 11, 12항에 대한 심판청구를 각하하며, ③ 제1~6, 9항 발명은 구 특허법 제42조 제3항의 기재요건을 위반한 무효사유가 있다는 이유로 제1~6, 9항 발명에 대한 심판청구를 받아들여 그 특허를 무효로 한다는 이 사건 심결을 하였다.
l 판시 요지
(1) 제1항 발명에 구 특허법 제42조 제3항의 기재요건을 위반한 무효사유가 있는지 여부를 본다. 제1항 발명은 그 청구범위 중 (a) 단계에 기재된 것처럼 ‘자연적으로 발생하는 인간 기원의 VH 유전자 단편’을 이용하여 가용성의 인간 중쇄만의 항체를 생산하는 방법에 관한 발명이다. 이는 기술적으로, 중쇄 가변영역은 자연적으로 발생한 인간 기원의 유전자 단편으로, 불변영역은 인간이 아닌 다른 척추동물의 유전자 단편으로 각 구성하여 인간화 정도를 높이고, 불변영역에서 경쇄 결합부위를 제거한 중쇄만 구성함으로써 분자구조를 작게 한다는 것을 의미한다. 그런데 자연적으로 발생한 인간 기원의 유전자에서 경쇄 유전자좌를 제거하여 발현된 중쇄만의 항체는 사라진 경쇄로 인해 중쇄의 소수성 부분이 노출되어 항체의 가용성이 확보되지 아니하는 문제가 생긴다는 점은 이 사건 특허발명의 출원 당시 통상의 기술자에게 자명한 사항이다. 따라서 통상의 기술자가 이 사건 특허발명의 명세서 중 발명의 설명을 통하여 제1항 발명의 핵심적 기술내용 즉 ‘자연적으로 발생하는 인간 기원의 VH 유전자 단편’을 이용하는 가용성 확보 방법을 과도한 실험이나 특수한 지식을 부가하지 않고서도 정확하게 이해하고 재현할 수 있다고 볼 수 있는지가 이 사건의 쟁점이라 하겠다.
제1항 발명의 가용성 확보를 쉽게 이해․재현할 정도의 실시예가 있는지 여부를 보면, 특허발명의 명세서에는 ‘카멜리드 VHH 유전자 단편’을 이용하는 실시예만 기재되어 있을 뿐이고, ‘자연적으로 발생하는 인간 기원의 VH 유전자 단편’을 이용하여 가용성의 인간 중쇄만의 항체를 생성하는 실시예나 실험데이터는 기재되어 있지 아니하다.
통상의 기술자의 기술수준에서 제1항 발명의 가용성 확보를 쉽게 이해․재현할 정도의 기재가 있는지 여부를 본다. 특허발명의 명세서와 그 출원 이전 선행발명(갑 제2호증)의 기재를 보면, 이 사건 특허발명의 출원 당시 통상의 기술자는 자연적으로 발생한 인간 중쇄만의 항체가 가용성을 가지지 못하는 이유에 관하여 다음과 같이 이해하는 정도의 기술수준에 있었다고 할 것이다. 즉 ① 통상적인 인간 VH 영역은 VH/VL 계면에서 경쇄에 가려진 소수성 표면을 가지는데, 이와 같은 상황에서 경쇄가 없는 중쇄만의 항체가 될 경우, 경쇄에 의한 가려짐이 없기 때문에 소수성(hydrophobic) 표면이 노출되어 VH 영역은 응집 경향을 나타내고, 이와 같은 응집 경향은 항체가 항원에 결합하기 위해 필요한 3차 구조로 접힘을 어렵게 만들기 때문에 항체가 항원에 결합하는 능력을 제한하게 된다. ② 요컨대 인간 VH 영역은 자연 상태에서 중쇄와 경쇄의 계면(VH/VL 계면)에 비극성 아미노산 잔기를 가지고 있기 때문에 그 중쇄만의 항체의 경우 VH/VL 계면에 경쇄(VL)가 결합하지 않으면 비극성 부분 즉 소수성 부분이 형성되어 그 가용성을 해치게 되는 것이다. 이 사건 특허발명의 명세서에는 원고들이 지적하는 것처럼 ‘인간 VH는 개선된 용해성 특성을 위하여 설계될 수 있거나, 용해성은 생체 내(in vivo) 자연적 선택에 의하여 획득될 수 있다(Tanha 등, (2001) J. Biol. Chem., 216, 24774-24780)’라는 기재(식별번호 [0017])가 있다. 위 기재에서 인용된 선행문헌(갑 제11호증, 이하 ‘Tanha 문헌’이라 한다)에는, 연구자가 BT32/A6 항체 VH 영역의 아미노산 서열에 기초하여 ‘카멜리드화된 인간 VH 영역’의 라이브러리를 구축하였다는 점이 기재되어 있는데(갑 제11호증, 제24774면 오른쪽 컬럼 제35~37행), 위 ‘카멜리드화된 인간 VH 영역’은 이미 알려진 BT32/A6 항체 VH 영역의 아미노산 서열에 기초하여 구축된 인간 VH 영역의 라이브러리에서 선별․수득된 것임을 의미한다. 그렇다면 이 사건 특허발명의 명세서가 Tanha 문헌을 인용하는 것은, 이 사건 특허발명의 명세서에 기재된 항체의 용해성이 마우스와 같은 동물의 생체 내(in vivo)에서 친화도 성숙과 같은 자연적 선택의 과정을 통하여 얻어진다는 점을 뒷받침하기 위한 것이 아니라, 개선된 용해성을 얻기 위한 유전자 단편의 설계 및 선별 과정에 관한 내용을 뒷받침하기 위한 것이라고 통상의 기술자에게 이해될 수 있을 뿐이다. 이상을 종합하면, ① 통상적인 인간 VH 영역은 경쇄가 없는 중쇄만의 항체가 될 경우 응집 경향을 나타내게 되고 이와 같은 응집 경향은 항체의 가용성을 저하시킴에 따라 항체의 기능을 제한할 수 있으며, 이러한 문제점은 인간 VH 유전자의 인위적인 설계로부터 그 해결이 가능하다는 것이 이 사건 특허발명의 출원 당시 통상의 기술자의 기술수준이었고, ② 이 사건 특허발명의 명세서 중 발명의 설명에는, 그러한 기술수준에 있는 통상의 기술자로 하여금 자연적으로 발생하는 인간 VH 유전자의 단편이 VDJ의 재배열, 초과돌연변이 또는 B 세포의 성숙과 같은 설치류의 생체 내 자연적 선택의 과정에 의하여 중쇄만의 항체를 생성할 수 있다는 제1항 발명의 가용성 확보에 관한 내용을 정확하게 이해하고 재현할 수 있도록 기재되어 있지 아니하다고 봄이 타당하다.
(2) 이상을 종합하면, 이 사건 특허발명의 명세서 중 발명의 설명을 통하여 통상의 기술자가 제1항 발명의 핵심적 기술내용 즉 (a) 단계의 ‘자연적으로 발생하는 인간 기원의 VH 유전자 단편’을 이용하는 가용성 확보 방법을 과도한 실험이나 특수한 지식을 부가하지 않고서 정확하게 이해하고 재현할 수 있다고 보기 어렵다. 따라서 제1항 발명은 그 발명의 설명에 통상의 기술자가 용이하게 실시할 수 있을 정도로 발명의 목적․구성 및 효과를 기재하여야 한다는 구 특허법 제42조 제3항의 기재요건을 갖추지 아니한 무효사유가 있다. 이 사건 심결은 이와 결론을 같이하여 정당하다.
(3) 제2~4, 9항 발명은 제1항 발명을 직접적으로 인용하는 종속항 발명들로서, 제1항 발명의 (a) 단계의 ‘자연적으로 발생하는 인간 기원의 VH 유전자 단편’을 이용하는 가용성 확보 방법이라는 기술내용을 그대로 포함한다. 또한 제5항 및 제6항 발명은 모두 가용성인 항원특이적 VH 결합 영역의 생산 방법에 관한 발명들로서 그 청구범위 중 ‘제1항의 단계 (a)를 포함’한다는 기재에서 보듯이 제1항 발명의 (a) 단계의 위 기술내용을 그대로 포함하므로, 제1항 발명과 마찬가지로 그 발명의 설명에 통상의 기술자가 용이하게 실시할 수 있을 정도로 발명의 목적․구성 및 효과를 기재하여야 한다는 구 특허법 제42조 제3항의 기재요건을 갖추지 아니한 무효사유가 있다고 보아야 한다.
키워드: 특허, 기재불비 인정, 항체, 단클론항체, 단일클론항체, 항체생성, 결합분자, 중쇄가변영역, 다가 폴리펩티드 복합체, 면역화
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