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l 사건 개요
피고보조참가인은 특허심판원에 이 사건 특허발명의 취소신청을 하였고, 특허심판원은 원고에게 의견제출통지를 하였는바 원고는 이에 대하여 의견서를 제출하면서 이 사건 특허발명의 청구범위를 정정하는 내용의 정정청구를 하였다. 이에 특허심판원은 이 사건 정정청구는 이유 있으나, 피고보조참가인의 신청을 인용하여 이 사건 특허발명을 취소하는 이 사건 결정을 하였다. 원고는 이에 불복하여 이 사건 소송을 제기하였고, 이 사건 소송이 계속 중에 원고승계참가인은 원고로부터 이 사건 특허발명에 관한 특허권을 이전받고 이 사건 소송에 승계참가하였다.
l 판시 요지
이 사건 제1항 정정발명은 모발 탈색 방법으로서, (a) 모발에 탈색분말 및 현색제를 포함하는 제1 제형을 도포하는 단계; 및 (b) 상기 모발에 활성제인 말레산()을 포함하는 제2 제형을 도포하는 단계를 포함하되, 상기 단계 (a)는 단계 (b)와 동시에 일어나는 것이다. 먼저 위 청구항에서 말하는 ‘탈색분말’, ‘현색제’, ‘단계 (a)와 (b)가 동시에 일어나는 것’의 의미가 문언만으로는 명확하지 아니하므로, 이 사건 정정발명의 상세한 설명 및 이 사건 기술분야의 일반상식을 고려하여 그 의미를 확정한다.
이 사건 기술분야 전문서적들에 따르면, (…) 과황산염을 포함하는 가속화제가 일반적으로 분말 형태로 제공됨을 알 수 있다. 또한 이 사건 제1항 정정발명에서 탈색분말은 현색제와 함께 하이라이팅제(탈색제)로 사용되고 있고, 원고도 이 사건 소송에서 “탈색분말에 과황산염이 존재한다.”라고 진술하고 있으며, 일본 화장품 협회가 화장품 분야의 공지기술을 설명한 2012년 문헌에는 탈색분말로 과황산염 외에 과탄산염, 과붕산염 등이 사용된다는 사실이 기재되어 있다. 그렇다면 이 사건 제1항 정정발명에서 ’탈색분말‘은 탈색제의 주요성분으로서, 과황산염, 과탄산염 등 과산화수소의 탈색(산화) 작용을 촉진하는 분말을 의미하는 것이라고 해석함이 상당하다.
통상 가속화제(탈색분말)는 현색제와 함께 탈색제 구성성분으로 사용된다. 이 사건 제1항 정정발명은 실시례 3에서, 현색제로 “조이코 베로컬러 베로옥사이드(Joico Vercolor Veroxide)”라는 제품을 사용하고 있는데, 위 제품을 판매하는 아마존닷컴 사이트의 제품 설명서에 의하면, 조이코 베로컬러 베로옥사이드가 “Joico Vero K-Pack Veroxide Developer”라는 제품명으로 판매되고 있고 그 재료에 ‘과산화수소’가 포함되어 있는 사실이 나타나 있다. 그리고 앞서 본 이 사건 기술분야 전문 문헌에서도 과산화수소를 주요성분으로 포함하고 있는 탈색제 구성성분(제형)이 ‘현색제(developer)’라는 명칭으로 기재되어 있다. 따라서 이 사건 제1항 정정발명에서 ‘현색제’는 ‘과산화수소를 포함하는 산화제’를 의미하는 것으로 해석함이 상당하다.
이 사건 정정발명의 아래 명세서 기재를 참고하면, ‘단계 (a)와 (b)가 동시에 일어나는 것’의 의미는 제1 제형과 제2 제형을 혼합하지 않은 상태로 동시에 도포하는 경우뿐만 아니라 ‘제1 제형과 제2 제형을 혼합하여 그 혼합물을 도포하는 것‘까지 포함하는 의미라고 해석함이 상당하다.
이 사건 제1항 정정발명의 구성요소 1, 2와 선행발명은 손상된 모발을 회복시키거나 모발 손상을 줄이기 위하여 말레산을 활성제로 사용한다는 점에 있어서는 동일하고, 다만 이 사건 제1항 정정발명의 구성요소 1, 2는 활성제인 말레산을 탈색분말 및 현색제를 포함하는 탈색제(하이라이팅제)에 사용하는 것이고, 선행발명은 활성제인 말레산을 산화 염료 전구체를 함유하는 염모제 조성물에 사용하는 것에만 차이가 있다 할 것이다(이하 ‘차이점 1’이라 한다).
구성요소 3은 활성제의 함량을 한정하는 것으로서, 이 사건 제1항 정정발명은 활성제의 함량이 ‘제1 제형 및 제2 제형 혼합물의 0.1 중량% 내지 5 중량% 범위’인데 반해, 선행발명은 염모제 조성물(과산화수소가 포함되어 있지 않음) 전체 중량에 대하여 1 내지 20 중량%이어서, 그 수치범위에 일견 차이가 있어 보인다(이하 ‘차이점 2’라고 한다).
선행발명을 통해 말레산이 염색에 의한 모발 손상을 완화하는 데 효과가 있다는 것을 인식한 통상의 기술자라면, 말레산 활성제를 탈색에 의한 모발 손상 완화를 위해서도 사용해 볼 동기가 충분하고, 말레산을 탈색제에 전용하는 데 기술적으로 별다른 어려움이 있다고 볼 수도 없으므로, 차이점 1은 통상의 기술자가 선행발명으로부터 쉽게 극복할 수 있다고 할 것이다.
이 사건 기술분야에서 ‘모발의 염색(hair coloring)’은 ‘탈색(lightening 또는 bleaching)’과 ‘염료에 의한 염색(dyeing)’을 모두 포함하는 개념으로 사용되고 있다. 이 사건 정정발명의 명세서에도 아래 표에서 보는 바와 같이 광의의 ‘염색’ 개념이 탈색과 염료에 의한 염색을 모두 포함하고 있음을 알 수 있다. 이 사건에 제출된 아래 증거자료들[이 사건 기술분야에 관한 전문서적들]에 기재된 탈색이나 염색 과정에서 모발의 손상과 관련한 내용을 참고하면, 산화적 염색 과정이든 탈색 과정이든 모두 ‘알칼리 조건의 과산화수소(과산화물, 산화제)’에 의해 모발을 탈색 처리하고 있고, 이러한 ‘알칼리 조건 과산화수소’에 의한 탈색 처리가 모발 손상의 주요 원인임을 알 수 있다.
선행발명에서 활성제의 함량을 이 사건 제1항 정정발명과 같이 과산화수소 용액을 포함하는 ‘전체 염모제 혼합물’을 기준으로 환산하면, 0.5 내지 10 중량%가 되므로, 이 사건 제1항 정정발명에서 활성제 함량을 0.1 내지 5 중량%(전체 탈색제 혼합물 대비)로 한정한 것은, 선행발명의 활성제 함량 0.5 내지 10 중량%(전체 염모제 혼합물 대비)와 상당 부분 겹치고, 이 사건 정정발명의 명세서에는 활성제 함량을 0.1 내지 5 중량%로 한정하는 것에 대한 기술적 의의나 임계적 의의가 전혀 기재되어 있지 아니하므로, 위와 같은 수치한정은 통상의 기술자가 반복적 실험을 통해 그 최적 범위를 적절히 선정할 수 있는 단순한 수치한정에 불과하다 할 것이다. 따라서 차이점 2는 통상의 기술자가 쉽게 극복할 수 있는 것이다.
키워드: 특허, 취소결정, 케라틴처리, 제형, 방법, 청구범위해석, 진보성부정
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