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l 사건 개요
원고는 2019. 3. 15. 위 ‘가. 피고의 등록서비스표’(이하 ‘이 사건 등록서비스표’라고 한다)가 위 ‘나. 원고의 선출원서비스표’와의 관계에서 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부 개정되기 전의 것, 이하 ‘구 상표법’이라 한다) 제8조 제1항에 해당하고, 위 ‘다. 원고의 선사용서비스표들’과의 관계에서 구 상표법 제7조 제1항 제10 내지 12호에 해당하여 이 사건 등록서비스표의 등록이 무효로 되어야 한다고 주장하면서 피고를 상대로 특허심판원 2019당893호로 이 사건 등록서비스표에 대한 등록무효심판을 청구하였다. 특허심판원은 2020. 4. 14. ”선출원서비스표 및 선사용서비스표들은 ’Instagram’ 전체로 인식되므로 이를 이 사건 등록서비스표와 대비할 때 양 표장은 유사하지 아니하고, 이 사건 등록서비스표로부터 선사용서비스표들이 용이하게 연상되거나 선사용서비스표들과 밀접한 관련성이 있는 것으로 오인․혼동될 여지가 없으므로 이 사건 등록서비스표는 구 상표법 제8조 제1항 및 제7조 제1항 제10 내지 12호에 해당하지 아니한다.“는 이유로 원고의 위 심판청구를 기각하는 심결을 하였다.
l 판시 요지
선사용서비스표(  )들의 사용 기간, 선사용서비스표들에 관한 언론 매체의 보도 및 전체 사용 기간에 걸쳐 인터넷을 통해 알려진 정도 등에 비추어 보면, 원고의 선사용서비스표들은 이 사건 등록서비스표의 출원일인 2016. 2. 24. 당시 소셜네트워크 서비스제공업과 관련하여 국내 또는 외국의 수요자에게 적어도 특정인의 서비스표로 인식되었다.
선사용서비스표들은 전체로 호칭할 경우 ‘인스타그램’의 긴 5음절로 이루어져 일반 수요자가 전체로 호칭하기에 불편할 뿐만 아니라 간략한 칭호나 관념에 의하여 상표를 기억하려는 일반 수요자의 경향에 따라 전반부의 ‘인스타’ 부분만으로 약칭되어 호칭되기 쉽고, 인터넷 포털사이트 네이버에 2010. 10. 6.부터 2016. 2. 24.까지를 대상기간으로 하여 ‘인스타’ 혹은 ‘INSTA’를 검색하면 원고가 제공하는 ‘인스타그램’과 관련된 블로그 게시글 약 132건, 뉴스기사 약 124건이 검색되고, 위 블로그 게시글 및 뉴스기사에서는 원고가 제공하는 ‘인스타그램’ 서비스를 ‘인스타’만으로 약칭하였으며, ‘인스타 핫플’, ‘인스타 스타’, ‘인스타 마켓’, ‘인스타 감성’, ‘인스타 여신’ 등 인스타그램 중 ‘인스타’ 부분에 다른 단어를 접목시켜 만든 다양한 신조어들이 네이버 블로그, 언론기사 등에서 사용된 점에 비추어 보면 선사용서비스표들은 ‘Insta’ 부분만으로 간략하게 약칭된다고 보는 것이 타당하다.
이 사건 등록서비스표( ) 중 ‘MODEL’ 부분은 지정서비스업과 관련하여 식별력이 없다. 따라서 이 사건 등록서비스표 중 ‘Insta’ 부분과 선사용서비스표들 중 ’Insta’ 부분을 대비하면, 양 표장은 모두 ‘인스타’로 호칭되어 호칭 및 관념이 동일하므로, 이 사건 등록서비스표와 선사용서비스표들은 유사하다고 보는 것이 타당하다.
이 사건 등록서비스표 출원일 당시 선사용서비스표들이 국내 또는 외국의 수요자에게 알려진 정도 및 이 사건 등록서비스표와 동일․유사성의 정도에다가, 다음과 같은 사정, 즉 ① 이 사건 등록서비스표의 지정서비스업 중 ‘마케팅/시장연구 및 시장분석업, 사업 및 마케팅 정보제공업, 광고 및 마케팅상담업, 광고 및 마케팅업, 광고/마케팅 및 홍보업, 광고/홍보 및 마케팅 관련 상담업, 마케팅자문업, 마케팅전략 개발 및 수행대행업, 마케팅전략 계획업, 마케팅전략연구업’은 선사용서비스표들의 사용서비스업인 소셜네트워크 서비스제공업과 유사한 서비스업에 해당하거나 경제적 견련관계가 인정되는 점, ② 피고가 이 사건 등록서비스표를 출원할 당시 선사용서비스표들의 존재를 충분히 알 수 있었고, 그 후 이 사건 등록서비스표를 ‘인스타그램상에서 활동하는 모델’의 의미로 사용하기도 하는 등 선등록서비스표들에 화체된 영업상 신용 등을 이용하고자 하였던 점 등까지 종합하여 보면, 이 사건 등록서비스표는 선사용서비스표들에 존재하는 영업상 신용 등에 편승하여 부당한 이익을 얻으려는 부정한 목적으로 사용하는 상표에 해당한다
결국 이 사건 등록서비스표는 그 출원 당시 국내 또는 외국의 수요자에게 특정인의 서비스업을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 선사용서비스표들과 유사한 표장으로서 피고가 부정한 목적을 가지고 사용하는 서비스표이므로 상표법 제34조 제1항 제13호에 해당하는 상표등록 무효사유가 있다. 따라서 당사자들의 나머지 주장에 관하여 더 살펴볼 필요 없이 이 사건 등록서비스표는 무효로 되어야 한다.
키워드: 상표 유사여부, 부정한 목적, 상표법 제34조 제1항 제13호, Instagram, insta
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