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l 사건 개요
출원발명에 대하여 특허청 심사관은 청구항 1은 통상의 기술자가 인용발명 1에 인용발명 2 및 인용발명 3을 결합하여 쉽게 발명할 수 있는 것이고, 청구항 2는 인용발명 1에 인용발명 2 내지 4를 결합하여 쉽게 발명할 수 있는 것이므로, 특허법 제29조 제2항에 따라 특허를 받을 수 없다는 취지의 거절이유를 제시하면서 원고에게 의견제출통지를 하였다. 원고는 청구항 2를 삭제하면서 이를 청구항 1, 5 내지 7에 병합하는 내용의 보정서 및 청구항 1과 인용발명 4는 구성상 차이가 있고, 인용발명 4를 인용발명 1에 결합하기가 용이하지 않다는 내용이 담긴 의견서를 제출하였다. 특허청 심사관은 보정에도 불구하고, 청구항 1은 인용발명 1 내지 4의 결합에 의하여 진보성이 부정되어 거절이유가 해소되지 않았다는 이유로 출원발명에 대하여 특허거절결정을 하였다. 원고는 특허심판원에 거절결정에 대한 불복심판청구를 하였고, 특허심판원은 청구항 1은 비교대상발명 3, 4에 의하며 진보성이 부정된다는 이유로 원고의 심판청구를 기각하는 심결을 하였다.
l 판시 요지
출원발명의 심사 단계에서 통지된 거절이유는 ’청구항 1이 선행발명 1에 선행발명 2 내지 4를 결합하여 용이하게 발명할 수 있다‘는 것이고, 심결의 이유는 ’청구항 1이 선행발명 3에 선행발명 4를 결합하여 용이하게 발명할 수 있다‘는 것인바, 이 사건 심결의 이유는 심사 단계에서 통지된 거절이유에 기재된 주 선행발명을 다른 선행발명으로 변경한 경우에 해당한다. 이에 의하면 심사 단계에서 통지된 거절이유와 심결의 이유에서 볼 수 있는 주 선행발명의 변경으로 인하여 출원발명과의 공통점 및 차이점의 인정과 그와 같은 차이점을 극복하여 출원발명을 쉽게 발명할 수 있는지에 대한 판단 내용이 달라지게 된다. 결국 심결의 이유에 대하여 심사 및 심판 단계에서 의견제출의 기회가 부여된 바 없는 것으로 보인다. 따라서, 이 사건 심결은 의견제출의 기회를 부여한 바 없는 새로운 거절이유를 들어 거절결정이 결과에 있어 정당하다는 이유로 거절결정불복심판청구를 기각한 것이어서 위법하다.
청구항 1의 구성요소 1은 감지부가 차량의 내부에 구비되는 반면, 선행발명 1은 센싱부가 이동 단말기에 구비되고(차이점 1), 구성요소 1은 태핑의 시간 간격과 태핑의 강도의 조합으로 구성되는 태핑 패턴을 감지하는 반면, 선행발명 1은 표면을 가볍게 두드리는 움직임, 즉 태핑을 감지한다는 점(차이점 2)에서 차이가 있다. 청구항 1의 구성요소 2, 3은 기준 태핑 패턴과 그에 대응되는 제어신호가 저장부에 저장되고, 제어부가 감지부에서 감지한 태핑 패턴을 기준 태핑 패턴과 비교하여 그에 대응되는 제어신호를 획득하는 반면, 선행발명 1은 센싱부를 통해 태핑됨을 감지함으로써 객체 이동 모드로 진입하는 제어를 하거나 객체 이동 모드에서는 이동 제어의 대상이 되는 개체를 바꿔가며 선택하거나 객체의 이동 제어 중에는 그 이동을 중지한다는 점에서 차이(차이점 3)가 있다. 청구항 1의 구성요소 5는 차량의 주행 정보를 참고하여 기준 태핑 패턴을 주행 중 작동 가능한 패턴과 정지 중 작동 가능한 패턴으로 구분하여 운용하는 반면, 선행발명 1에는 이에 대응하는 구성요소가 기재되어 있지 않다는 점에서 차이(차이점 4)가 있다.
선행발명 1과 선행발명 2는 모두 이동 단말기에 관한 발명으로서 그 기술분야가 공통되고, 그 결합에 어떠한 장애 요인이 없으므로, 선행발명 1과 선행발명 2의 결합에 의하여 차이점 2를 극복할 수 있다. 그러나, 선행발명 2는 선행발명 1과 마찬가지로 휴대 단말기에 동작 인식부를 구비하고 있을 뿐이고 이를 차량에 구비하는 기술은 선행발명 2에 개시되어 있지 않으므로, 선행발명 1과 선행발명 2를 결합하더라도 차이점 1을 극복할 수 없다.
선행발명 1은 사용자 태핑의 횟수 등을 감지하고 그에 따라 이동 단말기를 제어하는 것이고, 선행발명 2는 사용자의 고유 태핑 패턴을 고려하여 동작 인식율을 향상시키는 것이므로, 선행발명 1에 선행발명 2의 대응 구성을 결합함에 있어 어떠한 기술적 어려움이 있다고 할 수 없고, 그로 인하여 통상의 기술자가 예상할 수 없는 현저한 작용효과가 발생한다고도 볼 수 없다. 따라서 차이점 3은 선행발명 1에 선행발명 2를 결합하여 쉽게 극복할 수 있다.
선행발명 1은 주행을 전제로 하는 발명이 아니고 단지 이동 단말기의 한손 조작을 가능하도록 하는 기술에 해당하므로 이를 주행 조건에 따라 태핑 패턴을 달리하여 운용하도록 할 동기가 없고 그와 같이 운용할 필요도 없다. 나아가 선행발명 1에 선행발명 4를 조합 또는 결합하면 출원발명에 이를 수 있다는 암시, 동기 등이 선행발명들에 제시되어 있다고 볼 만한 기재도 없다. 따라서 차이점 4는 선행발명 1에 선행발명 4를 결합함으로써 쉽게 극복할 수 없다.
이상 살핀 바와 같이 선행발명 1에 선행발명 2 내지 4를 결합함으로써 앞서 본 차이점 1, 4를 극복하고 청구항 1을 쉽게 도출할 수 있다고 볼 수 없으므로, 청구항 1은 그 진보성이 부정되지 않는다. 따라서 청구항 1은 선행발명들에 의하여 진보성이 부정되지 아니하는바, 이와 결론을 달리하여 청구항 1의 진보성이 부정되고, 그에 따라 출원발명의 등록이 거절되어야 한다고 판단한 이 사건 심결은 위법하다.
키워드: 특허, 등록거절, 진보성, 태핑 인식 장치, 이동 단말기, 감지부, 인식부, 태핑
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