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l 사건 개요
이 사건 국제등록출원상표․서비스표(국제등록번호 제1224532호)에 대해, 특허청 심사관은 선등록상표 1 내지 11과 표장 및 일부 지정상품․서비스업이 유사하므로 구 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하여 등록을 받을 수 없다는 이유로 가거절 통지를 하였다. 이에 대하여 원고는 이 사건 국제등록출원상표․서비스표의 지정상품․서비스업 중 선등록상표 6의 지정서비스업과 저촉되는 “computerized file management”를 삭제하는 보정서를 제출하면서, 선등록상표 1 내지 5, 7 내지 11은 이 사건 국제등록출원상표․서비스표와 표장이 유사하지 않다는 취지의 의견서 제출하였으나, 특허청 심사관은 ‘선등록상표 1 내지 5, 7 내지 11이 이 사건 국제등록출원상표․서비스표와 표장 및 일부 지정상품․서비스업이 유사하므로 구 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하여 등록을 받을 수 없다’는 이유로 거절결정을 하였다. 원고는 특허심판원에 위 거절결정에 대한 불복심판을 청구하면서 이 사건 국제등록출원상표․서비스표의 지정상품․서비스업 중 선등록상표 1 내지 5, 7 내지 11의 지정상품․서비스업과 저촉되는 지정상품․서비스업을 모두 삭제하는 보정을 하였는데, 위 보정서에는 지정서비스업에 “computerized file management”가 포함되어 있었다. 이후 원고는 특허심판원에 ‘위 보정서에 “computerized file management”가 포함된 것은 착오에 의한 것이므로 이를 제외하는 것으로 주장을 정정한다’는 취지의 의견서를 제출하였다. 특허심판원은 원고에게 선등록상표 6에 관한 거절이유를 미리 통지하지 않은 채 이 사건 국제등록출원상표․서비스표의 지정서비스업 중 “computerized file management”는 선등록상표 6과 표장과 지정서비스업이 동일․유사하여 구 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당한다는 이유로 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.
l 판시 요지
심사 단계에서 ‘이 사건 국제등록출원상표․서비스표의 지정서비스업 중 “computerized file management”가 선등록상표 6과 동일․유사하여 구 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당한다’는 거절이유에 대하여 의견제출 기회가 주어졌다고 하더라도, 이후 원고가 선등록상표 6에 저촉되는 지정서비스업 “computerized file management”를 삭제하는 보정을 함으로써 거절결정 당시 선등록상표 6과 관련된 거절이유가 이미 해소되어 특허청 심사관은 선등록상표 6을 거절결정의 이유로 삼지 않았고, 원고도 이를 거절결정불복심판청구의 이유로 삼지 않았던 이상, 특허심판원이 ‘이 사건 국제등록출원상표․서비스표의 지정서비스업 중 “computerized file management”가 선등록상표 6과 동일․유사하여 구 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당한다’는 점을 심판청구를 기각하는 심결의 이유로 하기 위해서는 구 상표법 제81조, 제23조에 따라 심판 단계에서 이에 대하여 다시 거절이유를 통지하여 의견서 제출 및 보정의 기회를 주어야 한다.
그런데 특허심판원은 이에 관한 의견제출 기회를 부여하지 않은 채 선등록상표 6과 관련된 거절이유를 근거로 이 사건 심판청구를 기각하였으므로, 이 사건 심결은 거절결정의 이유와 다른 거절이유를 근거로 심결을 하면서 이에 관한 거절이유를 미리 통지하지 않은 절차적 위법이 있다.
따라서 이 사건 심결은 구 상표법 제81조, 제23조의 규정에서 정한 절차를 거치지 않은 위법이 있어 취소되어야 한다.
키워드: 특허, 거절결정, 다른거절이유, 절차위법, 거절이유통지
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