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l 사건 개요
원고는 2013. 12. 6. ‘한 그룹의 글리코실전이효소 및 그 응용’이라는 명칭의 발명을 PCT/CN2013/088819호로 외국어(중국어) 국제특허출원을 하면서 그 출원서에 명세서, 청구의 범위, 도면, 서열목록전자파일을 첨부하였다. 그 후 원고는 국내서면제출기간 내인 2015. 7. 3. 구 특허법(2014. 6. 11. 법률 제12753호로 개정되기 전의 것, 이하 ‘구 특허법’이라 한다) 제203조 제1항 및 제201조 제1항에 따라 위 국제특허출원일에 제출한 명세서, 청구의 범위, 도면, 요약서의 국어번역문을 특허청장에게 제출하였으나(이 사건 원출원), [별지 1] 기재 서열목록전자파일은 첨부하지 않았다. 원고는 2017. 12. 28. 이 사건 원출원에 대한 분할출원 발명을 출원하였고(이 사건 분할출원), [별지 1] 기재 서열목록전자파일을 첨부하였다. 원고는 2018. 12. 5. 청구항 제1항을 정정하고, 청구항 제2 내지 15항을 삭제하였다.
특허청 심사관은 원고에게 “이 사건 분할출원 발명의 서열목록에 기재된 서열번호 1 내지 12, 15 내지 70은 원출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위에 해당하지 않으므로 분할출원의 요건을 규정한 특허법 제52조 제1항에 위반된다.”라는 취지로 의견제출통지를 하였다. 원고는 “서열목록은 출원서에 첨부되는 첨부물에 불과하고, 국제특허출원의 보정 범위에 관한 규정인 구 특허법 제208조 제3항에서 정한 번역문을 제출할 필요가 없는 부분이므로, 국제특허출원에 이미 포함되어 있던 서열목록을 분할출원에서 제출한 것은 원출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 내에 해당하여 구 특허법 제52조 제1항 요건에 부합한다.”라는 취지의 의견서를 제출하였으나, 특허청 심사관은 여전히 이 사건 분할출원은 구 특허법 제52조 제1항의 거절이유가 해소되지 아니하였다는 이유로 거절결정을 하였다. 특허심판원은 “아미노산 또는 핵산의 서열목록은 명세서에 해당하고, 구 특허법 제201조 제6항에 따르면 이 사건 분할출원 발명은 ‘국제특허출원의 명세서·청구의 범위·도면 및 요약서의 출원 번역문’에 기재된 사항의 범위 안에서 이루어져야 함에도 불구하고, 이 사건 원출원 당시 제출된 국어번역문에는 아미노산 또는 핵산이 서열번호로서 기재되어 있을 뿐, 서열번호 1 내지 70이 어떤 아미노산 또는 핵산을 갖는지 전혀 개시되어 있지 않기 때문에, 이 사건 분할출원 발명은 분할출원 요건에 위반된다.“라고 판단하여 원고의 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.
l 판시요지
이 사건의 쟁점은 이 사건 분할출원에서 이 사건 원출원의 명세서에 없던 [별지 1] 기재 서열목록전자파일을 첨부한 것이 구 특허법 제52조 제1항에서 정한 분할출원의 허용범위를 벗어난 것인지 여부에 있다.
특허출원인은 2이상의 발명을 하나의 특허출원으로 한 경우에는 그 특허출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 안에서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기간에 그 일부를 하나 이상의 특허출원으로 분할할 수 있다(구 특허법 제52조 제1항). 나아가 특허법 제47조 제2항은 보정이 가능한 범위에 관하여 “명세서 또는 도면의 보정은 특허출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 안에서 이를 할 수 있다.”라는 취지로 규정하고 있는바, 여기서 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항이란 최초 명세서 등에 명시적으로 기재되어 있는 사항이거나 또는 명시적인 기재가 없더라도 통상의 기술자라면 출원 시의 기술상식에 비추어 보아 분할출원된 발명에 기재된 사항이 최초 명세서 등에 기재되어 있는 것과 마찬가지라고 이해할 수 있는 사항이어야 한다(대법원 2007. 2. 8. 선고 2005후3130 판결 등 참조).
외국어 국제특허출원을 기초로 한 원출원에 구 특허법 제52조 제1항 적용 시 분할출원 범위의 기준이 되는 “출원시에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면”은 국제특허출원일에 제출한 명세서·청구의 범위·도면(도면 중 설명부분)의 국어번역문을 말한다고 봄이 타당하다.
서열목록 자체가 명세서의 일부에 해당함은 당사자 사이에 다툼이 없고, 나아가 구 특허법 시행규칙 제21조 제2항에서 명세서 기재는 별지 제15호 서식을 따른다고 하고, 별지 제15호 서식에는 명세서에 [서열목록 자유텍스트]를 포함하여 구성하도록 되어 있는 점, 서열목록의 명세서 기재와 관련된 규정인 특허협력조약 규칙 제5조 제2항에는 아미노산 또는 핵산 서열목록의 기재와 관련하여 “서열목록은 그 기준에 따라 명세서 중의 별도 부분으로 하여야 한다.”라고 규정되어 있는 점에 비추어 보면, 서열목록은 명세서의 일부에 해당한다.
이 사건 원출원의 명세서에 기재된 13, 14번 서열과 이 사건 분할출원에서 추가된 서열목록 13, 14에 기재된 서열이 동일하지 않고, 이 사건 분할출원의 명세서에 기재된 13, 14번 서열과 서열목록의 13, 14에 기재된 서열이 동일하지 아니하므로, 이 부분은 그 자체로 명세서 기재와 상충되는 내용이 새로 추가된 것이며, 이 사건 분할출원에 추가된 서열목록 1 내지 12, 15 내지 70은 이 사건 원출원에서는 알 수 없었던 신규사항을 추가한 경우에 해당한다.
원고는, 이 사건 국제특허출원의 명세서에 제출된 서열목록이 이 사건 원출원 이전에 이미 WIPO 사이트를 통하여 공개되어 있으므로, 통상의 기술자는 이 사건 분할출원의 서열목록을 이 사건 국제특허출원에 기재되어 있는 것으로부터 자명하게 이해할 수 있다고 주장한다. 그러나 구 특허법 제201조 제4항에 의하면, 국제특허출원의 명세서나 청구의 범위에 기재된 사항 및 도면 중 설명부분으로서 국내서면제출기간 내에 제출된 번역문에 기재되지 아니한 것은 국제특허출원의 명세서 및 청구의 범위에 기재되지 아니한 것으로 보거나 도면 중의 설명이 없었던 것으로 보는 점, 출원인이 외국어 국제특허출원을 한 후 국내진입단계에서 출원번역문을 제출한 때 또는 그 이후에 발명의 내용을 동일성이 인정되는 범위 내에서 보정하거나 변경할 수 있는 점에 비추어 보면, 외국어 국제특허출원에 제출된 서열목록이 국내단계 진입 시의 서열목록과 반드시 동일하다고 볼 수 없다. 또 실제로 이 사건 원출원 명세서에 기재된 일부 서열목록(서열번호 13, 14)은 이 사건 국제특허출원 및 분할출원에 첨부된 서열목록과 일치하지도 않는다. 따라서 통상의 기술자가 이 사건 국제특허출원으로부터 이 사건 분할출원의 서열목록을 자명하게 이해할 수 있다고 볼 수 없으므로, 원고의 위 주장은 이유 없다.
키워드: 특허, 거절결정, 국제출원, 분할출원, 명세서, 번역문, 아미노산, 서열목록
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