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l 사건 개요
원고는 피고 실시제품들이 이 사건 제1, 4, 5, 6, 8 내지 10 및 15항 고안의 구성을 동일 또는 균등하게 포함하고 있는 것으로서, 피고 실시제품들을 생산·판매하는 행위는 원고의 실용신안권을 침해하는 것이라 주장하며 침해금지 및 폐기와 손해배상 청구를 구하고 있다. 반면, 피고는 특허심판원은 이 사건 제1, 4, 6 내지 10, 15 및 16항이 진보성이 부정되어 무효라는 심결을 하였고 그 심결이 확정되었으므로, 피고가 제1, 4, 6, 8 내지 10 및 15항 고안을 침해하였다고 볼 수 없고, 이 사건 제1항 고안의 종속항인 이 사건 제5항 고안은 ‘본체 하우징의 걸림 플랜지부에 플레이트에 접촉되는 양면테이프가 부착’되는 것을 추가로 한정하고 있는데, 피고 실시제품들에는 양면테이프의 구성이 없으므로 이 사건 제5항 고안의 침해가 아니며, 나아가 이 사건 제1항 고안이 무효인 이상 통상의 기술자가 일반적으로 사용하는 양면테이프를 부착한 것에 불과한 이 사건 제5항 고안 역시 무효이므로 이 사건 제5항 고안의 실용신안권 침해를 원인으로 한 원고의 이 사건 청구는 권리남용에 해당한다고 주장한다.
l 판시 요지
피고가 2020. 10. 6. 원고를 상대로 특허심판원 2020당3016호로 이 사건 제1, 4, 6 내지 10, 15 및 16항 고안에 대하여 등록무효심판을 청구한 사실, 특허심판원은 2021. 1. 26. ‘이 사건 제1, 8, 16항 고안은 선행고안 1, 3을 결합하여, 이 사건 제4항 고안은 선행고안 1, 3, 5를 결합하여, 이 사건 제6항 고안은 선행고안 1, 3 또는 선행고안 1, 3, 6을 결합하여, 이 사건 제7항 고안은 선행고안 1, 3, 7을 결합하여, 이 사건 제9, 10, 15항 고안은 선행고안 1, 3, 8을 결합하여 극히 쉽게 고안할 수 있으므로 그 진보성이 부정된다.’는 이유로 피고의 위 심판청구를 인용하는 심결을 하였고, 위 심결은 2021. 3. 11. 확정된 사실이 인정된다. 그리고 실용신안법 제31조 제3항은 실용신안등록을 무효로 한다는 심결이 확정된 경우에는 그 실용신안권은 처음부터 없었던 것으로 본다고 규정하고 있다. 그렇다면 이 사건 제1, 4, 6, 8 내지 10 및 15항 고안은 등록무효심결이 확정되어 처음부터 없었던 것으로 보게 되므로, 위 고안에 관한 실용신안권의 존재를 전제로 하는 원고의 주장은 더 나아가 살펴볼 필요 없이 이유 없다.
이 사건 제5항 고안은 이 사건 제1항 고안을 인용하는 종속항으로서, ‘상기 본체 하우징의 걸림 플랜지부에는 상기 플레이트에 접촉되는 양면테이프가 부착되는 것(이하 ’양면테이프 구성‘이라 한다)’을 추가로 한정하고 있다. 그러나 이 사건 등록고안의 명세서의 기재에 의하면, 이 사건 제5항 고안의 양면테이프 구성은 본체 하우징의 걸림 플랜지부 배면에 부착되어 단순히 걸림 플랜지부를 삽입통공(3) 영역의 상판 플레이트(2)에 고정하기 위한 기능과 작용효과를 갖는 것임을 알 수 있다. 그런데 두 물체를 서로 연결 내지 부착하기 위하여 테이프의 양면에 접착제가 형성된 양면테이프를 사용하는 것은 통상의 기술자가 쉽게 채택할 수 있는 주지관용기술에 해당한다고 할 것이다. 그렇다면 이 사건 제5항 고안이 인용하고 있는 이 사건 제1항 고안은 선행고안 1, 3에 의하여 진보성이 부정되어 그 등록을 무효로 하는 심결이 확정되었음은 앞서 본 바와 같고, 이 사건 제5항 고안이 추가로 한정하고 있는 양면테이프의 구성도 주지관용기술에 해당하므로, 이 사건 제5항 고안도 그 진보성이 부정되어 장차 무효가 될 것임이 명백하다고 할 것이다. 따라서 이 사건 제5항 고안에 기초한 침해금지 또는 손해배상 등의 청구는 권리남용에 해당하여 허용될 수 없다.
그렇다면 원고의 청구는 이유 없으므로 이를 기각하여야 한다. 제1심판결 중 피고 패소 부분은 이와 결론을 달리하여 부당하므로, 피고의 항소를 받아들여 이를 취소하고, 그 취소 부분에 대한 원고의 청구를 기각하며, 원고의 항소는 이유 없으므로 이를 기각하기로 하여, 주문과 같이 판결한다.
키워드: 실용신안, 콘세트 기구, 진보성, 권리남용
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