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l 사건 개요
피고의 출원상표가 출원공고되자 미합중국 회사 이의신청인(선사용상표와 같은 이름의 카레이서가 설립한 회사로 선사용상표의 사용자이다)은 출원상표가 선사용상표와의 관계에서 모방상표로서 상표법 제34조 제1항 제13호의 등록무효사유가 있다는 취지의 이의신청을 하였고, 특허청 심사관합의체는 이를 받아들이는 결정을 하였으며, 특허청 심사관은 같은 날 같은 이유로 거절결정을 하였다. 원고는 이에 불복하여 심판을 청구하였으나 특허심판원은 이를 받아들이지 아니하는 이 사건 심결을 하였다.
l 판시 요지
(1) 이의신청인은 미국의 유명한 자동차경주 선수로 1960년 이래로 자동차 경기 등에서 국제적 명성을 취득하였으며, 생전 그의 이름을 딴 자동차 레이싱 부품 등을 개발, 판매해 오다가 이의신청인을 설립해 그러한 사업을 계속하였다. 이의신청인은 미국, 일본을 비롯한 다수의 국가와 거래하고 있으며, 다수 국가들에 선사용상표와 표장이 동일한 상표를 ‘타이어’ 등 지정상품에 등록을 받고 사용해 왔다. 이의신청인은 의류, 악세서리 등 제품에 선사용상표를 표시하고 카달로그, 인터넷 홈페이지 등을 통해 판매하였다. 국내에서도 G사 등이 이의신청인의 타이어, 의류 등 제품을 수입해 판매하였으며, 이의신청인의 제품은 인터넷 오픈마켓, 쇼핑몰 등에서 판매되고 있다. 이상을 종합하면, 선사용상표는 미국의 저명한 자동차 경주 선수의 이름과 동일하게 구성된 상표로 미국에서 장기간에 걸쳐 ‘타이어, 휠’ 등 자동차 부품에 관한 상품뿐만 아니라 ‘의류’ 등의 상품에도 사용되어 미국의 일반 수요자나 거래자에게 특정인의 출처 표시로 알려진 것으로 보인다. 선사용상표는 이 사건 출원상표의 출원 당시에 의류 등의 사용상품에 관련하여 적어도 미국 등의 일반 수요자와 거래자들 사이에서 특정인의 상품을 표시하는 표장으로 인식되었다고 인정할 수 있다.
(2) 출원상표와 선사용상표는 모두 동일한 영문 알파벳 대문자로 구성된 표장으로, 서체 차이로 외관이 상이하지만 문자상표 유사여부의 판단에 있어 가장 중요한 요소인 호칭과 관념이 동일하므로 서로 유사한 표장이다.
(3) 거래실정을 고려하면 ‘타이어, 휠’ 뿐만 아니라 ‘악세서리(의류 포함)’ 등에 사용되어 미국, 국내 일반 수요자들에게 특정인의 출처 표시로 알려진 선사용상표들과 지극히 유사한 출원상표를 그 지정상품인 ‘머니벨트’ 등에 사용할 경우 출처의 오인, 혼동을 일으키게 할 수 있으므로, 출원상표 지정상품과 선사용상표 사용상품은 경제적 견련관계가 있다. 선사용상표의 인지도 및 창작성의 정도, 선사용상표와 이 사건 출원상표의 표장이 지극히 유사한 점, 원고가 등록상표를 이용한 사업을 구체적으로 준비하였다는 사정이 보이지 아니하는 점, 선사용상표 사용상품과 출원상표 지정상품의 경제적 견련관계, 거래실정 등의 사정에, 이 사건 출원상표를 그 지정상품에 사용함으로써 선사용상표에 구축되어 있는 양질의 이미지를 희석화시킬 수 있는 점을 더하여 보면, 원고는 선사용상표를 모방하여 그것이 가지는 양질의 이미지나 고객흡인력에 편승하여 부당한 이익을 얻거나 위 상표의 가치를 희석화하여 이의신청인에게 손해를 입히려고 하는 등의 부정한 목적을 가지고 이 사건 출원상표를 출원한 것으로 인정할 수 있다.
키워드: 상표, 모방상표, 미키 탐슨, MICKEY THOMPSON
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