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l 사건 개요
A는 2012. 3. 29. 특허심판원에 그 당시 이 사건 등록상표' ’의 상표권자였던 B를 상대로, 이 사건 등록상표가 널리 알려진 선사용상표 ‘ ’ 등을 모방하여 등록받은 것이므로, 구 상표법 제7조 제1항 제11호 및 제12호에 해당하여 그 등록이 무효로 되어야 한다는 취지로 주장하면서, 이 사건 등록상표에 대한 등록무효심판을 청구하였다.
특허심판원은 A의 위 심판청구를 2012당1172 사건으로 심리한 다음, 2013. 8. 19. A의 위 심판청구를 기각하는 내용의 선행 확정 심결을 하여 그 심결이 그 무렵 확정되었다.
원고는 2017. 8. 14. 특허심판원에 이 사건 등록상표는 원고의 주지, 저명한 선사용상표와 유사하므로 구 상표법 제7조 제1항 제11호 및 제12호를 위반하여 등록된 것이어서 그 등록이 무효로 되어야 한다는 취지로 이 사건 등록상표에 대한 등록무효심판을 청구하였다.
특허심판원은 원고의 청구를 2017당2557 사건으로 심리한 다음, 2018. 10. 22. 이 사건 심판에 제출된 증거는 선행 확정 심결의 증거와 동일한 증거에 해당하여 이 사건 심판청구는 선행 확정 심결과 동일 사실 및 동일 증거에 의한 것이어서 일사부재리 원칙에 위반되므로 부적법하다는 이유를 들어 원고의 위 심판청구를 각하하는 내용의 이 사건 심결을 하였다.
원고는 2018. 12. 11. 피고를 상대로 이 법원 2018허9237호로 이 사건 심결의 취소를 구하는 소를 제기하였으나, 환송 전 이 법원은 2020. 5. 29. 이 사건 심결과 같은 이유로 원고의 청구를 기각하였다.
원고가 환송 전 판결에 대하여 대법원 2020후10810호로 상고하였고, 대법원은 2021. 1. 14. 환송 전 판결은 구 상표법 제7조 제1항 제12호 및 일사부재리 원칙에 관한 법리를 오해한 잘못이 있다는 이유로 환송 전 판결을 파기하고 사건을 이 법원에 환송하는 판결을 선고하였다.
l 판시 요지
환송판결의 취지에 따라 선사용상표들은 이 사건 등록상표 출원일인 2006. 3. 14. 당시 자전거 등과 관련하여 미국과 캐나다의 수요자 간에 특정인의 상표라고 현저하게 인식된 상표이고, B는 선사용상표들의 사용자인 원고에게 손해를 가하려고 하는 등 부정한 목적을 가지고 사용하기 위하여 이 사건 등록상표를 출원하였으며, 이 사건에서 새롭게 제출된 증거들은 이 사건 등록상표가 구 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당하지 않는다는 선행 확정 심결의 결론을 번복할 만한 유력한 증거에 해당하여 이 사건 심판청구는 일사부재리 원칙에 저촉된다고 할 수 없다.
키워드: 상표, 일사부재리, 파기환송판결의 기속력, cervelo, 구 상표법 제7조 제1항 제12호
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