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l 사건 개요
원고는 피고를 상대로, 정정 전 특허발명은 신규성이 상실된 것이고, 선행발명 2 등과 주지관용기술로부터 쉽게 발명할 수 있어 진보성이 부정된다고 주장하면서, 특허심판원에 무효심판을 청구하였으며, 특허심판원은 심판청구를 기각하는 ‘종전 심결’을 하였다. 원고는 종전심결의 심결취소소송을 제기하였는데, 그 사이 이 사건 특허발명에 대한 정정심결이 인용, 확정되었고, 특허법원은 특허발명은 신규성이 부정되지 않고, 선행발명 2, 6 등과 주지관용기술에 의하여 진보성이 부정되지도 아니한다는 이유로 원고의 청구를 기각하였고, 이는 상고기각판결로 확정되었다. 다시 원고는 피고를 상대로 1, 5, 6, 13항 발명은 선행발명 1에 의해 신규성이 부정되고, 선행발명 1, 2 또는 1, 6에 의해 진보성이 부정된다고 주장하며 무효심판을 청구하였으며, 특허심판원은 이 사건 무효심판청구가 일사부재리원칙에 위배된다고 보아 이를 각하하는 이 사건 심결을 하였다.
l 판시 요지
(1) 원고의 심결취소사유 주장의 요지는, 이 사건 1, 5, 6, 13항 발명이 선행발명 1을 주 선행발명으로 하여 선행발명 2를 결합함으로써 진보성이 부정될 뿐만 아니라, 통상의 기술자가 선행발명 1을 주 선행발명으로 하여 선행발명 7, 8, 9, 10 중 어느 하나를 결합함에 의해서도 쉽게 발명할 수 있다는 것이다. 원고는 선행발명 1을 주 선행발명으로 해서 선행발명 7, 8, 9, 10 중 어느 하나를 결합함에 의하여 진보성이 부정된다는 주장을 이 사건 심결취소소송 이전에 한 바 없으므로, 이 법원이 이러한 새로운 등록무효 사유의 주장을 이유로 각하 심결을 취소할 수 없다. 이하에서는 선행발명 1에 선행발명 2를 결합함으로써 진보성이 부정되는지 여부만을 살핀다.
(2) 특허발명의 설명에 따르면, ‘지지부재가 관부재의 도관 내부에 삽입’된다는 것은 지지부재가 관부재를 관통하지 않는 위치인 내부에 놓이는 것이라고 봄이 타당하다. 제1항 발명과 선행발명 1을 대비하면, 구성요소 1의 관부재는 가요성을 갖는 도관이고, 지지로드는 관부재의 도관보다 강성이 큰 것으로 한정되어 있는 반면, 선행발명 1의 외부 투관침의 니들튜브가 가요성이 있는지 여부 및 코어 와이어가 외부 투관침의 니들튜브보다 강성이 큰 것인지 여부에 대하여 명시적으로 기재되어 있지 않다는 점(차이점 1), 구성요소 1의 지지부재는 관부재를 관통하지 않고 내부에 삽입된 것인 반면, 선행발명 1의 대응구성요소인 중심침의 코어 와이어는 니들팁의 경사면과 정합되는 것이라는 점(차이점 2)에서 차이가 있다.
차이점 1은 ‘선행발명 1의 외부 투관침의 니들튜브가 가요성이 있는지 여부 및 코어 와이어가 외부 투관침의 니들튜브보다 강성이 큰 것인지 여부에 대하여 명시적으로 기재되어 있지 않다’는 것인데, 다음과 같은 이유로 이 사건 특허발명의 명세서에 기재된 발명의 내용을 이미 알고 있음을 전제로 하여 사후적으로 판단하지 아니하는 한, 통상의 기술자가 선행발명 1에 선행발명 2를 결합하여 차이점 1을 쉽게 극복할 수 있다고 보기 어렵다. 구성요소 1의 관부재가 갖는 ‘가요성’과 관련하여, 비록 가요성의 사전적 의미가 ‘탄성체가 외부로부터 회전력을 받았을 때 휘는 성질’을 말하므로 원칙적으로 힘을 받아 휘는 탄성체 도관은 여기에 해당될 여지가 있으나, 특허발명 명세서 기재에 의하면, 구성요소 1의 관부재는 생체의 피부 조직 내에 삽입되어 전진할 때 조직이 상하지 않도록 하기 위하여 가요성을 갖는 것으로, 그 가요성은 적어도 생체의 피부 조직 내에서 전진하기에 용이하지 않을 정도에 이르는 것이라고 보는 것이 타당하다. 그리고 특허발명 명세서의 기재에 의하면, 구성요소 1의 ‘관부재의 도관 내부에 삽입되어 관부재보다 큰 강성(stiffness)을 가지는 지지로드’의 구성은, 관부재가 위와 같이 가요성을 가짐으로써 생체의 피부 조직에서 전진하기에 용이하지 않은 문제점을 시정하기 위해 관부재 내에 관부재보다 큰 강성을 가지는 지지부재를 삽입하여 관부재에 필요한 수준의 강성을 제공하는 것임을 알 수 있다. 따라서, 관부재에 삽입된 지지로드는 관부재의 골격 역할을 하게 되어 삽입 경로 형성수단이 피부 조직 내에서 실질적으로 소정의 위치까지 용이하게 진입하게 하는 효과가 있다고 봄이 타당하다. 한편 선행발명 2의 명세서에는 긴 관(80)이 구성요소 1의 관부재가 갖는 가요성과 같은 정도의 가요성을 갖는다거나 로드가 긴 관(80)보다 큰 강성을 가지는지에 관하여 아무런 언급이 없다.
차이점 2는 ‘관부재의 내부에 삽입된 지지부재’에 관한 것인데, 다음과 같은 이유로 통상의 기술자가 선행발명 1에 선행발명 2를 결합하여 이 사건 제1항 발명의 ‘관부재의 내부에 삽입된 지지부재’의 구조를 도출할 수 없으므로 차이점 2를 쉽게 극복할 수 없다. 제1항 발명은 지지부재가 관부재를 관통하지 않고 내부에 삽입된 형태이므로 금속 니들이 관부재 밖으로 돌출되는 일반적인 오버-더-니들 카테터의 구조와 차이가 있고, 신체 내부로 삽입될 경우 피부 조직과 접촉하게 되는 것은 지지부재가 아니라 관부재이다. 반면에, 선행발명 1의 중심침의 코어 와이어는 앞서 본 선행발명 1의 명세서 기재(식별번호 [0009])와 같이 그 상단 경사면이 표적성 천자침 선단의 니들팁과 문합됨으로써 인체 조직이 감입되는 것을 방지하는 것이므로 피부 조직과 직접적으로 접촉하게 될 뿐만 아니라, 이 사건 제1항 발명의 관부재에 대응되는 선행발명 1의 표적성 천자침은 그 자체로 피부 조직을 천공하는 바늘의 역할을 하는 것으로서, 표적성 천자침을 구성하는 외부 투관침이 피부 조직의 손상을 방지할 수 있을 정도, 즉 피부 조직 내에서 전진하기에 용이하지 않을 정도의 가요성을 가진다고 볼 수도 없다. 선행발명 2의 명세서 기재에 따르면, 선행발명 2의 로드는 긴 관(80)의 길이보다 길기 때문에 긴 관(80)을 관통하여 신체 내부로 삽입되어 피부 조직과 직접적으로 접촉하게 되고, 생체 피부 조직 내에서 전진할 경우 피부나 조직을 뚫고 들어갈 수 있는 정도의 강도를 가진 재료로 만들어진 로드가 피부 조직과 우선적으로 접촉하여 삽입 경로를 형성하게 됨을 알 수 있다. 따라서 구성요소 1의 관부재와 선행발명 2의 로드로 이용되는 소재의 가요성의 차이로 인하여 피부 조직 손상의 정도가 달라질 수밖에 없다.
결국, 1항 발명은 통상의 기술자가 선행발명 1에 선행발명 2를 결합하여 쉽게 발명할 수 없으므로 그 진보성이 부정되지 않는다.
(3) 이 사건 제5항, 제6항 및 제13항 발명은 이 사건 제1항 발명의 기술적인 구성요소들을 모두 포함하면서 한정하거나 부가하고 있는 종속항이므로, 이 사건 제1항 발명의 진보성이 부정되지 않는 이상, 이 사건 제5항, 제6항 및 제13항 발명 역시 그 진보성이 부정되지 아니한다.
(4) 종전 심결은 이 사건 특허발명이 선행발명 2 등에 의하여 그 진보성이 부정되지 아니한다고 판단하였는데, 이 사건 심판청구, 심결취소소송은 1, 5, 6, 13항 발명이 선행발명 1에 2를 결합함으로써 진보성이 부정된다는 주장을 청구원인으로 하는 것이어서, 종전 심결과 이 사건 심판청구는 청구원인이 공통되므로, 이 사건 심판청구는 종전 심결과 동일 사실에 기한 심판청구에 해당한다. 선행발명 1에 2를 결합하더라도 1, 5, 6, 13항 발명의 진보성이 부정되지 아니한다고 판단한 종전 심결을 번복할 수 없으므로, 선행발명 1, 2는 종전 심결에서의 증거와 실질적으로 동일한 증거에 해당한다. 이 사건 심판청구는 특허법 제163조에 위배된다.
키워드: 특허, 일사부재리 저촉 인정, 실질적으로 동일한 증거 인정, 진보성 인정, 의료용 실 삽입 장치 및 이를 구비한 의료용 실 삽입 시술 키트
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