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l 사건 개요
피고는 특허심판원에, 원고는 고의로 등록상표와 유사한 실사용상표 1, 2를 등록상표 지정상품인 ‘안전화’ 등에 사용함으로써 수요자로 하여금 대상상표와 오인, 혼동을 초래하였으므로 상표법 119조 1항 1호의 사유에 해당한다고 주장하며 등록상표의 등록취소심판을 청구하였고, 특허심판원은 이를 받아들여 등록상표의 등록을 취소하는 이 사건 심결을 하였다.
l 판시 요지
(1) 원고가 2015. 5.부터 실사용상표들을 표시한 모델명 ‘DW-604’ 안전화 제품을 제조, 판매함으로써 실사용상표들을 사용한 사실, 원고는 2003. 11. 3. 이 사건 등록상표를 출원하여 2004. 12. 30. 그 등록을 받은 이후로 현재까지 이 사건 등록상표의 상표권자의 지위에 있는 사실은 당사자 사이에 다툼이 없거나 증거에 의해 이를 인정할 수 있다. 등록상표의 상표권자인 원고는 실사용상표들을 지정상품인 ‘안전화’에 사용하였다고 봄이 타당하다.
이 사건 등록상표는 균일한 크기의 영문자 및 숫자가 띄어쓰기 없이 동일한 간격으로 배치되어 구성된 표장이다. 실사용상표 1, 2는 등록상표의 구성 중 영문 ‘K’, ‘SAF’를 균일한 크기로 기재하면서 숫자 ‘2’를 작게 표시하고, ‘K₂’와 ‘SAF’ 사이에 간격을 둔 상표이다. 등록상표와 실사용상표들은 글자의 크기, 띄어쓰기 등에 있어서 차이가 있는 점을 제외하고는, 4개의 영문자와 1개의 숫자로 구성되고 그 배열이 동일하므로 전체적인 외관이 유사하고, 호칭이 동일하다. 한편 등록상표는 ‘K2SAF’ 각각의 영문자가 균일한 크기, 동일한 간격으로 기재되어 있고 외관상 분리되어 있지 않으므로, 별다른 어려움 없이 전체로서 관찰되고 인식된다. 반면 실사용상표 1, 2의 ‘K₂’ 부분은 각각 실사용상표 1, 2의 ‘SAF’ 부분과 서로 이격되어 있을 뿐 아니라 ’K’ 옆의 숫자 ‘2’의 크기를 작게 함으로써 ‘SAF’ 부분보다 ‘K’에 결합되었다는 인상을 주는 등 외관상 분리되어 있다. 또한, ‘K₂’ 부분과 ‘SAF’ 부분이 결합하여 독자적인 의미나 새로운 관념을 낳는다고 보기 어려우므로, ‘K₂’ 부분과 ‘SAF’ 부분이 분리하여 관찰되면 거래상 자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 일체불가분적으로 결합되어 있다고 보기 어렵다. 더욱이 ‘SAF’는 간단하고 흔하며 별다른 의미가 없는 영문자 배열로 인식될 것으로 보이는 반면, ‘K₂’는 아래에서 보는 바와 같이 안전화 등의 상품의 수요자들에게 널리 알려진 대상상표와 매우 근사하여 수요자들에게 강한 인상을 주고 ‘SAF’와 비교할 때 상대적 식별력의 우위에 있다고 볼 수 있다. 따라서 실사용상표들은 ‘K₂’ 부분만으로 인식될 수 있다(이에 대하여 원고는 ‘SAF’는 조어표장으로서 식별력이 강하여 실사용상표들은 전체로서 호칭·관념된다고 보아야 한다고 주장하나, ‘SAF’가 조어표장이라고 하더라도 앞서 본 바와 같이 ‘K₂’가 수요자들에게 강한 인상을 주고 ‘SAF’에 대하여 상대적 식별력의 우위에 있는 이상 위 주장은 받아들이지 아니한다).
실사용상표들의 ‘K₂’ 부분은 대상상표와 비교할 때 글자체에 있어 약간 차이가 있고 숫자 ‘2’가 영문 대문자 ‘K’보다 크기가 작은 차이가 있을 뿐, 동일한 영문대문자 1개와 동일한 숫자 1개로 구성된 상표인 점에 있어 그 외관에 별 차이가 없고, 호칭, 관념도 동일하다. 한편, 피고가 대상상표와 동일성 범위 내에 있는 상표 “K₂, , K2”(이하 ‘대상상표의 동일 상표’라 한다)를 2000년까지 20년 동안 등산화 등의 상품과 광고에 사용해 왔고, 2002년부터는 대상상표를 본격적으로 사용한 사실은 당사자 사이에 다툼이 없는데, 실사용상표들 중 ‘K₂’ 부분은 숫자 ‘2’의 크기가 영문 대문자 ‘K’보다 작다는 점에서는 대상상표의 동일 상표 중 ‘K₂, ‘와 그 외관이 지극히 근사하다. 따라서 실사용상표들의 ‘K₂’ 부분은 위와 같은 공통점을 고려할 때 대상상표와 유사하게 보이도록 변형된 것이라고 볼 수 있고, 대상상표와의 관계에서 이 사건 등록상표를 그대로 사용하는 경우보다 수요자가 상품 출처를 오인ㆍ혼동할 우려가 더 커지게 되었다. 따라서 실사용상표들은 이 사건 등록상표와 매우 유사하다고 봄이 타당하다.
(3) 등록상표는 띄어쓰기 없이 균일한 크기, 동일한 간격의 ‘K2SAF’로 구성된 표장인 반면, 실사용상표들은 숫자 ‘2’가 작게 기재되고 ‘K₂’ 부분과 ‘SAF’ 부분이 이격됨으로써 ‘K₂’ 부분만으로 인식될 수 있도록 변형된 표장이다. 실사용상표들은 ‘K₂’ 부분만으로 인식될 수 있는데, 그 ‘K₂’ 부분은 대상상표와 비교할 때 숫자의 크기와 글자체에 있어 일부 차이가 있을 뿐 동일한 영문대문자 1개와 동일한 숫자 1개로 구성된 상표인 점에 있어 그 외관에 별 차이가 없고, 호칭, 관념도 동일하다. 한편 숫자의 크기와 관련하여 실사용상표들의 ‘K₂’ 부분은 피고가 20년간 사용한 대상상표의 동일 상표 중 ‘K₂, K2‘와 지극히 근사하다. 따라서 실사용상표들은 대상상표와 그 표장이 근사하다. 실사용상표들과 대상상표는 모두 출처표시로 상품에 표기되었는데, 그 세부적인 점에서의 차이에도 불구하고 수요자들 사이에 실제로 혼동을 일으킨 사례가 발견된다. 실사용상표의 사용상품과 대상상표의 사용상품은 ‘안전화’로 동일하다. 실사용상표들의 사용 당시 대상상표는 상당한 기간에 걸쳐 사용됨으로써 수요자들에게 피고의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것으로 널리 알려졌다고 봄이 타당하다.
위와 같은 사정들을 종합하여 보면, 실사용상표들의 사용으로 대상상표의 상품과 사이에 상품출처의 오인․혼동이 야기될 우려가 객관적으로 존재한다고 봄이 타당하다(이에 대하여 원고는, 실사용상표 1, 2의 사용상품인 원고 제품은 대상상표가 사용된 피고 제품과 비교하여 저가에 판매되므로 대상상표와 실사용상표의 오인, 혼동 염려가 없다고 주장하나, 원고와 피고 제품의 가격 차이가 오인․혼동 야기 우려를 불식시킬 만큼 크다고 보기 어려운 점, 실제 가격대가 상당히 넓게 분포해 있고 소매상으로부터 원고 제품을 구매한 자 등이 재판매할 경우 가격이 소매가격과 달라질 수도 있다는 점에다가, 위 실사용상표들과 대상상표의 근사성, 실사용상표들과 대상상표가 상품에 사용되는 구체적인 형태 등을 함께 고려하면, 원고가 들고 있는 사정만으로는 대상상표와 실사용상표의 오인, 혼동 염려가 없다고 판단하기 부족하다)
(4) 대상상표 및 대상상표의 동일 상표는 실사용상표 사용 시점까지 장기간 피고 등에 의해 사용되어 늦어도 대상상표 등록결정일인 2004. 10. 16. 무렵에는 식별력, 주지성을 획득하였다. 동종업계 종사자인 원고로서는 특별한 사정이 없는 한 대상상표 존재를 알고 있었다고 보이고, 상표 부정사용의 고의가 있다고 추정될 뿐만 아니라, 부정사용의 고의를 넉넉히 인정할 수 있다. 원고는 위 대상상표 등록결정일 이후 의견서를 제출할 당시 피고 선사용상표들이 존재하며 등록상표를 보정 전 표장인 ‘K₂ SAF’ 와 같이 변경하여 사용할 경우 ‘K₂’ 부분으로 분리 관찰되어 피고의 선등록상표들과의 관계에서 상품출처의 오인, 혼동 염려가 있을 수 있음을 인식하고 있었던 것으로 보인다. 원고는 등록상표를 출원, 등록할 당시부터 실사용상표들과 같은 형태의 상표를 사용할 의도가 있었다고 보이며, 등록상표의 등록을 받기도 전인 2004. 6.부터 12년 이상의 장기간에 걸쳐 의도적으로 실사용상표들을 포함한 사용표장들을 다종의 제품에 사용하였다. 원고와의 의사 연락 없이 중국의 신발 제조업체와 국내의 포장용기 제조업체가 등록상표를 매우 유사한 방식으로 변형하는 실수나 착오를 하였을 것이라고는 경험칙상 믿기 어렵다.
키워드: 상표, 부정사용취소 인정, 대상상표 유사 변형, 부정사용 고의 인정, K2SAF, K2, 안전화, 등산화
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