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l 사건 개요
피고는 이 사건 등록상표는 선사용상표( )와의 관계에서 구 상표법(2004. 12. 31. 법률 제7290호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제7조 제1항 제11호 및 제12호에 해당하므로 그 등록이 무효로 되어야 한다’고 주장하면서 이 사건 등록상표에 관한 무효심판을 청구하였다. 특허심판원은 “선사용상표는 이 사건 등록상표의 출원 당시 적어도 이탈리아의 일반 수요자 사이에 피고의 상품을 표시하는 것으로 현저하게 인식되어 있었고, 이 사건 등록상표는 선사용상표와 외관 및 호칭이 동일․유사하여 전체적으로 유사하며, 이 사건 등록상표는 국외에서 일반 수요자 사이에 피고의 상품으로 현저하게 알려진 선사용상표의 명성에 편승하여 부당한 이익을 얻으려는 등 부정한 목적으로 출원한 상표이므로 구 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당된다.”라는 이유로 피고의 무효심판청구를 인용하는 이 사건 심결을 하였다.
l 판시요지
구 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당하기 위하여는 특정인의 상표가 주지상표에 해당하여야 한다. 그리고 그레비 가문이 모자를 판매한 기간이 이 사건 등록상표의 출원일 기준으로 약 127년에 이르고, 선사용상표의 사용기간 역시 약 20년에 이르는 점, 선사용상표를 부착한 상품의 매출액 크기와 그 중에서도 모자의 매출액이 상당할 것으로 추인되는 점, 수출현황, 광고 및 협찬실태 등을 고려하여 볼 때 피고의 선사용상표는 이 사건 등록상표 출원일인 2002. 10. 4. 무렵 적어도 이탈리아의 수요자 간에 그 사용상품인 모자와 관련하여 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 현저하게 인식되어 있었다고 볼 수 있다.
이 사건 등록상표는 선사용상표와 외관이 상당히 유사하고, 호칭 또한 동일하여 이 사건 등록상표와 선사용상표가 동일․유사한 상품에 공존하는 경우에는 일반 수요자가 상품의 출처에 관하여 오인이나 혼동을 일으킬 우려가 있다고 보인다.
나아가 양 상표의 상품은 서로 동일·유사하거나(모자) 밀접한 경제적 견련관계가 있고(레인코트, 레저용 비옷 등), 선사용상표가 이 사건 등록상표와 동일·유사하다는 이유로 피고의 상표등록출원이 거절되었을 정도로 호칭이 동일하고 외관이 매우 유사하여 선사용상표를 모방하여 만든 것으로 보이는 점 등을 보면, 이 사건 등록상표의 출원인은 이탈리아의 수요자 간에 피고의 상품을 표시하는 것이라고 현저하게 인식되어 있었던 선사용상표를 모방함으로써 선사용상표가 가지는 양질의 이미지나 고객흡인력에 편승하여 부당한 이익을 얻거나 선사용상표의 사용자인 피고에게 손해를 입히려고 하는 등 부정한 목적으로 이 사건 등록상표를 출원하였다고 할 것이다.
그렇다면 이 사건 등록상표는 구 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당하여 그 등록이 무효로 되어야 하고, 이와 결론을 같이 한 이 사건 심결은 적법하다.
키워드: 상표, 등록취소, 모방, 부정목적, 주지상표, 견련성, 모자, 그레비
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