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l 사건 개요
원고는 2019. 12. 5. 특허심판원에 피고를 상대로 하여, ‘이 사건 특허발명은 명세서 기재요건에 위배되고, 선행발명 1, 2에 의하여 진보성이 부정된다.’고 주장하면서 특허심판원 2019당3890호로 등록무효심판을 청구하였다.
특허심판원은 2020. 9. 1. ‘이 사건 제8, 9, 10항 특허발명은 선행발명 1에 의하여 진보성이 부정된다.’는 이유로 이에 대한 심판청구를 인용하고, 나머지 청구항의 특허발명에 대한 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.
l 판시 요지
이 사건 제1항 특허발명과 선행발명 1은 이 사건 제1항 특허발명의 구성요소 1, 2에서 제 1내륜부에는 회전축과 결합될 수 있는 중공부가 형성된 휠이 일체로 형성되어 있고 제 2내륜부에는 휠이 관통되는 관통부가 구비된 반면, 선행발명 1에는 2매의 차륜을 조합하는 구조로서 휠과 일체로 형성되는 반차륜 프레임은 나타나 있지 않고 반차륜 프레임(11, 12)은 공통적으로 그 내부에 회전축이 관통되는 것으로 보이는 관통공만 형성되어 있는 점(차이점 1), 이 사건 제1항 특허발명의 구성요소 4에서 외륜부는 연질의 합성수지로 형성된 반면, 선행발명 1의 타이어(2, 6)는 그 재질이 한정되어 있지 않다는 점(차이점 2)에서 차이가 있다. 차이점 1은 통상의 기술자가 선행발명 1, 3으로부터 쉽게 극복할 수 있고, 그에 따른 이 사건 제1항 특허발명의 효과도 통상의 기술자가 선행발명 1, 3으로부터 예측할 수 있는 것이라 볼 수 있고, 차이점 2에 대하여는 이 사건 제1항 특허발명의 구성요소 4에서 외륜부의 재질이 연질의 합성수지로 한정되어 있으나, 타이어 외륜부의 일반적인 재질이 연질의 고무라는 점, 바퀴가 사용되는 다양한 종류의 운송기구에 고무뿐만 아니라 플라스틱 등 합성수지가 사용된다는 점, 바퀴의 외륜부는 충격을 흡수하는 역할을 한다는 점을 고려하면, 바퀴의 외륜부에 연질의 합성수지로 형성하는 것은 통상의 기술자에게 자명한 사항이라 할 것이다. 따라서 이 사건 제1항 특허발명은 통상의 기술자가 선행발명 1, 3으로부터 쉽게 도출할 수 있으므로 그 진보성이 부정된다.
이 사건 제2항 특허발명은 이 사건 제1항 특허발명의 종속항으로서 ‘제 1, 2내륜부가 경질의 합성수지로 사출 성형되는 것’을 한정하고 있는데, 위 구성은 선행발명 1로부터 쉽게 도출할 수 있어 이 사건 제2항 특허발명은 통상의 기술자가 선행발명 1, 3으로부터 쉽게 도출할 수 있으므로 그 진보성이 부정된다.
이 사건 제3항 특허발명은 이 사건 제1항 특허발명의 종속항으로서 ‘제 1, 2내륜부 각각의 내륜면의 내측에 형성된 중공을 가지는 원통형의 제 1결합부에 의해 끼움 결합되는 것’을 한정하고 있는데, 이 사건 제3항 특허발명에 한정된 제 1결합부의 구성은 선행발명 1의 볼록 기둥의 끼워 맞춤에 의한 결합구조로부터 쉽게 도출할 수 있어, 이 사건 제3항 특허발명은 통상의 기술자가 선행발명 1, 3으로부터 쉽게 도출할 수 있으므로 그 진보성이 부정된다.
이 사건 제4항 특허발명은 이 사건 제1항 특허발명의 종속항으로서 ‘제 1, 2내륜부는 외주연을 따라 외륜고정부가 각각 형성되는 것’을 한정하고 있는데, 이 사건 제4항 특허발명의 외륜고정부(30)의 구성은 선행발명 1의 대응 구성으로부터 쉽게 도출할 수 있어, 이 사건 제4항 특허발명은 통상의 기술자가 선행발명 1, 3으로부터 쉽게 도출할 수 있으므로 그 진보성이 부정된다.
이 사건 제5항 특허발명은 이 사건 제1항 특허발명의 종속항으로서 ‘제 1, 2내륜부는 각각의 내륜면 내측으로 일정간격의 수직 리브가 일체로 형성되는 것’을 한정하고 있는데, 이 사건 제5항 특허발명의 한정된 구성은 선행발명 1의 구성과 동일하고 선행발명 1의 도면에 그 구성이 나타나 있어 이 사건 제5항 특허발명은 통상의 기술자가 선행발명 1, 3으로부터 쉽게 도출할 수 있으므로 그 진보성이 부정된다.
이 사건 제6항 특허발명은 이 사건 제1항 특허발명의 종속항으로서 ‘제 1, 2내륜부는 결합 시 접하는 면에 서로 대응하게 계단형, 요철형, 쇄기형 중 어느 하나의 제 2결합부에 의해 결합되는 것’을 한정하고 있는데, 이 사건 제6항 특허발명에 한정된 제 2결합부(33)의 구성은 선행발명 1의 구성으로부터 쉽게 도출할 수 있어, 이 사건 제6항 특허발명은 통상의 기술자가 선행발명 1, 3으로부터 쉽게 도출할 수 있으므로 그 진보성이 부정된다.
이 사건 제7항 특허발명은 이 사건 제1항 특허발명의 종속항으로서 ‘제 1내륜부는 휠의 외주면 일측 둘레를 따라 걸림턱이 형성되고, 제 2내륜부의 관통부가 걸림턱에 결합되는 것’을 한정하고 있는데, 선행발명 3에서 서로 결합하는 구성인 내륜프레임과 인쇄패널에 선행발명 1의 구성을 적용하는데 별다른 기술적 어려움이 없어 이 사건 제7항 특허발명은 통상의 기술자가 선행발명 1, 3으로부터 쉽게 도출할 수 있으므로 그 진보성이 부정된다.
이 사건 제11항 특허발명과 선행발명 1은 이 사건 제11항 특허발명의 구성요소 1에서 내륜부와 외륜부가 이종재질로 구성된 반면, 선행발명 1은 차륜 프레임(1)과 타이어(2, 6)가 서로 이종재질인지 여부가 명시되어 있지 않다는 점(차이점 1), 이 사건 제11항 특허발명의 구성요소 2에서 제 1내륜부는 휠과 일체로 형성되어 있는 반면, 선행발명 1의 반차륜 프레임(11, 12) 중 어느 하나의 반차륜 프레임이 휠과 일체로 형성되어 있지 않다는 점(차이점 2)에서 차이가 있다. 그런데 바퀴의 내륜부와 외륜부를 각각의 역할에 적합하도록 서로 다른 재질로 선택하는 것은 통상의 기술자에게 자명한 사항이고, 선행발명 1에 선행발명 3을 결합하여 용이하게 도출할 수 있다는 점은 앞서 본 바와 같으므로, 이 사건 제11항 특허발명은 통상의 기술자가 선행발명 1, 3으로부터 쉽게 도출할 수 있으므로 그 진보성이 부정된다.
이 사건 제12항 특허발명은 이 사건 제11항 특허발명의 종속항으로서, 그 한정된 구성은 이 사건 제3항 특허발명에 한정된 구성과 동일하므로 위에서 살핀 바와 같이 선행발명 1의 대응 구성으로부터 쉽게 도출할 수 있다. 따라서 이 사건 제12항 특허발명은 통상의 기술자가 선행발명 1, 3으로부터 쉽게 도출할 수 있으므로 그 진보성이 부정된다.
이 사건 제13항 특허발명은 이 사건 제11항 특허발명의 종속항으로서, 그 한정된 구성은 이 사건 제4항 특허발명에 한정된 구성에 외륜고정부가 ‘일정간격’을 두고 형성되었다는 추가로 한정되어 있다. 따라서 이 사건 제13항 특허발명은 통상의 기술자가 선행발명 1, 3으로부터 쉽게 도출할 수 있으므로 그 진보성이 부정된다.
이 사건 제14 내지 16항 특허발명은 모두 이 사건 제11항 특허발명의 종속항으로서, 그 한정된 구성은 각각 이 사건 제5 내지 7항 특허발명에 한정된 구성과 동일하므로 위에서 살핀 바와 같이 선행발명 1의 대응 구성으로부터 쉽게 도출할 수 있다. 따라서 이 사건 제14 내지 16항 특허발명은 통상의 기술자가 선행발명 1, 3으로부터 쉽게 도출할 수 있으므로 그 진보성이 부정된다.
키워드: 특허, 명세서 기재요건, 진보성, 권리남용
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