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l 사건 개요
특허청 심사관은 원고에게 출원발명의 청구항 전항은 산업상 이용할 수 있는 발명에 해당하지 않고, 발명의 설명의 기재가 불비하여 특허법 제29조 제1항 본문, 특허법 제42조 제3항 제1호에 따라 특허를 받을 수 없다는 이유로 의견제출통지를 하였다. 원고는 출원발명은 산업상 이용할 수 있는 발명에 해당하고 통상의 기술자가 쉽게 실시할 수 있다는 내용이 담긴 의견서를 제출하였으나, 특허청 심사관은 원고의 의견서의 제출에 의하더라도 여전히 거절이유가 해소되지 아니하였다는 이유로 출원발명에 대하여 특허거절결정을 하였다.
원고는 특허심판원에 특허거절결정에 대한 불복심판을 청구하였고, 특허심판원은 출원발명의 청구항 1은 에너지 보존법칙에 위배되므로 산업상 이용가능한 발명이라 볼 수 없고, 출원발명의 명세서에는 제1항 발명의 특징적 구성이 통상의 기술자가 실시할 수 있을 정도로 명확하고 상세하게 기재되어 있지 아니하므로, 특허법 제29조 제1항 본문 및 특허법 제42조 제3항 제1호에 의해 특허를 받을 수 없고, 특허출원에 특허청구범위가 둘 이상의 청구항으로 이루어진 경우 어느 하나의 청구항에라도 거절이유가 있을 때에는 특허출원 전부가 거절되어야 한다는 이유를 들어 원고의 심판청구를 기각하는 심결을 하였다.
l 판시 요지
제1항 발명의 구성요소 5는 “외부의 충전이 없이 24시간 자체에서 전력을 생산하면서 주행하는 전기자동차의 구성방법”인데, 이와 관련하여 출원발명의 명세서에는 “친환경 자동차는 발전기의 회생제동을 이용하는 하이브리드(HIV), 플러그인 하이브리드(Plug in HIV)와 수소를 이용하는 수소연료차(FCEV), 그리고 순수 전기만을 이용하여 구동하는 전기자동차(EV)로 구분하는데, 본 발명은 순수 전기만을 이용하여 구동하는 전기자동차(EV)에 관한 것으로 외부의 충전이 없이 24시간 자체에서 전력을 생산하면서 주행하는 전기자동차의 구성 및 방법에 대한 것이라고 기재되어 있는바, 이 기재들과 그 밖의 출원발명의 명세서의 전체적인 기재를 종합하여 보면 제1항 발명은 ‘전력만을 동력으로 이용하는 전기자동차로서, 외부의 에너지 공급 없이 지속적으로 전력을 생산하고 주행할 수 있는 전기자동차’에 관한 발명이라고 보여진다. 따라서, 제1항 발명은 에너지 공급 없이 작동하는 제1종 영구기관에 관한 발명으로서, 에너지 보존법칙(열역학 제1법칙)에 위배된다.
따라서 제1항 발명은 특허법 제29조 제1항 본문에서 규정하고 있는 산업상 이용할 수 있는 발명이라고 볼 수 없다.
제1항 발명은 입력된 에너지를 초과하는 에너지가 생산되는 것을 다상 발전기에 관한 구성을 포함하는 제1종 영구기관에 관한 발명으로서 에너지 보존법칙에 위배된다고 할 것인데, 출원발명의 명세서에는 제1항 발명의 다상 발전기가 어떠한 원리에 의하여 에너지 보존법칙에 반하여 입력 에너지를 초과하는 출력에너지를 생산할 수 있는지에 관하여 기재되어 있지 않다.
따라서 제1항 발명은 발명의 설명이 통상의 기술자가 쉽게 실시할 수 있을 정도로 기재되어 있지 아니하므로 특허법 제42조 제3항에 따른 요건을 충족하지 못한다.
제1항 발명은 특허법 제29조 제1항 본문에서 규정하고 있는 산업상 이용할 수 있는 발명이라고 볼 수 없을 뿐만 아니라, 그 발명의 설명이 특허법 제42조 제3항에 따른 요건을 충족하지 못하고 있으므로 특허를 받을 수 없다.
특허출원에서 청구범위가 둘 이상의 청구항으로 이루어진 경우 어느 하나의 청구항에라도 거절이유가 있는 때에는 특허출원 전부가 거절되어야 하므로, 출원발명 전체에 대하여 특허등록을 거절한 결정이 옳다고 본 이 사건 심결은 적법하다.
키워드: 특허, 등록거절, 에너지보존법칙, 산업상이용가능성, 명세서기재요건, 전기자동차
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