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l 사건 개요
소외 A는 이 사건 특허발명의 청구항 1, 3, 4항은 통상의 기술자가 선행발명 1, 2 등에 의하여 쉽게 발명할 수 있다고 주장하면서 특허취소신청을 하였다. 특허심판원은 원고에게 특허발명의 청구항 1항은 통상의 기술자가 선행발명 1, 2 등에 의하여 쉽게 발명할 수 있다는 취소이유를 통지하면서 의견서를 제출할 기회를 주었다. 원고는 위 특허취소신청절차에서 특허발명의 명세서에 대하여 정정청구를 하였으나 특허심판원은 정정요건을 충족하지 않았다고 보아 정정불인정 이유를 통지하였다. 이후 최종적으로 특허심판원은 이 사건 정정청구는 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경한 경우에 해당하여 특허법 제136조 제4항에서 정한 정정요건을 충족하지 않았고, 이 사건 특허발명의 청구항 1, 3, 4항은 통상의 기술자가 선행발명 1, 2에 의하여 쉽게 발명할 수 있으므로 특허법 제132조의2 제1항 제1호, 제29조 제2항에 따라 그 등록이 취소되어야 한다는 이유로 특허취소신청을 인용하는 이 사건 결정을 하였다.
l 판시요지
이 사건 특허발명의 목적은 연화점(Ts)이나 유리전이온도(Tg)의 조절이 가능하고, 수지의 물성 저하가 적으며, 작업성 및 경제성이 우수한 공중합 폴리에스테르 수지를 제공하는 것이고, 이 사건 특허발명의 효과는 폴리에스테르 수지의 연화점(Ts)이나 유리전이온도(Tg) 등을 용이하게 조절할 수 있고, 고가의 이소프탈산 함량을 제어할 수 있으므로 경제적이고 폴리에스테르 수지 중합 시 발생되는 부산물의 함량이 적어 작업성이 뛰어나며 제조된 수지의 물성 저하가 적다는 것인데, 원고의 정정청구에 의한 정정 후의 특허청구범위에 의하더라도 이 사건 특허발명의 목적이나 효과에 변경이 있다고 보이지 않는다.
그런데 정정사항 1은 정정 후 제1항 발명에서 디에틸렌글리콜(DEG)의 함량의 기준이 되는 대상을 폴리에스테르 수지로 정정하였으나, 발명의 설명에는 폴리에틸렌 테레프탈레이트(PET)를 기준으로 디에틸렌글리콜(DEG)의 함량을 기재하고 있어 정정사항 1이 발명의 설명에 기재되어 있는 내용을 그대로 반영한 것이라고 할 수 없다. 또한 정정사항 3은 이 사건 제1항 특허발명에 ‘인열강도가 675 내지 916N/m인 것’을 부가한 것인데, 정정 전 이 사건 특허발명의 청구범위에 폴리에스테르 섬유의 인열강도에 관하여 한정하지 않았고, 이 사건 제1항 특허발명의 발명의 설명 또는 도면에 폴리에스테르 섬유의 인열강도가 675 내지 916N/m인 것에 관한 기술적 의의에 관하여는 기재하고 있지 않으므로 정정사항 3은 발명의 설명 및 도면에 기재되어 있는 내용을 그대로 반영한 것이라고 할 수 없다.
나아가 원고는 특허청구범위를 화학식 1 및 화학식 2로 나타내는 반복단위를 포함하는 것으로 기재하여 ① 화학식 1 및 화학식 2로 나타내는 반복단위로 이루어진 공중합 폴리에스테르 섬유, ② 화학식 1, 화학식 2 및 다른 반복단위로 이루어진 공중합 폴리에스테르 섬유를 보호범위로 하여 이 사건 특허발명을 출원하였는데, 이 사건 특허발명의 출원과정에서 위와 같이 화학식 1 및 화학식 2를 포함하는 것을 청구범위로 할 경우 진보성이 부정됨을 인정하면서 화학식 1, 화학식 2, 화학식 3으로 나타내는 반복단위로 이루어진 것으로 하여 특허청구범위를 보정하여 ① 화학식 1 및 화학식 2로 나타내는 반복단위로 이루어진 공중합 폴리에스테르 섬유(r=0인 경우), ② 화학식 1, 화학식 2 및 화학식 3으로 나타내는 반복단위로 이루어진 공중합 폴리에스테르 섬유를 보호범위로 하였고, 인용발명과 달리 이 사건 특허발명이 디올성분으로 디에틸렌글리콜을 필수적 구성요소로 하지 않는 것을 진보성 인정의 요건으로 하는 취지의 의견서를 제출하였는바, 위와 같은 원고가 제출한 보정서 및 의견서 내용을 고려하면 공중합 폴리에스테르 섬유가 화학식 1, 화학식 2 및 화학식 3 외 다른 반복단위로 이루어진 구성은 청구범위로부터 의식적으로 제외되었고, 디에틸렌글리콜(DEG)이 필수적으로 포함되지 않는 것에 정정 전 이 사건 특허발명의 기술적 의의가 있었다. 따라서 이 사건 제1항 특허발명에 ‘디에틸렌글리콜(DEG)을 포함하는 구성을 보호범위에 포함시키는 정정청구를 하는 것은 특허대상을 실질적으로 변경한 것일 뿐만 아니라, 출원과정에서 선행발명과 차별되는 구성으로 제시하였던 내용을 등록 후 선행발명과 같이 변경하는 것이어서 정정 전의 특허청구범위를 신뢰한 제3자에게 예기치 못한 손해를 줄 염려가 있어 허용되지 않는다.
한편 제1항 발명의 구성요소 1은 화학식 1, 화학식 2, 화학식 3으로 나타내는 반복단위로 이루어진 구성인 반면, 선행발명 1은 이를 명시적으로 개시하지 않고(차이점 1), 구성요소 3은 폴리에스테르 섬유의 박리강도가 23 내지 35kgf-㎜인 것을 특징으로 하는 반면, 선행발명 1은 박리강도를 명시적으로 개시하지 않았다(차이점 2).
그런데 차이점 1은 선행발명 1의 실시예 5 폴리에스테르 수지가 제1항 특허발명의 구성요소 1에서 m=0.6, n=0.4, r=0인 경우에 해당하고, 2-메틸-1,3-프로판다이올이 모두 반응에 참여하지 않는다고 하더라도, 구성요소 1과 같은 조건을 만족하는 화합물들의 반복단위가 생성될 수 있으며, 특허발명의 명세서에 기재된 폴리에스테르 수지 제조방법은 선행발명 1의 실시예 5의 폴리에스테르 수지 제조방법과 실질적으로 동일하므로 쉽게 극복할 수 있다. 또한 특허발명의 명세서에 폴리에스테르 섬유의 박리강도를 한정한 것에 관한 특별한 기술적 의의가 나타나 있지 않으므로 통상의 기술자가 통상적이고 반복적인 실험으로 얻을 수 있는 결과에 불과한 것으로 보이고 선행발명 1의 폴리에스테르 수지의 박리강도를 측정하더라도 이 사건 제1항 특허발명의 박리강도와 유사한 결과가 나올 것이라고 예상되는 점 등을 종합하여 보면 차이점 2도 쉽게 극복할 수 있을 것이다. 따라서 제1항 발명은 통상의 기술자가 선행발명 1에 의하여 쉽게 발명할 수 있어 그 진보성이 부정된다.
제3, 4항 역시 진보성이 부정되고, 따라서 이 사건 정정청구는 특허법 제136조 제4항에서 정한 정정요건을 충족하지 못하고, 이 사건 제1, 3, 4항 특허발명은 통상의 기술자가 선행발명 1에 의하여 쉽게 발명할 수 있으므로 진보성이 부정되어 그 특허등록이 취소되어야 하는바, 이 사건 결정에 원고가 주장하는 바와 같은 위법이 있다고 할 수 없다.
키워드: 특허, 등록취소, 정정요건, 진보성, 폴리에스테르
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