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l 사건 개요
피고는 2020. 2. 17. 특허심판원이 이 사건 등록고안의 명세서를 정정하는 정정심판을 청구하여, 특허심판원은 2020. 3. 31. 이를 2020정12 사건으로 심리하여 피고의 정정심판청구를 인용하였다. 이에 원고는 2020. 4. 17. 특허심판원에 정정무효심판을 청구하였으나, 특허심판원은 2020. 9. 14. 이를 2020당1249 사건으로 심리하여 원고의 청구를 기각하였다.
l 판시 요지
이 사건 정정고안에서의 ‘집게’는, ‘파이프를 집을 때 파이프와 접촉하는 부분’과 ‘파이프를 집을 때 응력 집중으로 인한 파손을 방지하기 위해 그 양 측 말단에 보강 후부가 형성되는 부분’까지 포함한 영역에 해당한다고 봄이 타당하다. 정정 전 ‘보강 후부가 집게의 다른 부분에 비하여 보다 두껍게 형성’이라는 의미는, 보강 후부가 형성된 방향으로 그 두께를 측정했을 때 말단의 두께가 집게의 다른 부분에 비해 두껍게 형성된 것으로 이해된다. 이 사건 정정고안의 ‘보강 후부가 집게의 다른 부분에 비하여 볼록하게 형성’이라는 의미는, 보강 후부가 형성된 부분이 집게의 다른 부분에 비해 돌출되어 볼록하게 형성됨으로써 그 두께가 더 두꺼워지는 것으로 이해된다. 따라서 이 사건 정정사항 1은 실용신안법 제33조에 의하여 준용되는 구 특허법 제136조 제1항 제3호의 ‘분명하지 아니하게 기재된 것을 명확하게 하는 경우’에 해당한다.
한편, 이 사건 정정사항 2는 청구범위의 다른 부분에도 중복되어 기재되어 있었던 내용을 단순히 삭제하여 청구범위를 보다 명료하게 한 것일 뿐이므로, 실용신안법 제33조에 의하여 준용되는 구 특허법 제136조 제1항 제3호 소정의 ‘분명하지 아니하게 기재된 것을 명확하게 하는 경우’에 해당한다.
이 사건 정정고안과 선행고안 1은, 이 사건 정정고안의 구성요소 1-1, 1-2, 2-1, 2-2는 조인트에서 응력이 집중되는 부분인 집게부의 말단 부분이 다른 부분에 비하여 볼록하게 보강 후부를 형성한 반면, 선행고안 1은 제1 원통형상부의 표면에 파이프(P1)의 길이 방향을 따라 전체적으로 볼록조부를 형성한 점에서, 보강 후부[볼록조부]의 형상 및 위치에 차이(차이점 1-1), 이 사건 정정고안의 구성요소 3은 그 재질을 ‘알루미늄’으로 특정한 것인데, 선행고안 1에는 금속 재료로 형성될 수 있다는 점은 나타나 있지만, 그 재질을 구체적으로 알루미늄으로 특정하고 있지 않다는 점(차이점 1-2)에서 차이가 있는데, 통상의 기술자가 이 사건 정정고안의 내용을 알고 사후적으로 시도하지 않는 한, 선행고안 1의 ’파이프의 길이 방향을 따라 전체적으로 볼록조부가 형성된 구조‘를 이 사건 정정고안처럼 ’파이프가 물리는 집게부의 양 측 말단에만 볼록조부를 두는 구조‘로 변경하는 것은 쉽지 않아 이 사건 정정고안과 선행고안 1 사이의 차이점 1-1은 통상의 기술자가 극히 쉽게 극복할 수 없다고 할 것이므로, 이 사건 정정고안은 선행고안 1에 의하여 그 신규성 및 진보성이 부정되지 않는다.
이 사건 정정고안과 선행고안 4는, 이 사건 정정고안의 구성요소 1-1, 1-2, 2-1, 2-2는 조인트에서 응력이 집중되는 부분인 집게부의 말단 부분이 다른 부분에 비하여 볼록하게 보강 후부를 형성한 반면, 선행고안 4는 머리부(27)의 양 측 말단에는 볼록하게 돌출된 보강 후부가 형성되어 있지 않다는 점(차이점 4-1), 구성요소 3은 그 재질을 ‘알루미늄’으로 특정한 것인데, 선행고안 4에는 두 개의 커넥터 요소의 재질에 대한 기재가 없다는 점(차이점 4-2)에서 차이가 있는데, 양 고안간의 기술적 특징의 차이로 인하여 차이점 4-1은 통상의 기술자가 극히 쉽게 극복할 수 없는 것이므로, 이 사건 정정고안은 선행고안 4에 의하여 그 신규성 및 진보성이 부정되지 않는다.
키워드: 실용신안, 정정요건, 실용신안법 제33조, 구 특허법 제136조 제1항 제3호, 신규성, 진보성
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