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l 사건 개요
피고는 2017. 6. 29. 특허심판원에 특허발명에 대하여 등록무효심판(2017당1998호)을 청구하였다. 이에 원고는 2017. 12. 19. 특허발명에 대한 정정청구를 한 후 2018. 1. 5. 및 2018. 4. 26. 정정청구를 각각 보정하였다. 특허심판원은 2019. 4. 22. 「2018. 1. 5.자 정정명세서의 보정은 적법하고, 2019. 4. 26.자 정정명세서의 보정은 부적법하다. 2018. 1. 5.자 정정명세서의 보정이 반영된 2017. 12. 19.자 정정청구는 적법하므로 이를 인정한다. 제1항, 제4항 내지 제6항 정정발명은 비교대상발명 1 내지 4, 6, 7에 의하여 진보성이 부정되지 아니한다.」라는 이유로 무효심판청구를 기각하는 심결(제1차 심결)을 하였다. 피고는 2019. 5. 16. 특허법원에 제1차 심결에 대한 심결취소소송(2019허3830호, 이 사건 취소소송)을 제기하였는데, 소송과정에서 선행발명 1이 새롭게 제출되었다. 특허법원은 2020. 7. 3. 「제1항, 제4항, 제5항 정정발명은 선행발명 2에 선행발명 1, 7의 결합에 의하여, 제6항 정정발명은 선행발명 2에 선행발명 1, 3, 7의 결합에 의하여 각각 진보성이 부정되므로, 등록이 무효로 되어야 한다.」라는 이유로, 피고의 청구를 받아들여 제1차 심결을 취소하는 내용의 판결(이 사건 취소판결)을 선고하였고, 이 판결은 2020. 7. 22. 확정되었다. 특허심판원은 2020당(취소판결)112호로 특허발명의 진보성 부정여부에 관하여 다시 심리한 다음, 2020. 11. 5. 피고의 심판청구를 받아들여 특허발명을 무효로 한다는 내용의 심결(이 사건 심결)을 하였다.
l 판시 요지
선행발명 1이 제1차 심결의 심판절차에서는 제출되지 아니하였다가 이 사건 취소소송에서 새롭게 제출된 사실은 앞서 본 바와 같다. 또한 갑 제8, 10호증의 각 기재와 변론 전체의 취지를 종합하면, 원고가 2020. 8. 6., 2020. 8. 12. 및 2020. 9. 10. 이 사건 심결의 심판절차에서 선행발명 1을 증거로 제출하면서, 특허발명에 관하여 정정청구의 기회를 달라는 취지의 의견서를 각 제출한 사실은 인정된다.
그러나 선행발명 1은 이 사건 취소소송에서 이미 제출된 증거이므로, 위 법리에 비추어 심결을 취소하는 판결이 확정된 후의 심리과정에서 제출된 ‘새로운 증거’에 해당한다고 볼 수 없다. 따라서 확정된 이 사건 취소판결의 기본 이유에 기속되는 특허심판원으로서는 선행발명 1이 제출되었다는 이유만으로 이미 위법이라고 판단된 제1차 심결과 동일한 결론의 심결을 할 수 없다. 여기에 원고로서는 이 사건 취소소송이 계속 중인 동안 정정심판을 청구할 수 있었으므로, 원고에게 선행발명 1에 관하여 특허발명을 정정할 기회가 실질적으로 주어졌다고 볼 수 있는 점 등까지 더하여 보면, 특허심판원이 원고에게 특허발명에 관하여 정정청구의 기회를 주지 아니하였다고 하더라도, 그러한 사정만으로 원고에게 증거의 제출로 인한 정정청구의 기회를 박탈한 위법이 있다고 할 수는 없다
따라서 선행발명 1의 제출에도 불구하고 그에 관하여 판단하지 아니하고 정정청구의 기회도 주지 아니한 이 사건 심결에 심리미진 및 판단유탈의 위법이 있다는 원고의 주장은 받아들일 수 없다.
키워드: 특허, 등록무효, 특허정정, 진보성, 기속력, 외면가공기
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