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l 사건 개요
특허권자 원고는 피고의 ‘광고 제공 시스템’을 확인대상발명으로 특정하여 적극적 권리범위심판을 청구하였고, 확인대상발명의 설명서 및 도면을 보정하였다. 특허심판원은 확인대상발명은 피고의 실시주장발명과 다르게 특정되었으므로 원고의 심판청구는 확인의 이익이 없어 부적법하다’는 이유로 원고의 위 심판청구를 각하하는 이 사건 심결을 하였다.
l 판시 요지
(1) 특허권의 권리범위확인심판을 청구함에 있어 심판청구의 대상이 되는 확인대상발명은 당해 특허발명과 서로 대비할 수 있을 만큼 구체적으로 특정되어야 할 뿐만 아니라(대법원 2005. 4. 29. 선고 2003후656 판결, 대법원 2010. 5. 27. 선고 2010후296 판결 등 참조), 그에 앞서 사회통념상 특허발명의 권리범위에 속하는지를 확인하는 대상으로서 다른 것과 구별될 수 있는 정도로 구체적으로 특정되어야 한다(대법원 2011. 9. 8. 선고 2010후3356 판결, 대법원 2020. 5. 28. 선고 2017후2291 판결 등 참조). 확인대상발명이 적법하게 특정되었는지 여부는 특허심판의 적법요건으로서 당사자의 명확한 주장이 없더라도 의심이 있을 때에는 특허심판원이나 법원이 이를 직권으로 조사하여 밝혀보아야 할 사항이다(대법원 2005. 4. 29. 선고 2003후656 판결, 대법원 2013. 4. 25. 선고 2012후85 판결 등 참조). 만약 확인대상발명의 일부 구성이 불명확하여 다른 것과 구별될 수 있는 정도로 구체적으로 특정되어 있지 않다면, 특허심판원으로서는 요지변경이 되지 아니하는 범위 내에서 확인대상발명의 설명서 및 도면에 대한 보정을 명하는 등의 조치를 취하여야 하며, 그럼에도 불구하고 그와 같은 특정에 미흡함이 있다면 심판의 심결이 확정되더라도 그 일사부재리의 효력이 미치는 범위가 명확하다고 할 수 없으므로, 나머지 구성만으로 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속하는지 여부를 판단할 수 있는 경우라 하더라도 심판청구를 각하하여야 한다(대법원 2011. 9. 8. 선고 2010후3356 판결 등 참조).
확인대상발명의 설명서에는 확인대상발명의 명칭, 확인대상발명의 도면에 대한 간단한 설명, 확인대상발명의 목적 및 확인대상발명의 효과 등의 기재부분도 있으나, 확인대상발명의 기술구성에 관한 주요 내용은 확인대상발명의 설명서 중 ‘확인대상발명의 구성’의 항목(별지 2 중 3면 이하)에서 발견된다. 위 항목은, ① 도 1(확인대상발명인 광고 제공 시스템의 구성도)을 참조하여 확인대상발명의 구성요소를 설명하는 부분(이하 ‘구성도 기재’), ② 확인대상발명을 구성하는 기본 광고 콘텐츠(215), 마우스 오버, 부가 광고 콘텐츠(216), 마우스 오버와 관련된 PC(100) 사용자의 행위 정보, 과금부(310)의 과금 수행 등에 대하여 정의 또는 설명하는 부분(이하 ‘정의․설명 기재’) 및 ③ 도 2 내지 도 9를 참조하여 확인대상발명의 콘텐츠 제공 장치(200)가 PC(100)에 제공하는 웹 메인페이지(210), 기본 광고 콘텐츠(215) 및 부가 광고 콘텐츠(216)의 예에 관하여 설명하는 부분(이하 ‘웹 페이지 기재’) 으로 나누어 볼 수 있다.
무릇 특허권에 관한 적극적 권리범위확인심판 청구는 피심판청구인이 실시하고 있는 형태를 확인대상발명으로 하여 특허발명의 권리범위에 속하는지의 판단을 구하는 것이어야 하고, 피심판청구인의 실시 형태를 구체적으로 특정하지 아니한 채 마치 특허출원서의 청구범위처럼 그 설명서를 기재한 확인대상발명을 두고서 위 판단을 구하는 것이어서는 아니 된다. 위에서 보는 구성도 기재는 제1항 발명의 청구범위의 기재방식과 기재정도를 좇아서 작성된 것으로 보이는데, 구성도 기재에서 사용된 용어들 즉 부가 광고 콘텐츠(216), 기본 광고 콘텐츠(215), 사용자의 행위 정보 및 과금 수행 등의 용어들은 구체적인 실시 형태로서의 콘텐츠․정보의 형태나 기본․부가의 관계 및 과금 수행의 방식 등을 지칭하는 것들이 되기 어려운 것들이어서, 이러한 구성도 기재만으로는 다른 것과 구별될 수 있는 정도로 확인대상발명의 기술구성을 객관적․일의적으로 알기 어렵다.
구성도 기재뿐만 아니라 정의․설명 기재 및 웹 페이지 기재 등을 종합하여 볼 때, 확인대상발명의 구성이 사회통념상 다른 것과 구별될 수 있는 정도로 구체적으로 특정되었다고 볼 수 없다. 정의․설명 기재 및 웹 페이지 기재 등을 종합하여 보더라도, 확인대상발명의 구성 중 “기본 광고 콘텐츠(215)”, “부가 광고 콘텐츠(216)”에 관한 기술구성이 사회통념상 다른 것과 구별될 수 있는 정도로 구체적으로 특정되었다고 볼 수 없다. 그 이유는 다음과 같다.
확인대상발명의 설명서는 기본 광고 콘텐츠, 부가 광고 콘텐츠라는 등으로 기술적 의미가 일의적으로 파악되기 어려운 용어를 사용하면서, 탭 연계 광고 콘텐츠를 ‘탭 브라우징’ 하는 ‘탭 영역’을 기본 광고 콘텐츠에, 그리고 해당 탭 연계 광고 콘텐츠를 부가 광고 콘텐츠에 각각 해당하는 것으로 기재하고 있는 것으로 보인다. 그런데 위와 같은 ‘탭 영역’이라는 것은 일반적으로 탭 연계 광고 콘텐츠를 변경하기 위한 보조수단에 불과할 뿐이고 그 자체가 광고 콘텐츠에 해당한다고 보기 어려운 것이다. 설령 위와 같은 ‘탭 영역’이 기본 광고 콘텐츠에 포함된다고 보더라도, 확인대상발명에서 ‘탭 영역’이 광고주에게 판매되는 것을 기술적 전제로 하는 것인지, 나아가 ‘탭 영역’의 노출 횟수는 어떻게 측정되는지, ‘탭 영역’과 ‘탭 연계 광고 콘텐츠’의 각 광고주에 대한 과금 수행이 개별적으로 어떻게 수행되는지 등에 관한 구체적인 기술구성을 특정하고 있지 아니하여, 결국 전체 기술구성과의 유기적 관계에서 기본 광고 콘텐츠가 어떠한 기술적 의미를 가지는지도 객관적․일의적으로 파악하기 어렵다.
일반적으로 ‘팝업 형식’이라는 용어는 그 기술적 의미가 일의적으로 명확하다고 보기 어려운 것이다. 그런데 정의․설명 기재는 부가 광고 콘텐츠(216)에 관하여, ‘PC(100)로 제공된 기본 광고 콘텐츠(215)와 매칭 되어 팝업(Pop-up) 형식으로 제공되는 광고 콘텐츠’라고 정의하면서도, 여기서 사용된 ‘팝업 형식’이라는 용어에 관한 별도의 정의나 설명이 없다. 더욱이 부가 광고 콘텐츠(216)가 기본 광고 콘텐츠(215)와 ‘매칭’이 되어 제공된다거나 그 광고 내용이 기본 광고 콘텐츠(215)와 ‘관련’된다는 등의 추상적인 표현들이 나열되어 있다. 위 ’광고‘나 ’기본․부가‘ 및 ’팝업 형식‘ 등의 용어가 가리키는 기술적 의미를 구체적으로 특정할 만한 기재가 웹 페이지 기재에서 발견되지 아니한다.
“과금부(310)”에 관한 기술구성도 구체적으로 특정되었다고 볼 수 없다. 정의․설명 기재는 마우스 오버와 관련된 PC(100) 사용자의 행위 정보에 관하여 ‘과금부(310)가 각 광고 콘텐츠(215, 216)의 광고주에 대하여 과금을 수행하기 위해 수집되는 정보’라고 정의하면서, 과금부(310)에 관하여 ’마우스 오버와 관련된 PC(100) 사용자의 행위 정보에 기초하여 과금을 수행‘한다고 설명함으로써, 위 행위 정보 및 과금 수행의 기술적 의미와 그 유기적 관계에 관하여 동어반복에 가까운 표현만을 하고 있을 뿐이다.
(3) 이상을 종합하면, 확인대상발명은 사회통념상 다른 것과 구별될 수 있는 정도로 구체적으로 특정되었다고 볼 수 없다. 특허심판원은 심결에 앞서 확인대상발명 설명서에 기재된 기본 광고 콘텐츠 및 부가 광고 콘텐츠 등의 용어의 의미가 불분명하여 확인대상발명을 구체적으로 특정하기 어렵다는 취지로 석명하였으므로, 각하에 앞서 석명 등 조치를 취하지 아니한 절차적 위법이 없다.
키워드: 특허, 권리범위확인, 확인대상발명의 특정 부정, 확인대상발명의 기재, 청구취지로서의 특정 부정, BM, 광고 제공 시스템
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