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l 사건 개요
원고는 특허심판원에 이 사건 특허발명의 특허권자인 피고를 상대로 등록무효심판을 청구하였고, 피고는 위 절차에서 정정청구를 하였으며, 특허심판원은 ① 이 사건 정정청구는 적법하므로 정정을 인정하고, ② 이 사건 제2항 및 제12항 정정발명은 선행발명들에 의하여 진보성이 부정되지 않으므로 이 사건 심판청구 중 위 발명들에 관한 부분을 기각한다’는 등의 취지가 포함된 이 사건 심결을 하였다. 이에 원고는 피고를 상대로 이 사건 심결 중 이 사건 제2항 및 제12항 정정발명에 관한 부분의 취소를 구하는 이 사건 소를 제기하였다.
l 판시 요지
이 사건 정정사항이 청구범위의 실질적 변경에 해당한다고 보기 어렵다. 정정 전 이 사건 제2항 발명은 ‘제1, 2 압축단’에 대해서만 ‘무급유식’이라고 한정하였을 뿐 다른 압축단들에 대해서는 아무런 한정이 없었는데, 이 사건 정정사항은 ‘제1, 2 압축단을 제외한 압축단들’에 대해서 ‘급유식’이라는 한정을 부가한 것이므로, 이 사건 정정사항은 일응 청구범위를 감축한 것에 해당한다. 정정 전 이 사건 제2항 발명은 제1, 2 압축단 이외의 나머지 압축단들을 모두 급유식으로 하여 무급유식과 급유식의 장점을 같이 발휘하도록 하거나, 모두 무급유식으로 하여 무급유식의 장점을 극대화하도록 하는 것이 선택 가능하다는 점을 예정한 것이라고 봄이 타당하므로, 이 사건 정정사항으로 인하여 원고 주장과 같은 정정 전 이 사건 제2항 발명이 예정하지 않았던 새로운 작용효과가 발생한 것이라 볼 수는 없고, 달리 이 사건 정정사항으로 인하여 정정 전 이 사건 제2항 발명과 이 사건 제2항 정정발명 사이에 그 목적이나 작용효과에서 차이가 발생한다고 볼 만한 사정도 없다.
구성요소 2-11은 유입부(3)와 역류 방지용 밸브(16) 사이의 제1 압축단(9) 하류 측에 귀환 파이프(50)를 설치함으로써 이를 통하여 천연가스, 즉 증발가스가 LNG 저장탱크(5)로 다시 돌아갈 수 있도록 한다는 구성이다. 다만 구성요소 11에는 증발가스를 ‘재액화 설비를 통해 재액화 시켜’ LNG 저장탱크로 다시 돌려보낸다는 점이 명시적으로 기재되지는 않았다. 그러나 LNG 저장탱크로부터 증발가스를 빼내는 것은 증발가스로 인하여 LNG 저장탱크의 내부 압력이 높아지는 것을 막기 위한 것인데, 증발가스를 가스 상태 그대로 LNG 저장탱크로 다시 보내는 것은 LNG 저장탱크의 내부 압력을 더 높이는 결과를 초래하므로, 구성요소 11은 귀환 파이프에 의하여 분기된 기체 상태의 증발가스를 재액화시키는 구성이 추가되는 것을 전제로 한다고 봄이 타당하다(이 점에 대해서는 당사자 사이에 다툼이 없다). 이와 관련하여 선행발명 1에는 유입부와 역류 방지용 밸브 사이인 제1 압축 스테이지의 토출 측에 GCU로 연결되는 분기관이 설치된 도면이 도시되어 있고(그림 15 참조), 또한 압축기와 재액화 설비를 조합하여 사용할 수 있다는 취지의 기재가 있으나, 압축기와 재액화 설비 조합의 구체적인 구조가 명시되지는 않았다는 점에서 이 사건 제2항 정정발명과 차이가 있다(이하 ‘이 사건 차이점’이라 한다).
통상의 기술자는 이 사건 차이점을 극복하고 선행발명 1(을 제1호증)로부터 구성요소 11을 쉽게 도출할 수 있다고 봄이 타당하다.
선행발명 1은 아래와 같은 기재와 그림 2, 15에서 보는 바와 같이, 초과 증발가스의 처리와 관련하여 고장 시를 대비하여 100% 용량의 압축기를 두 대 구비하고, 구동되는 압축기의 제1 압축 스테이지 하류에서 분기되어 GCU로 초과 증발가스를 처리하는 구조를 ‘기본 설계 콘셉트’(이하 ‘기본 설계 콘셉트’라 한다)로 하면서, 그 대체 콘셉트 중 하나로 100% 용량의 압축기를 한 대 구비하고, BOG 재액화 설비와 조합 사용하여 초과 증발가스를 처리할 수 있는 구조(이하 ‘대체 콘셉트 2’라 한다)를 제시하고 있다. 선행발명 1의 대체 콘셉트 2는 이 사건 제2항 정정발명의 구성요소 11과 마찬가지로 ‘재액화 설비로 증발가스를 보내기 위해 압축기의 제1 압축 스테이지의 하류 측에 분기관을 설치한 구조’를 포함하는 것이라고 봄이 타당하다.
원고는, 선행발명 1의 공동저자 중 1인인 John Linwood의 의견서(갑 제9호증)를 근거로, 선행발명 1은 재액화 설비가 압축기와 별도로 형성되고, 저장탱크와 직결되는 구성을 선택한 것이라고 주장한다. 살피건대, 선행발명의 기재를 살필 때에는 특허발명의 출원 당시 기술 수준에 입각하여 통상의 기술자가 선행발명 기재 내용을 어떻게 이해할 것인지를 객관적으로 살펴야 하며, 선행발명 작성자의 주관적인 의도를 바탕으로 선행발명 기재 내용의 의미를 명시적으로 기재된 부분과 달리 파악하여서는 안 된다. 그런데 선행발명 1에는 원고가 주장하는 구성, 즉 ‘재액화 설비가 압축기와 별도로 형성되고, 저장탱크와 직접 연결된다’는 구성에 대해서는 아무런 언급이 없고, 원고가 제출한 증거만으로는 ‘이 사건 특허발명의 출원 당시 기술 수준을 고려하면 통상의 기술로서는 선행발명 1의 대체 콘셉트 2의 기술적 구성을 원고 주장과 같이 이해한다’고 보기도 어렵다. 오히려 통상의 기술자라면 선행발명 1의 기재로부터 대체 콘셉트 2의 기술적 구성을 위 (1)항에서 본 바와 같이 이해할 것으로 보인다.
아래와 같은 이유로 통상의 기술자는 이 사건 차이점을 극복하고 선행발명 1(을 제1호증)에 선행발명 2(을 제2호증)를 결합하여서도 구성요소 11을 쉽게 도출할 수 있다고 봄이 타당하다. 선행발명 1과 선행발명 2는 ‘필요 이상의 초과 증발가스를 처리하여야 한다’는 동일한 과제를 인식하고, 그 해결을 위하여 ‘저압측 압축기에서 초과 증발가스를 분기시킨 후 분기된 증발가스를 처리한다’는 동일한 해결원리를 채택한 것으로 보인다. 따라서 선행발명 1, 2를 접한 통상의 기술자라면, 선행발명 1에서 ‘초과 증발가스의 처리’라는 과제를 해결하기 위하여 채용된 ‘제1 압축 스테이지 후단에 마련된 분기관을 통해 증발가스를 GCU로 보내는 구성’을, 선행발명 2에서 동일한 과제를 해결하기 위해 채용된 ‘저압측 압축기(4, 5) 후단에 마련된 저압측 귀환라인(14)을 통해 가스를 LNG 저장조 내로 귀환시키는 구성’으로 치환할 수 있음을 쉽게 인식할 수 있을 것으로 보이고, 나아가 그러한 치환에 별다른 기술적 어려움이 있다고 보기도 어렵다.
키워드: 특허, 등록무효, 액화천연가스(LNG), 연료공급, 장치, 방법, 결합용이, 진보성부정
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