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l 사건 개요
피고는 소외 A를 상대로 A는 피고가 선사용상표(① “  ”, ② “ ”)를 사용한 상품을 판매하고 있는 사실을 알면서도 그와 동일유사한 이 사건 등록상표를 동일유사한 상품에 등록출원하였으므로 상표법 제34조 제1항 제20호의 등록무효 사유가 있다고 주장하면서 등록무효심판을 청구하였다. 원고는 심판절차 중 A로부터 이 사건 등록상표를 양수하고 상표권 이전등록을 마쳤으며 위 심판절차도 승계하였다. 특허심판원은 이 사건 등록상표가 상표법 제34조 제1항 제20호의 등록무효 사유에 해당한다고 판단하여 피고의 심판청구를 인용하였다.
l 판시요지
상표법 제34조 제1항 제20호의 취지는 선사용상표를 알게 된 사람이 타인에 대한 관계에서 신의성실의 원칙에 위반하여 선사용상표와 동일·유사한 상표를 동일·유사한 상품에 등록출원한 경우 그 상표등록을 허용하지 않는다는 데에 있다. 상표법 제34조 제1항 제20호에 해당하는지 여부는, 타인과 출원인의 내부 관계, 계약이 체결된 경우 해당 계약의 구체적 내용, 선사용상표의 개발·선정·사용 경위, 선사용상표가 사용 중인 경우 그 사용을 통제하거나 선사용상표를 사용하는 상품의 성질 또는 품질을 관리하여 온 사람이 누구인지 등을 종합적으로 고려하여 판단해야 한다
A는 S 및 L, 그리고 피고와 사이에 선사용상표를 사용한 상품을 제조·공급하던 거래관계에 있었던 점, 선사용상표는 L이 개발하여 S과 함께 레저상품에 사용하다가 이를 양수한 피고가 사용하였고, L, S 또는 K에 의해 관리되었던 점, 그리고 이들이 그 상품의 유통, 마케팅을 담당하면서 품질도 관리한 점, A는 거래관계를 통하여 L 또는 피고가 사용 중인 선사용상표의 존재를 알면서도 선사용상표들을 조합한 이 사건 등록상표를 출원한 점, 이 사건 등록상표는 선사용상표들과 표장이 유사한 점, A가 이 사건 등록상표를 실제 사용한 적이 없는 점, A가 S, L의 권유로 이 사건 등록상표를 출원하였다는 내용의 확인서는 증인 S, L, A의 증언, 변론 전체의 취지에 비추어 믿기 어려운 점 등에 비추어 보면, A는 피고 또는 L이 선사용상표를 사용하고 있다는 사실을 잘 알면서도 이와 동일·유사한 이 사건 등록상표를 동일·유사한 상품에 출원하여 등록받았고, 이는 피고 또는 L에 대한 관계에서 신의성실의 원칙에 위반된다고 평가할 수 있다. 따라서 이 사건 등록서비스표는 상표법 제34조 제1항 제20호의 등록무효 사유에 해당한다. 이와 결론을 같이한 이 사건 심결은 정당하다.
키워드: 상표, 등록무효, 신의칙, 거래관계, 표장유사, 가방, 의류, 모자, 머니벨트, SPRC
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