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l 사건 개요
원고는 이 사건 등록상표가 선등록상표(  ) 및 선사용상표( ) 등과의 관계에서 구 상표법 제7조 제1항 제7, 9, 10, 11호의 등록무효 사유가 있다고 주장하면서 등록무효심판을 청구하였고, 특허심판원은 이 사건 등록상표는 선등록상표와 표장이 유사하지 않고, 선사용상표가 식별력 있는 상표로서 기능을 하는 표장이 될 수 없으므로, 선등록상표 및 선사용상표와의 관계에서 구 상표법 제7조 제1항 제7, 9, 10, 11호의 등록무효 사유에 해당하지 않는다.”라고 판단하여 원고의 위 심판청구를 기각하였다.
l 판시요지
이 사건 등록상표의 ‘마담(madam)’과 ‘엘레강스(Elegance)’는 지정상품인 가방 등과 관련하여 각각 효능, 용도, 품질 등을 나타내고, ‘마담’, ‘madam’ 또는 ‘엘레강스’, ‘elegance’가 포함된 다수의 다른 상표가 등록되어 있으므로, 각각 그 식별력이 없거나 미약하다. 또한 이 사건 등록상표가 위 인정사실과 같이 ‘마담 엘레강스’ 전체로 쓰이고 있고, ‘마담’ 또는 ‘엘레강스’로 분리되어 사용된 사례나 거래자, 수요자가 ‘마담’ 또는 ‘엘레강스’로 분리하여 인식한다는 사정은 찾아볼 수 없다. 따라서 이 사건 등록상표는 전체로서 관찰하여야 한다.
(1) 외관의 대비: 이 사건 등록상표는 한글 ‘마담’과 ‘엘레강스’가 좌우로 결합되고 그 아래 로마자 ‘Madam elegance’가 상하 결합된 것으로, 도형  와 로마자  가 상하로 결합된 선등록상표나  만 있는 선사용상표와 외관이 상이하다.
(2) 호칭의 대비: 이 사건 등록상표는 ‘마담 엘레강스’로 호칭되어 선등록상표와 선사용상표가 ‘엘레강스’로 호칭되는 것에 비해 앞에 ‘마담’이라는 2음절이 더 있고, 프랑스어에서 선등록상표와 선사용상표의 [é]는 이 사건 등록상표의 [e]와 다르게 발음되므로, 호칭이 동일·유사하다고 볼 수 없다(다만 프랑스어보다 영어가 더 통용되는 국내에서는 선등록상표와 선사용상표 모두 ‘엘레강스’로 호칭될 것이어서 이 부분 호칭은 동일 또는 유사하다고 볼 수 있다).
(3) 관념의 대비: 이 사건 등록상표는 영어로 부인을 뜻하는 ‘madam’과 우아함을 뜻하는 ‘elegance’가 합쳐진 것으로 ‘중년 부인의 우아함’ 등으로 관념되고, 선등록상표와 선사용상표는 우아함을 뜻하는 프랑스어 ‘élégance’가 변형된 것으로 ‘우아함’으로 이해되므로, 서로 관념이 동일·유사하다고 단정할 수 없다.
나아가 구체적·개별적으로 상품의 출처에 관한 오인·혼동의 염려가 있는지 판단하여 보면, 선등록상표는 원고의 상품을 표시하는 것이라고 수요자에게 널리 인식되어 있고, 선사용상표는 사용에 의한 식별력을 취득하였으며, 그 후 이 사건 등록상표의 등록결정일 무렵 위 식별력이 약화되었다고 단정할 수는 없다. 그리고 이 사건 등록상표는 선등록상표 또는 선사용상표와 관계에서 거래사회의 수요자들이 구체적·개별적으로 상품의 품질이나 출처에 관하여 오인·혼동할 것이라고 볼 수 없다. 선사용상표가 사용에 의한 식별력을 취득하였다고 하더라도, 그러한 사정만으로 ‘엘레강스’ 또는 ‘elegance’가 포함된 모든 상표가 선사용상표와 오인·혼동을 일으키거나 그러한 염려가 있다고 보는 것은 부당하다. 또한 피고는 선등록상표가 출원되기 이전부터  상표를 사용하여 중년 여성을 상대로 한 의류 사업을 영위하였고, 그 상품은 이 사건 등록상표의 등록결정일 이전부터 이미 상당한 비용을 지출하여 광고되고 언론에도 다수 보도되었으며, 이 사건 등록상표의 등록결정일 무렵 홈쇼핑 등을 통한 판매량과 매출액도 원고의 상품 못지않게 상당하였다. 한편 ‘엘레강스’ 또는 ‘elegance’가 ‘우아함’이라는 의미의 쉬운 영단어로 패션 상품에서 품질을 표시하는 특성이 있으므로, 거래사회의 수요자들은 ‘엘레강스’ 또는 ‘elegance’가 포함된 상표가 다수 있을 경우 동일한 상표라고 단정하지는 않고 함께 표시된 ‘마담’ 또는 ‘ ’ 등의 부분도 살펴볼 것이다.
그렇다면 이 사건 등록상표의 표장이 선등록상표나 선사용상표의 표장과 동일하거나 유사하지 않으므로, 이 사건 등록상표는 구 상표법 제7조 제1항 제7호, 제9호, 제11호에 해당하지 않고, 이 사건 등록상표가 원고의 상품이나 영업과 혼동을 일으키게 한다고 볼 수 없고, 선등록상표 또는 선사용상표와 동일·유사하다고 볼 수 없으므로 선등록상표나 선사용상표의 식별력 또는 명성을 손상시킬 염려가 있다고 볼 수도 없어 구 상표법 제7조 제1항 제10호에도 해당하지 않는다.
(등록상표의 지정상품: 상품류 구분 제18류의 가방, 가죽제 서류가방 등)
키워드: 상표, 등록무효, 전체관찰, 상표비유사, 수요자 인식, 사용에 의한 식별력, 엘레강스, 마담 엘레강스
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