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l 사건 개요
주식회사 A는 2016. 8. 4. 이 사건 특허발명의 권리자였던 B주를 상대로 이 사건 특허발명에 대한 등록무효심판을 청구하였고, 특허심판원은 이를 2016당2342호로 심리한 다음 2017. 9. 28. 이 사건 특허발명은 비교대상발명들에 의하여 진보성이 부정되지 않는다는 이유로 주식회사 A의 위 심판청구를 기각하는 심결(이하 ‘종전 확정심결’이라 한다)을 하였다.
이에 주식회사 A는 특허법원 2017허7449호로 심결취소소송을 제기하였고, 특허법원은 2018. 12. 6. 주식회사 A의 청구를 기각하는 판결을 선고하였으며, 이에 대한 상고가 대법원에서 2019. 4. 24. 심리불속행기각(2019후10043)됨에 따라 위 심결은 확정되었다.
피고는 2020. 5. 20. B로부터 이 사건 특허발명의 권리를 양수받은 원고를 상대로 이 사건 특허발명에 대한 등록무효심판을 청구하였고, 특허심판원은 이를 2020당1546호로 심리한 다음 2020. 12. 28. ”이 사건 특허발명은 선행발명 1, 2의 결합에 의하여 진보성이 부정되어 그 등록이 무효로 되어야 하고, 이 사건 심판청구는 확정된 종전 심결과 동일증거에 의한 심판청구에 해당하지 않으므로 일사부재리의 원칙에 위배되지 않는다.“는 이유로 피고의 위 심판청구를 인용하는 이 사건 심결을 하였다.
l 판시 요지
이 사건 제1항 발명의 구성요소 5 내지 7의 ‘전기 결합핀, 스프링 장전 베이스, 스프링’의 구성과 ‘바늘 조립체의 이동에 따라 전기 결합핀이 스프링에 의해 돌출되도록 동작’하는 구성이 선행발명 1에 개시되어 있지 않다는 점에서 차이가 있다. 그런데 선행발명 2에는 ‘전기신호를 초음파출력유닛에 전달하는 이동부재(833), 실린더 내부에 삽입되어 이동부재를 일방향으로 탄발적으로 지지하는 스프링(834), 실린더 내부에 삽입된 스프링(834)은 초음파출력유닛이 이동 시 스프링(834)의 탄성력에 의해 이동부재(833)가 돌출과 인입되도록 함으로써 전기적 연결을 유지‘시키는 것이 개시되어 있으므로, 구성요소 5 내지 7과 그 구성과 작용효과가 동일하다. 그리고 ① 선행발명 1, 2는 모두 피부 미용기기에 대한 발명으로 그 기술분야가 동일한 점, ② 선행발명 1은 접촉단자에 접촉된 채 접촉단자로부터 다수의 바늘이 전기적으로 연결되고 핸드피스의 접속부의 ‘구동축’ 동작에 따라 다수의 바늘이 돌출되는 구조이므로, 다수의 바늘이 구동축에 의해 돌출될 때 그 접촉에 의한 전기적 연결이 유지될 필요성이 있다는 것은 통상의 기술자에게 자명한 점, ③ 그런데 선행발명 2는 초음파출력유닛이 빠르게 진동하는 경우 제2전기단자(830)와 초음파출력유닛과의 접촉 불량으로 인한 오작동 발생의 문제점을 인식하고, 이를 위해 ‘제2전기단자(830)’를 ‘전기신호를 초음파출력유닛에 전달하는 이동부재(833), 실린더 내부에 삽입되어 이동부재를 일방향으로 탄발적으로 지지하는 스프링(834)’ 등으로 구성하여 제2전기단자(830)와 초음파출력유닛(400)이 안정적으로 전기적 연결이 유지되도록 하고 있는 점, ④ 통상의 기술자라면 선행발명 1의 다수의 바늘이 구동축에 의해 돌출될 때 그 접촉에 의한 전기적 연결이 유지되도록 하기 위하여 선행발명 2의 ‘제2전기단자(830)’의 구성을 결합할 동기가 충분한 점, ⑤ 선행발명 1, 2에는 위와 같은 결합이 배제된다고 볼만한 사정이 나타나 있지 않는 점 등에 비추어 보면, 통상의 기술자가 선행발명 1에 선행발명 2를 결합하는 데 어떠한 어려움이 있다고 보기 어렵다.
따라서 이 사건 제1, 2, 4 내지 11, 15 내지 20항 발명은 선행발명 1, 2에 의하여 그 진보성이 부정되므로 그 등록이 무효로 되어야 하고, 이 사건 심결에서 새롭게 제출된 선행발명 2는 종전 확정심결의 결론을 번복할 수 있을 정도로 유력한 증거에 해당하여 이 사건 심판청구는 일사부재리 원칙에 저촉된다고 볼 수 없다.
키워드: 특허, 진보성, 일사부재리 원칙, 피부 미용방법, 미용기 및 미용시스템
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