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l 사건 개요
원고는 생명공학 기술을 이용한 의약품, 의약부외품, 식품, 건강기능식품, 화장품 제조 및 도ㆍ소매업 등을 목적으로 2000. 3. 20. 설립등기를 마친 법인으로, 특허발명에 관한 특허권을 보유하고 있다. 원고는 피고가 특허권을 침해하였다는 이유로 특허침해소송을 제기하였다. 제1심법원은 특허침해를 인정하고 원고의 청구 중 일부를 인용하였다.
l 판시 요지
피고 국내제품은 제1항 발명에 포함되는 제조방법에 의하여 생산된 물건에 해당하는 사실이 인정된다. 피고 수출제품의 경우 약학 조성물이 아닌 ‘비만 개선용 식품’이라는 점에서, 용도에 있어 제7항 발명과 차이가 있다. 그러나 ① 특허발명의 명세서에 ‘특허발명의 조성물을 포함한 식품은 항비만, 항당뇨 그리고 항고지혈증의 효험이 저해되지 않는 조성의 범위 내에서 어떤 종류의 매개질과도 함께 사용될 수 있다. 온천수, 여과된 물, 증류수, 탄산수, 쥬스, 요구르트, 빵, 비스켓, 가공 고기, 두유, 선식, 영양 보조제 등에 첨가될 수 있다.’고 기재되어 있는 점, ② 위 명세서에 ‘다물린 A, B가 AMPK 인산화 능력과 효소 활성화 능력을 증가시켜 지방산 베타 산화 촉진을 통한 지방 감소와 세포 내 포도당 흡수를 촉진하는 효과를 나타낸다.’고 기재되어 있는바, 이에 의하면 비만개선 효과를 나타내는 물질이 다물린 A, B라고 볼 수 있는데, 피고 수출제품에서도 돌외 추출물을 유효성분으로 다물린 A, B를 일정 함량 포함하는 것을 개시하고 있는 점, ③ 피고 수출제품 역시 제7항 발명과 마찬가지로 모두 다물린 A, B의 약리작용을 기초로 하면서도 발명의 구체적인 적용방식을 ‘약학 조성물’이 아닌 ‘비만 개선용 식품’ 등으로 달리한 것에 불과한 점, ④ 의약품과 식품은 생리활성의 정도에 따라 분류될 뿐이고, 제7항 발명과 수출제품은 모두 돌외 추출물을 복용하여 비만 등 대사성 증후군을 개선하고자 하는 목적에서도 차이가 없는 점 등을 종합하여 보면, 제7항 발명과 피고 수출제품은 용도가 실질적으로 동일하다고 봄이 타당하다.
따라서, 특별한 사정이 없는 한 피고 국내제품은 제1항 발명에 관한 원고의 특허권을, 피고 수출제품은 제7항 발명에 관한 원고의 특허권을 각각 침해하여 생산ㆍ판매된 것이라 할 것이다.
그리고 제1항 발명은 선행발명 1 내지 5에 의하여 진보성이 부정되어 특허가 무효로 될 것임이 명백하다고 할 수 없으므로, 제1항 발명의 특허권에 기초한 원고의 이 부분 청구가 권리남용에 해당한다고 볼 수 없다. 또한 제7항 발명은 선행발명 1, 2, 6에 의하여 공지되었거나 공연 실시되었다고 볼 수 없어 신규성이 부정되지 아니한다. 나아가 제7항 발명은 선행발명 1, 2, 6에 의하여 신규성이 부정된다거나 선행발명 7에 의하여 진보성이 부정되어 특허가 무효로 될 것임이 명백하다고 할 수 없으므로, 제7항 발명의 특허권에 기초한 원고의 이 부분 청구 역시 권리남용에 해당한다고 볼 수 없다.
선행발명의 추출물에 다물린 A, B가 포함되어 있다고 단정할 수 없고, 설령 다물린 A, B가 포함되어 있다고 하더라도 화학구조와 효능이 특허발명에서 비로소 확인된 만큼, 선행발명들로부터 피고 제품과 같은 이 사건 화합물의 존재 및 함량에 이를 동기나 암시를 얻을 수 없다. 따라서 피고 제품이 자유실시기술에 해당한다는 피고의 항변은 이유 없다.
이 사건 합의서에는 ’피고는 원고가 언제든지 위 돌외 추출물을 이용해 건강기능성식품 원료개별인정을 받는 것에 대하여 이의를 제기하지 아니한다.‘라는 내용도 포함되어 있는 사실, 원고 역시 2013. 5.경 특허발명에 의하여 제조되는 돌외잎주정추출분말에 대하여 건강기능식품 기능성 원료개별인정을 받은 사실, 피고의 이사로 재직한 박근희가 2013. 6. 21. 원고와 피고의 각 대표자 등에게 보낸 이메일에는 ’원고측에서 피고가 주체가 되어 돌외잎주정추출물 등을 생산하는 것에 대하여 반대의견을 분명히 한다.‘라는 내용이 포함되어 있는 사실, 피고가 2013. 7. 24.경 원고에게 특허발명의 전용실시권을 확보하기 위하여 실시료를 제안한 사실이 인정된다. 여기에 특허권자가 특허발명의 실시를 허락하는 과정에서는 상대방과 사이에 상대방이 보유하게 되는 권리의 종류나 그 존속기간, 실시료 등에 관하여 계약서 등을 작성하는 것이 통상적이라 할 것인데, 원고와 피고 사이에 그와 같은 내용이 포함된 확정된 계약서나 그 밖의 처분문서가 전혀 존재하지 아니하는 점 등까지 더하여 보면, 앞서 인정한 사실이나 피고가 제출한 증거만으로는, 원고와 피고 사이에 특허발명의 실시에 관하여 교섭이 있었다는 점을 넘어, 원고가 피고에 대하여 특허발명의 실시를 묵시적으로나마 허락하였다거나, 원고와 피고 사이에 그에 관한 의사의 합치가 있었다고 인정하기 어렵고, 달리 이를 인정할 증거가 없다. 따라서 원고가 피고에게 특허발명의 실시를 허락하였다는 피고의 항변 역시 받아들일 수 없다.
앞서 본 바와 같이 피고가 피고 제품을 생산ㆍ판매하는 행위는 원고의 특허권을 침해하는 행위에 해당한다. 따라서 피고는 피고 제품을 생산, 사용, 양도, 대여 또는 수입하거나 양도 또는 대여의 청약을 하여서는 아니 되고, 피고의 회사, 사무소, 영업소, 공장, 창고 대리점에 보관 중인 피고 제품의 완제품과 반제품, 피고 제품을 생산하기 위한 돌외잎원료, 완제품을 생산하는데 사용되는 저장탱크, 추출탱크, 여과기, 감압농축기, 고온ㆍ고압 처리탱크, 분무건조기, 균질화혼합기, 분말포장기와 같은 제조설비를 모두 폐기할 의무가 있다.
앞서 인정한 사실이나 거시 증거, 을 제20, 54, 93, 133호증의 각 기재, 이 사건 감정결과, 제1심법원의 대구지방식품의약품안전청에 대한 2016. 9. 22.자 사실조회회신 결과와 변론 전체의 취지를 종합하여 알 수 있는 다음과 같은 사실과 사정들에다가, 피고가 피고 제품을 생산한 기간 및 그 태양 등 그 밖에 변론 과정에 나타난 여러 사정들을 모두 고려하면, 피고가 피고 제품을 생산ㆍ판매하는 등으로 제1항, 제7항 발명의 특허권을 침해함으로써 원고에게 배상하여야 할 손해액은 1,500,000,000원 정도로 평가함이 타당하다.
키워드: 특허, 특허침해, 손해배상, 권리남용항변, 진보성, 신규성, 자유실시기술항변, 실시허락항변
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