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l 사건 개요
원고는 특허심판원에 피고를 상대로 하여, ‘피고는 발명자 원고로부터 특허발명의 특허를 받을 권리를 승계한 자로서 특허발명에 관한 특허를 출원, 등록받았는데 특허발명의 승계 원인인 구두계약은 피고의 채무불이행을 원인으로 해제되었는 바, 특허발명은 등록 당시로 소급하여 무권리자출원으로 특허법 제33조 제1항, 제133조 제1항 제2호에 의하여 무효로 되어야 한다.’라고 주장하면서 이 사건 특허발명에 대한 등록무효심판을 청구하였다. 특허심판원은 '원고 주장 구두계약 체결 사실의 증명이 없으므로 원고는 특허법 제33조 제1항 본문, 제133조 제1항의 무효심판청구인에 해당하지 아니한다.'는 이유로 원고의 위 심판청구를 각하하는 이 사건 심결을 하였다.
l 판시 요지
(1) 특허법 제133조 제1항 본문은 “이해관계인(제2호 본문의 경우에는 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자만 해당한다) 또는 심사관은 특허가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 무효심판을 청구할 수 있다.”라고 규정하고 있고, 같은 항 제2호 본문은 “제33조 제1항 본문에 따른 특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 아니하거나 제44조를 위반한 경우”라고 규정하고 있다. 그리고 특허법 제33조 제1항 본문은 ‘발명을 한 사람 또는 그 승계인이 이 법에서 정하는 바에 따라 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다’라고 규정하고 있다. 이에 따르면, 특허법 제33조 제1항 본문에 따른 특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 아니함을 이유로 특허의 무효심판을 청구하는 경우에는 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자만이 그 무효심판을 청구할 수 있다. 따라서 ‘피고가 이 사건 특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 아니함’을 이유로 무효심판을 청구한 ‘원고에게 이 사건 특허를 받을 수 있는 권리가 있는지 여부’가 이 사건의 쟁점이고, 이는 곧 ‘피고가 이 사건 특허를 받을 수 있는 권리를 적법하게 승계받아 가지고 있는지 여부’이다.
(2) 특허를 받을 수 있는 권리는 발명의 완성과 동시에 발명자에게 원시적으로 귀속되지만, 이는 재산권으로 양도성을 가지므로 계약 또는 상속 등을 통하여 그 전부 또는 일부 지분을 이전할 수 있고(특허법 제37조 제1항), 그 권리를 이전하기로 하는 계약은 명시적으로는 물론 묵시적으로도 이루어질 수 있다(대법원 2012. 12. 17. 선고 2011다67705 판결 참조).
원고가 이 사건 특허발명을 완성한 사실은 당사자 사이에 다툼이 없으므로 이 사건 특허를 받을 수 있는 권리는 원고에게 원시적으로 귀속되었다. 원고는 이 사건 특허에 관하여 특허받을 수 있는 권리를 묵시적으로 피고 소속 K 내지 피고에게 이전하였다고 판단된다(원고도 피고가 이 사건 특허를 받을 권리를 승계하였다는 점 자체를 다투지는 않되, 다만 이 사건 구두계약이 존재하였고, 그 해제에 따라 이 사건 특허를 받을 권리가 원고에게 복귀되었음을 주장한다).
(3) 원고가 제출한 증거들만으로는 원고와 피고 사이에 이 사건 특허 및 관련 2건의 특허를 받을 수 있는 권리를 피고에게 승계하여 주되 그 대가로 3년에 걸쳐 매년 2억 원씩 총 6억 원을 지급받기로 하는 내용의 이 사건 구두계약이 체결되었다고 인정하기 어렵다. 따라서 이 사건 구두계약의 존재를 전제로 그 해제에 따라 이 사건 특허를 받을 수 있는 권리가 복귀되었다는 원고의 심결취소 사유 주장은 나아가 살필 필요 없이 받아들일 수 없다.
①원고 주장 자체만 놓고 보더라도 위 6억 원과 대가적 견련관계에 있는 원고의 의무에는 ‘이 사건 특허를 받을 수 있는 권리의 승계’ 외에도 ‘BLDC 모터 생산을 위한 기술 지원’, ‘각종 제품의 컨트롤러 개발을 위한 기술 지원’과 같은 계속적 의무가 포함되어 있다. ②피고 대표이사가 2018. 8. 무렵 원고에게 구체적으로 무슨 내용의 의사표시를 어떻게 하였는지 인정할 만한 아무런 증거가 없고, 원고는 구두계약의 구체적 내용, 특히 위 6억 원과 대가적 견련관계에 있는 원고의 의무들이 구체적으로 무엇인지와 그 이행의 시기나 방법이 어떠한지 등을 특정하지 못하고 있다. 원고 역시 피고 직원에게 “묵시적 동의가 아니라 특허나면 얼마란 조건이 있었죠 김수석이 농담으로 이해 했던게 문제였구”라는 메시지를 보낸 시점에는 구두계약이 이루어지지 않았음을 사실상 인식하고 있었던 것으로 보인다. ③원고는 특허발명 출원, 등록에 앞서 구두계약의 재확인·서면화를 요구하지 않았다. 원고가 주장하는 구두계약의 승계 대가는 다른 계약보다 현저히 다액임에도 구두계약만 유달리 서면에 의하지 아니하였다는 것은 경험칙상 쉽게 납득이 가지 않는다. ④원고의 피고가 우월한 지위에 있었고 원고는 피고 대표이사의 언동을 신뢰하여 서면 작성을 요구하지 아니하였다는 주장은 이유 없다. 피고는 원고에 비해 거래상 우월한 지위에 있던 것으로 보이지 않고(원고도 그렇게 인식하지 않은 것으로 보인다), 원고와 상당한 신뢰관계가 형성되어 있었다고도 보기 어렵다. ⑤이 사건 특허발명은 기존 기술로 달성할 수 없었던 새로운 효과를 달성하는 것이 아니라, 기존 기술로도 달성할 수 있던 효과를 보다 저렴하게 구현한다는 원가 절감이 주된 목적인데, 특허발명의 경제적 가치가 어느 정도인지 분명하지 않고, 구체적 성과물이 존재하지 아니하던 구두계약 체결 주장 시점에는 정확한 가치 산정이 더욱 어려웠을 것으로 보인다.
오히려 피고는 특허발명에 관한 특허를 원고의 적극적 관여와 협조에 따라 출원하여 등록받았고, 원고는 등록 후에도 이에 대하여 아무런 이의를 하지 않았던 점에다가, 원고는 1, 2차 연구개발계약에서도 사실상 계약당사자에 준하는 지위에 있었던 것으로 보이는 점, 만약 원고가 이 사건 특허를 받을 수 있는 권리를 피고에게 승계하여 주지 않는다면 피고는 위 1, 2차 연구개발계약 및 연구개발위탁용역협약에 따른 용역 결과인 기술을 원고의 허락 없이는 사용할 수 없게 되므로 이 사건 특허를 받을 수 있는 권리의 승계는 연구개발을 원활히 진행함에 있어 반드시 필요하였던 것으로 보이는 점 등 제반 사정을 종합하면, 이 사건 특허를 받을 권리는 원고가 주장하는 구두계약의 존재에 의해서라기보다는 위 연구개발계약 등의 원활한 진행을 위하여 원․피고 사이의 묵시적 합의에 따라 원고로부터 K, 피고에게 순차적으로 이전된 것으로 봄이 합리적이다.
(4) 이상을 종합하면, 이 사건 특허를 받을 권리는 원고로부터 피고에게 승계되었고, 반면에 이 사건 구두계약의 해제 및 그에 따른 이 사건 특허를 받을 권리의 복귀를 주장하는 원고의 심결취소 사유 주장은 구두계약의 존재가 증명되었다고 볼 수 없어 더 나아가 살펴볼 필요 없이 받아들일 수 없다.
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