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l 사건 개요
피고는 이 사건 특허발명의 청구항 전체에 대한 특허무효심판을 청구하였다. 원고들은 이 사건 특허발명의 청구범위의 각 청구항 중 독립항인 제1항, 제5항, 제9항 및 제15항에 ‘데옥시콜릭 염이 유일한 지방 제거 성분’ 또는 ‘데옥시콜릭 염이 지방 제거 성분’이라는 한정을 부가하는 취지의 정정청구(이하 ‘이 사건 정정청구’라 한다)를 하였다. 특허심판원은 원고들의 이 사건 정정청구를 인용하고, 피고의 이 사건 심판청구 중 이 사건 특허발명의 청구범위 제1항 내지 제3항, 제5항 내지 제13항, 제15항 내지 제20항에 관한 부분은 이를 인용하여 그 각 청구항의 특허를 무효로 하고, 이 사건 특허발명의 청구범위 제4항 및 제14항에 관한 부분은 이를 기각한다는 취지의 이 사건 심결을 하였다.
원고가 이에 불복하여 이 사건 심결 중 이 사건 특허발명의 청구범위 제1항 내지 제3항, 제5항 내지 제13항, 제15항 내지 제20항에 관한 부분의 취소를 구하는 취지의 이 사건 심결취소소송을 제기하였고, 특허법원은 이를 심리하여, 그와 함께 확정되어야 할 이 사건 정정청구 부분이 관련 심결취소소송에서 취소되는 이상, 위 법리에 비추어 이 사건 심결 중 이 사건 제1항 내지 제3항, 제5항 내지 제13항, 제15항 내지 제20항 정정발명 부분도 취소를 면할 수 없
l 판시 요지
이 사건 제1항 정정발명의 구성요소 1-1, 1-2와 선행발명 1의 대응구성요소는 모두 의약조성물의 유효성분에 관한 것으로, 데옥시콜릭 염[소듐 데옥시콜레이트]을 포함하되 포스파티딜콜린을 포함하지 않고, 데옥시콜릭 염이 조성물 내 유일한 지방 제거 성분[소듐 데옥시콜레이트로 처리한 세포 배양물 및 조직 시료에서 세포 생존율의 감소, 세포막 용해, 및 지방 분해 및 근육 조직의 현저하고 비교할 만한 감소가 발견됨]이라는 점에서 실질적으로 동일하다.
이에 대해서 원고들은, 선행발명 1에 소듐 데옥시콜레이트, 즉 데옥시콜릭 염을 단독으로 포함하는 제제의 효과를 확인할 수 있는 실험 데이터가 없고 선행발명 1의 공개일 이전에 담즙산 염이 단독으로 지방 축적 제거 효과를 나타내는 약리기전이 밝혀져 있지도 않았으므로 선행발명 1은 미완성 발명에 해당하고 따라서 선행발명 1은 이 사건 정정발명의 신규성이나 진보성을 부정하는 데 원용할 수 있는 선행발명이 아니라는 취지로 주장한다. 그러나 다음과 같은 이유에서 선행발명 1에는 소듐 데옥시콜레이트를 유일한 활성성분으로 하는 조성물이 개시되어 있고 소듐 데옥시콜레이트가 단독으로 세포막 용해 작용에 의하여 지방 제거 효과를 나타낸다는 점 역시 명시되어 있다고 봄이 타당하다. 이와 다른 전제에 선 원고들의 위 주장은 이유 없다. 선행발명 1(을 제5호증)의 기재, 특히 ‘A. 프레젠팅의 목적’ 부분 및 ‘B. 연구계획’ 부분의 기재를 접한 통상의 기술자는 ‘포스파티딜콜린 제형’이 포스파티딜콜린과 소듐 데옥시콜레이트의 혼합물로 구성된 주사제이고, 선행발명 1의 목적은 포스파티딜콜린 주사제에 포함된 성분들 중 지방감소 효과를 나타내는 활성성분이 무엇인지 명확히 밝혀내는 것이라고 인식할 것이다. 이러한 점에다가, 통상의 기술자로서는 선행발명 1에서 ‘실험실용 청정제인 Triton-X® 100과 Empigen BB®뿐만 아니라 포스파티딜콜린 제형, 소듐 데옥시콜레이트로 세포 및 조직 시료를 처리하였다’는 것의 취지가 세포 및 조직 시료를 포스파티딜콜린 제형, 소듐 데옥시콜레이트, Triton-X® 100 및 Empigen BB®로 각각 처리하여 포스파티딜콜린 제형에 포함된 성분 중 하나인 소듐 데옥시콜레이트의 효과를 확인하려는 것인 점 및 선행발명 1에서 “포스파티딜콜린 제형과 소듐 데옥시콜레이트로 처리한 세포 배양물 및 조직 검체에서 실험실용 청정제로 처리한 것의 효과와 유사한 효과가 나타났다.”라는 기재는 포스파티딜콜린 제형으로 처리한 세포 배양물 및 조직 검체와 소듐 데옥시콜레이트로 처리한 세포 배양물 및 조직 검체에 나타난 효과가 실험실용 청정제로 처리한 세포 배양물 및 조직 검체에 나타난 효과와 유사하다는 취지라는 점을 쉽게 인식할 수 있을 것으로 보인다. 원고들 주장과 같이 선행발명 1이 발표문의 초록에 불과하고 선행발명 1에 소듐 데옥시콜레이트가 유일한 활성성분이라는 명시적인 기재는 없다고 하더라도, 선행발명 1의 기재(D. 결론) 등으로부터 통상의 기술자는 선행발명 1에는 포스파티딜콜린 제형의 구성 성분 중 소듐 데옥시콜레이트가 종래 포스파티딜콜린 제형의 작용기전으로 알려진 ‘세포막의 용해’ 작용에 의한 지방 분해 효과를 나타내는 주요 성분임이 명시되어 있음을 쉽게 알 수 있다. 따라서 선행발명 1은 이 사건 정정발명 등의 신규성이나 진보성을 부정하는 데 원용될 수 있다.
또한, 원고들은 이 사건 특허발명의 우선권주장일 당시 그리고 우선권주장일 이후에도 한동안 데옥시콜레이트가 아닌 포스파티딜콜린만이 지방 축적 억제를 위한 활성성분으로 인식되어 있었으며, 다른 관련 문헌들에는 소듐 데옥시콜레이트가 지방 축적 억제를 위한 활성성분이라는 점에 전혀 암시조차 되어 있지 않았던 점을 고려하면, 통상의 기술자로서는 선행발명 1의 기재만으로는 소듐 데옥시콜레이트를 단독 활성성분으로 인식하지 못할 것이라고 주장한다. 그러나 원고들이 제출한, 이 사건 특허발명의 우선권주장일 이전에 발간된 선행기술자료(갑 제12 내지 15호증)의 각 기재에 의하더라도 포스파티딜콜린 주사제가 지방 제거 효과를 나타내는 것은 알려져 있으나 그 작용기전이 명확하게 알려져 있지 않다는 것일 뿐이므로, 이러한 선행기술에 담즙산 염 내지 소듐 데옥시콜레이트가 지방 제거 효과를 나타낸다는 점에 대한 부정적인 교시나 시사가 있다고 볼 수는 없다. 오히려 이 사건 특허발명의 우선권주장일 당시 기술수준을 고려하더라도 통상의 기술자는 선행발명 1의 기재로부터 소듐 데옥시콜레이트를 단독 활성성분으로 인식할 수 있다고 봄이 타당하다. 이와 다른 전제에 선 원고들의 위 주장도 받아들일 수 없다.
키워드: 특허, 등록무효, 지방감소, 방법, 조성물, 미완성발명, 선행발명적격, 신규성부정, 진보성부정
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