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l 사건 개요
원고의 출원발명에 대하여, 특허청 심사관은 2018. 7. 19. 원고에게 제1항, 제4항 출원발명은 통상의 기술자가 비교대상발명 2로부터 쉽게 발명할 수 있고, 제2항, 제3항, 제5항 내지 제7항 출원발명은 비교대상발명 2, 3으로부터 쉽게 발명할 수 있어, 진보성이 부정된다는 취지의 의견제출통지를 하였다. 이에 원고는 2018. 9. 19. 의견서를 제출하였으나, 특허청 심사관은 2019. 1. 29. 제1항, 제4항, 제5항 출원발명은 비교대상발명 1, 2의 결합에 의하여, 제2항, 제3항, 제6항, 제7항 출원발명은 비교대상발명 1 내지 3의 결합에 의하여 진보성이 부정된다는 취지의 의견제출통지를 하였다. 이에 원고는 2019. 3. 29. 의견서를 제출하였으나, 특허청 심사관은 2019. 8. 16. 2019. 1. 29.자 거절이유가 해소되지 아니하였다는 이유로 거절결정을 하였다.
원고는 2019. 9. 18. 특허심판원에 거절결정에 대하여 불복심판청구를 하였다. 특허심판원은 2020. 5. 22. 제1항 출원발명은 비교대상발명 2에 의하여 진보성이 부정되고, 어느 하나의 청구항이라도 거절이유가 있으면 출원은 일체로서 거절되어야 한다는 이유로, 심판청구를 기각하는 내용의 심결을 하였다.
l 판시 요지
제1항 출원발명은 ‘Sn, Ba, 및 Ti를 함유하는 페로브스카이트형 자기 조성물’에 관한 것으로서, Sn, Ba, 및 Ti 이외의 물질의 포함을 배제하고 있지 아니한 개방형 청구항으로 기재되어 있다. 또한 제1항 출원발명은 그 청구항에서 Sn과 관련하여 ‘Sn의 함유량이, Ti:100몰부에 대하여 0.001몰부≤Sn≤0.999몰부의 범위에 있는 것을 특징으로 하는 페로브스카이트형 자기 조성물‘이라고 기재하고 있을 뿐, Sn을 첨가하는 방식(전첨가 또는 후첨가)에 관하여 특별한 제한을 두고 있지 아니하다.
제1항 출원발명은 Sn, Ba, 및 Ti 이외의 물질의 포함을 배제하고 있지 아니한 점이나 Sn을 첨가하는 방식에 제한을 두고 있지 아니한 점이 청구범위의 기재 자체에 의하여 명백하다. 따라서 Sn, Ba, 및 Ti 이외에 Ca이 추가로 전첨가된 경우(비교예 4)나 Sn이 후첨가된 경우(비교예 3)도 제1항 출원발명의 청구범위에 포함된다고 보아야 한다.
이 사건에서 통상의 기술자의 기술수준은 전기ㆍ재료 혹은 화학공학 분야의 학사학위 소지사로서 세라믹 콘덴서 제조 산업에서 3년 정도 종사한 사람을 기준으로 한다.
제1항 출원발명과 선행발명 2는, 모두 Ba, Ti를 함유하는 페로브스카이트형 자기 조성물이라는 점에서 동일하다. 다만, 제1항 출원발명은 Ba 및 Ti 이외에 함유되는 원소가 Sn으로 특정되어 있는 반면, 선행발명 2의 경우 Ba, Ti 이외에 함유되는 원소가 ‘Sn’을 포함하여 여러 종류가 있는 점(차이점 1), 제1항 출원발명은 ‘Sn’의 함유량이 ‘Ti:100몰부에 대하여 0.001몰부 내지 0.999몰부의 범위’에 있는 반면, 선행발명 2의 경우 ‘Sn’을 포함한 원소들의 함유량이 ‘BaTiO3를 기준으로 0몰％ 내지 5몰%의 범위’에 있는 점(차이점 2)에서, 양 발명은 차이가 있다.
Ba 및 Ti 이외에 함유되는 원소가 Sn으로 특정되어 있는 제1항 출원발명과는 달리, 선행발명 2의 경우 Ba, Ti 이외에 함유되는 원소들이 ‘Sn’을 포함하여 여러 종류가 있다. 그러나 선행발명 2의 명세서에서는 Ba, Ti 이외에 함유되는 원소에 관하여 ’Sn, Zr, Ca, Sr, Pb, La, Ce, Mg, Bi, Ni, Al, Si, Zn, B, Nb, W, Mn, Fe, Cu, Ho, Y 및 Dy으로 이루어진 군으로부터 선택된 1종 이상의 원소‘라고 기재하고 있다. 이처럼 추가로 함유되는 원소들이 ’Sn’을 포함하여 총 22개로서 그 개수가 많다고 볼 수 없는데다가, 여러 원소들 중 ’Sn‘이 가장 먼저 나열되어 있는 점 등을 종합하여 보면, 통상의 기술자가 위 원소들 중 ’Sn’을 인식하고 이를 선택하는 것에 특별한 구성의 곤란성이 있다고 보기 어렵다.
그리고 앞서 인정한 사실과 거시 증거 및 변론 전체의 취지를 종합하여 알 수 있는 사실과 사정들에 비추어 보면, 차이점 2는 통상의 기술자가 선행발명 2로부터 쉽게 발명할 수 있다고 봄이 타당하다. 즉 제1항 출원발명의 위와 같은 수치는 통상의 기술자가 선행발명 2로부터 반복 실험을 통하여 최적의 ‘Sn 함유량’을 적절히 선택한 정도에 불과한 것일 뿐, 수치한정에 특별한 기술적 의의나 임계적 의의가 있다고 인정할 수 없다.
이상에서 검토한 바를 종합하면, 제1항 출원발명은 통상의 기술자가 선행발명 2로부터 쉽게 발명할 수 있는 것이어서 진보성이 부정된다. 한편, 특허출원에서 청구범위가 둘 이상의 청구항으로 이루어진 경우에 어느 하나의 청구항에라도 거절이유가 있으면 출원은 일체로서 거절되어야 하는데, 제1항 출원발명이 진보성이 부정되어 특허를 받을 수 없으므로, 결국 출원발명은 일체로서 특허를 받을 수 없다. 따라서 이와 결론을 같이 한 이 사건 심결에는 원고가 주장하는 위법이 있다고 할 수 없다.
키워드: 특허, 거절결정, 진보성, 유전체 자기 조성물, 적층 세라믹 콘덴서
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