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l 사건 개요
소외 A는 2019. 11. 1. 원고를 상대로 “이 사건 특허발명은 선행발명 1, 2 또는 선행발명 1, 3에 의하여 진보성이 부정된다.”라고 주장하면서 특허심판원에 특허취소신청을 하였고, 특허심판원은 원고에게 “이 사건 제1 내지 4, 6 내지 8항 특허발명은 선행발명들 각각 또는 선행발명 1 내지 3의 결합으로부터, 이 사건 제5, 9항 발명은 선행발명 1 또는 선행발명 1 내지 3의 결합으로부터 진보성이 부정된다.”라는 취지의 의견제출통지를 하였고, 2020. 6. 25. “이 사건 특허발명은 선행발명 1에 의하여 진보성이 부정된다.”라는 이유로 이 사건 특허발명을 취소하는 결정을 하였다.
l 판시요지
이 사건 특허발명은 구성요소로 황을 ‘30질량% 이황화탄소 용액으로 했을 때의 탁도값이 10ppm이하’인 것으로 특정한 것으로, 황이 이황화탄소에 용해되었을 때의 물리적 특성 값인 탁도를 이용하여 구성요소를 특정한 것으로 파라미터 발명에 해당한다. 이 사건 제1항 특허발명의 구성요소 1과 선행발명 1의 대응구성요소는 광학재료용 조성물이 황을 함유하는 점에서는 동일하나, 구성요소 1은 ‘황’의 탁도값을 ‘30질량% 이황화탄소 용액으로 했을 때 10ppm 이하’로 한정하는 점에서 차이가 있다. 그런데 이는 상이한 과제를 달성하기 위한 기술수단으로서의 의의를 가지고 있고 그 효과도 이질적인 부분을 포함하고 있는 것이어서 통상의 기술자가 선행발명 1로부터 이를 쉽게 극복할 수 없을 것으로 나타난다.
이 사건 특허발명은 종래 플러스 도수렌즈라고 불리는 중심두께가 두꺼운 렌즈에서 기존 방식으로는 여전히 백탁이 해소되지 않아 손실이 생기는 문제점을 인식하여, 황과 에피설파이드 화합물을 포함하는 조성물에서 백탁 발생을 억제하고, 중합 경화 전의 단계에서 경화 후의 백탁의 발생 유무를 예측·판별하여 양부의 판단이 가능한 광학재료용 조성물을 제공하는 것을 그 기술적 과제로 하고 있다. 반면 선행발명 1은 종래 티올을 포함하는 조성물을 중합 경화시켰을 때 백탁이 발생하는 문제점을 개선한다는 인식이 있을 뿐, 황과 에피설파이드 화합물을 포함하는 플러스 도수렌즈에서 종래 방식으로는 여전히 백탁이 해소되지 않은 문제점과 관련하여서는 별다른 인식이 없다.
이 사건 제1항 특허발명과 선행발명 1은 파라미터의 대상 물질이 각각 ‘황’과 ‘폴리티올’로 다를 뿐만 아니라, 탁도값의 범위나 측정횟수도 각각 ‘30질량% 이황화탄소 용액으로 했을 때의 10ppm 이하 및 1회 측정’과 ‘초기값이 0.5 ppm 이하이며, 50℃에서 7일간 보존 후의 탁도값이 0.6 ppm 이하 및 7일 간격을 두고 2회 측정’으로 상이하다. 선행발명 1에 황을 첨가할 수 있다는 구성은 개시되어 있으나, 황의 탁도 측정을 위해 ‘30질량%의 이황화탄소 용액’에 대한 탁도값을 측정한다는 구성은 전혀 나타나 있지 않고, 오히려 폴리티올 그 자체의 탁도를 기준으로 하고 있다. 또한 피고 주장대로 황이 이황화탄소에 용해된다는 것이 주지관용기술이라 하더라도, 더 나아가 황의 이황화탄소에 대한 탁도를 파라미터로 하여 백탁을 억제할 수 있다는 것까지 주지관용기술이라고 볼 증거는 없다.
이 사건 제1항 특허발명과 선행발명 1은 효과가 백탁을 억제하고, 중합 경화 전의 단계에서 경화 후의 백탁의 발생 유무를 예측, 판별하여, 양부의 판단이 가능하다는 점에서는 일부 공통되나, 선행발명 1은 백탁을 방지하기 위하여 ‘폴리티올’의 탁도값을 ‘초기값이 0.5ppm 이하이며, 또한 50℃에서 7일간 보존 후의 탁도값이 0.6ppm 이하’로 한정하고 있어, 광학재료용 조성물이 반드시 ‘폴리티올’을 변수로 조절하여야만 백탁을 억제할 수 있고, 탁도값도 7일 간격을 두고 2회 측정하여야 하는데 비하여, 이 사건 제1항 특허발명은 백탁을 방지하기 위하여 ‘황’의 탁도값을 ‘30질량% 이황화탄소 용액으로 했을 때 10ppm 이하’로 한정하고 있어, ‘폴리티올’이 포함되지 않은 광학재료용 조성물의 백탁도 억제할 수 있으며, 백탁 억제를 위하여 탁도값도 1회만 측정 가능하다는 점에서, 선행발명 1로부터 예측할 수 없는 이질적 효과를 갖는다.
나아가 이 사건 제1항 특허발명은 선행발명 1에 선행발명 2, 3 또는 이를 선택적으로 결합한 것에 의해 진보성이 부정된다고 볼 수 없다. 선행발명 2는 중합성 조성물을 중합·경화시켜 얻을 수 있는 경화물의 악취를 저감시키기 위하여 에피설파이드기를 갖는 화합물을 포함하는 중합성 조성물에 향료 성분을 첨가하는 것이고, 선행발명 3은 중합성 조성물의 예비 중합 반응에 걸리는 시간을 단축하여 광학 렌즈의 생산성을 제고하기 위한 것으로, 선행발명 1과 목적이 달라 발명의 결합이 용이하다고 볼 수 없고, 설령 이들 발명을 결합하더라도 그와 목적이 다른 이 사건 제1항 특허발명을 쉽게 도출할 수 있다고 볼 수 없다. 또한 황의 탁도값이 황의 순도(불순물의 양)에만 관련된다고 볼 수 없으므로, 황의 순도에 관한 구성을 개시하고 있는 선행발명 2 또는 3을 선행발명 1에 결합하더라도 황의 이황화탄소 용액에 대한 탁도값을 파라미터로 하는 이 사건 제1항 특허발명을 쉽게 도출할 수 있다고 볼 수 없다.
따라서 이와 결론을 달리하여 특허를 취소한 이 사건 결정은 위법하므로 취소되어야 한다.
키워드: 특허, 등록취소, 진보성, 파라미터발명, 황, 탁도, 광학재료용 조성물
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