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l 사건 개요
피고는 원고를 상대로 이 사건 특허발명의 청구항 1항은 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 선행발명 1, 2에 의하여 쉽게 발명할 수 있으므로 특허법 제29조 제2항을 위반하였다고 주장하면서 이 사건 특허발명의 청구항 1항에 관한 등록무효심판을 청구하였고, 원고는 위 무효심판절차에서 이 사건 특허발명의 청구항 1항의 청구범위를 정정하는 정정청구를 하였다. 특허심판원은 원고의 정정청구는 이 사건 특허발명의 명세서 또는 도면에 기재되어 있지 않은 구성을 부가하는 것이므로 위 정정청구를 불인정하고, 이 사건 특허발명의 청구항 1항은 통상의 기술자가 선행발명 1, 2에 의하여 쉽게 발명할 수 있으므로 특허법 제133조 제1항 제1호, 제29조 제2항에 따라 그 등록이 무효로 되어야 한다는 이유로 피고의 위 심판청구를 인용하는 이 사건 심결을 하였다.
l 판시요지
특허무효심판이나 그 심결취소소송에서 정정의견제출 통지서를 통하여 심판청구인에게 의견서 제출 기회를 부여한 바 없는 사유를 들어 정정청구를 기각하는 심결을 하거나, 심결취소청구를 기각하는 것은 위법하다(대법원 2019. 7. 25. 선고 2018후12004 판결 참조).
원고가 2020. 5. 29. 무효심판절차에서 정정청구를 한 후 피고가 2020. 8. 3. 정정에 관한 의견서를 제출하였고, 이에 원고는 피고의 의견에 대하여 반박하는 내용의 서면을 제출한 사실, 원·피고는 2020. 11. 12. 무효심판의 구술심리에서 원고의 정정청구의 적법 여부에 관하여 의견을 진술한 사실은 인정된다. 그러나 원고는 정정청구가 인정될 것으로 예상하면서 위 무효심판절차에서 정정 후 발명의 진보성에 관한 주장을 지속적으로 하였던 점, 무효심판절차에서 정정청구가 부적법하다는 피고의 주장에 반박하면서 정정청구가 적법함을 주장하는 내용의 서면을 제출하거나 구술심리에서 의견을 진술하였다고 하더라도, 특허심판원으로부터 정정불인정 이유를 통지받으면서 의견서를 제출할 기회가 주어지지 않은 이상 앞서 본 강행법규의 취지에 비추어 원고는 자신의 정정청구가 인용될 것이라 기대함이 상당하고, 그로 인하여 원고는 정정청구에 대한 특허심판원의 사전적·예비적 판단을 확인한 후 정정청구를 보정하거나 정정불인정 이유를 극복하기 위한 의견을 제출할 기회를 실질적으로 부여받지 못하였다고 평가되는 점 등을 종합하여 보면, 피고가 주장하는 사정만으로는 원고에게 실질적으로 방어권이 보장되었다고 볼 수 없다. 따라서 이 사건 심결은 특허법 제133조의2 제4항, 제136조 제6항을 위반한 절차적 위법이 있다.
키워드: 특허, 등록무효, 정정청구, 의견서 제출 기회, 실질적 방어권
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