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l 사건 개요
이OO이 출원, 등록한 등록상표에 대하여 전용사용권 설정등록 및 상표권이전등록을 마친 원고는 이를 간판 등에 사용해왔고, 이OO이 개인명의로 1호점을 개점하고 이후 원고를 설립한 후 원고가 가맹사업을 시작할 당시부터 매장 외관을 갖추었으며, 원고는 가맹사업을 시작할 때부터 차돌박이와 초밥 및 쫄면의 세트메뉴를 기획하여 해당 메뉴를 대표적인 보조메뉴로 판매하였다.
원고는 피고들이  을 비롯한 표장들을 사용하여 간판과 매장 외관을 갖춘 데 대하여 피고들을 상대로 서울중앙지방법원 2019카합20384호로 가처분 사건을 제기하여 일부 인용 결정을 받았다. 피고들은 차돌박이와 쫄면 및 초밥의 세트를 구상하여 해당 메뉴를 대표적인 보조메뉴로 판매하고 있다.
피고 서OOO는  표장에 관하여 상표출원을 하였으나, 선등록상표인 등록상표와 표장이 유사하고 지정상품이 서로 동일 또는 유사하므로 거절결정이 내려졌다.
원고는 ①피고들의 표장들 사용행위에 대하여 주위적으로 상표권 침해행위 또는 구 부정경쟁방지법 2조 1호 카목에 따른 성과도용행위로서 금지 및 폐기 그리고 손해배상을, 예비적으로 구 부정경쟁방지법 2조 1호 나목에 따른 영업표지 혼동행위로 금지 및 폐기 그리고 손해배상을 각 구하며, ②피고들의 외관 사용행위와 관련하여 마찬가지로 성과도용행위 또는 영업표지 혼동행위에 해당한다고 주장하며 금지 및 손해배상을 구하고, ③피고들의 메뉴 제공행위에 대하여 성과도용행위에 해당하므로 금지를 구한다.
l 판시 요지
1) 표장 사용행위에 대하여
피고들 사용표장들( ,  ,  , )) 중에서 요부는  또는  인데, 등록상표와의 관계에서 외관이 유사하고 호칭도 유사하며 관념도 일반 수요자로 하여금 쉽게 구별할 수 있을 것으로 보이지 않는다. 피고 서OOO는 ‘박차돌’이라는 브랜드로 가맹점 사업을 하려다가 원고의 ‘이차돌’ 브랜드의 가맹사업을 분석하고 후발주자로서 브랜드 이름을 ‘일차돌’로 변경한 것으로 보인다.
2) 매장 외관 사용행위에 대하여
원고 매장 외관의 주요 구성 부분(①간판: 목재 테두리, 목재 간판, 붓글씨체, ②매장출입구: 원목재질 박공지붕, 원목기둥, 현관에 액자타입 현판, 예스런 인테리어, ③지붕 및 조명등: 매장 둘러싼 이단 지붕, 상단 및 하단에 일정한 간격 조명등, ④외부간판배치: 매장 출입구 좌측 또는 우측으로 일정한 간격 두고 상단 지붕과 하단 지붕 사이에 외부 간판 설치)은 다른 일부 외식업체나 술집들이 원고의 가맹사업 시작 전에 채택하고 있던 형태와 동일 또는 유사한 것으로 보인다. 즉 원고 매장 외관은 동종 업계에서 인테리어 시 사용하던 구성부분을 조합하여 일부 변형한 것으로 보이고, 이와 같은 조합으로 인해 종래에는 존재하지 않던, 수요자의 감각에 강하게 호소하는 독특한 디자인적 특징을 가지고 있다고 보기 어려워 원고의 상당한 투자나 노력으로 만들어진 성과로 보아 이를 보호할 필요가 있다 보기 어렵다.
상표나 서비스표와 같은 전형적인 상품이나 영업식별표지가 아닌 ‘영업제공 장소의 전체적인 외관’과 관련된 표지가 구 부정경쟁방지법 2조 1호 나목의 보호를 받을 수 있는지에 관하여도 동일한 법리가 적용된다. 앞서 침해가 인정된 등록상표와 같은 원고 사용표장을 제외한 나머지 매장외관이 갖는 차별적 특징이 거래자 또는 수요자에게 원고의 ‘이차돌’ 가맹점 사업의 출처표시임을 연상시킬 정도로 현저하게 개별화된 정도에 이르렀다거나 국내에 널리 알려졌다고 보기 어렵다.
3) 메뉴 제공행위에 대하여
원고의 차돌초밥(한 입 크기의 초밥용 밥과 갈은 고추냉이를 함께 제공하여, 익힌 차돌박이를 그 위에 얹어 먹는 차돌박이 초밥)과 차돌쫄면(비빔장에 비벼먹는 쫄면을 제공하여, 익힌 차돌박이를 그 위에 얹어 먹는 차돌박이 쫄면)은 기존에는 시도된 적이 없거나 거의 알려지지 않은 것이라 보기 어렵다. 오히려 다른 식당에서 원고와 무관하게 차돌박이 초밥과 유사한 형태의 음식을 판매해왔고, 익힌 고기를 차가운 면 요리와 함께 먹는 방식은 원고의 가맹사업 이전부터 흔히 알려진 요리방법이다. 따라서 원고 메뉴를 원고의 성과 등에 해당한다 보기 어렵다.
4) 상표법 110조 6항에 의한 손해액 산정
피고 서OOO의 2018, 2019, 2020년의 각 매출액에, 원고의 로열티율 2.2%, 그리고 피고 서OOO가 각 사용표장들을 사용하여 가맹사업을 하지 않았더라면 피고 서OOO의 가맹점 수 중 1/3정도가 원고의 가맹점 증가로 이어졌을 것이므로(피고 서OOO는 가맹사업비를 면제하는 등 원고에 비하여 상대적으로 저렴한 창업비용을 강조하여 가맹점을 모집하였다는 점 등을 고려하여) 1/3을 곱하여 상당한 손해액을 인정한다.
키워드: 상표, 부정경쟁방지법, 성과도용행위, 영업표지 혼동행위침해금지, 손해배상, 프랜차이즈업, 음식점업
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