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l 사건 개요
특허청 심사관은 원고에게 ‘보정된 출원발명 청구항은 인용발명에 의해 진보성이 부정된다’는 등의 거절이유가 기재된 의견제출통지를 하였다. 특허청 심사관은 원고의 보정서 및 의견서를 제출받고, 보정된 출원발명도 통지한 거절이유가 해소되지 않았다는 이유로 출원발명에 대하여 거절결정을 하였다. 이에 원고는 재심사를 청구하면서 청구항을 보정하였으나, 특허청 심사관은 보정된 출원발명 역시 앞서 통지한 거절이유가 해소되지 않았다는 이유로 재심사 후 거절결정을 하였다. 원고는 위 거절결정에 대한 불복심판을 청구하였고, 특허심판원은 ‘출원발명의 청구항은 비교대상발명 1, 3, 4의 결합 또는 비교대상발명 1~4의 결합에 의하여 진보성이 부정된다’는 등의 거절이유가 기재된 의견제출통지를 하였고, 이에 원고는 출원발명의 청구항을 보정하는 보정서를 제출하였으나, 특허심판원은 이 역시 진보성이 부정된다는 이유로 원고의 심판청구를 기각하는 심결을 하였다.
l 판시 요지
1) ‘의약용도발명’은 ‘물건의 발명’에 해당하는데, 출원발명은 ‘시스탄체 투부로사 추출물을 사용하여 청색광에 의해 유발되는 손상으로부터 안구세포 보호를 위한 약물 또는 식품을 제조하는 방법’에 관한 발명으로서 ‘물건을 생산하는 방법의 발명’에 해당한다. 이는 출원발명의 청구항에 그 제조방법의 구체적인 기술수단에 관하여 아무런 기재나 한정이 없고, 다만 ‘시스탄체 투부로사 추출물’에 관하여 ‘…성분을 포함한다’는 한정만이 부가되었을 뿐이라고 하여 달라지지 않는다. 다만, 당사자 모두 용도발명에 해당한다고 보고 진보성 인정 여부만 다투므로 이에 대해서만 본다.
2) 선행발명 1은 관화 추출물의 ‘항산화 작용’을 이용하여 ‘안질환(백내장, 망막증)’을 완화(개선) 및 예방하는 것인 반면, 출원발명은 시스탄체 투부로사 추출물을 사용하여 ‘청색광에 의해 유발되는 손상’으로부터 안구세포를 보호하는 것이라는 점에서 양자는 차이가 있다.
3) 아래의 가)~다)를 고려했을 때, 출원발명에서 말하는 ‘청색광에 의해 유발되는 손상’에는 ‘청색광에 의하여 유발되는 산화적 스트레스로 인한 손상’이 포함된다고 해석하는 것이 타당하다. 따라서 ‘청색광에 의하여 유발되는 손상‘이 ‘청색광의 높은 에너지에 의해 유발되는 직접적인 손상’임을 전제로 한 원고 주장은 모두 이유 없다.
가) 명세서의 배경기술의 “자유 라디칼은 DNA, 단백질, 지질 및 세포 간 고분자 물질에 산화적 스트레스 손상을 축적하여 노화를 유발한다. 중추 신경계 변성 이외에도 일부 안구질환 (특히 황반변성 및 망막병증)은 산화적 스트레스 손상과 매우 관련이 있다고 여겨진다.”는 부분은 산화적 스트레스가 황반변성을 비롯한 안구질환의 주요 원인이라는 취지다.
나) 명세서에는 청색광이 산화적 스트레스 유발인자의 하나로 분류되었을 뿐만 아니라 시스탄체 투부로사 추출물의 작용효과 역시 ‘산화적 스트레스로부터 안구세포의 보호‘라는 취지로 기재되어 있다(실시예의 실험 역시 마찬가지 취지로 기재되어 있다).
다) 최초 명세서에는 “시스탄체 투부로사 추출물을 사용하여 안구세포 보호를 위한 약물 또는 식품을 제조하는 방법”이라고 되어 있었는데, 원고는 두 차례에 걸쳐 이를 보정하면서 먼저 “… 사용하여 tert-부틸 히드록시퍼옥사이드(t-BHP), 허혈(ischemia), 또는 청색광(blue light)에 의한 산화적 스트레스에 의해 유발되는 손상으로부터 안구세포 보호를 … 방법으로, 상기 시스탄체 투부로사(Cistanche tubulosa) 추출물은 에키나코사이드, … 성분(component)을 포함하는, 방법”으로 한정하였다가 출원발명과 같이 “tert-부틸 히드록시퍼옥사이드(t-BHP), 허혈(ischemia)”과 “산화적 스트레스에 의해” 부분을 삭제하였다.
라) 원고는 ‘청색광에 의해 유발되는 손상’은 ‘청색광의 고에너지로 인한 안구세포의 직접적인 손상’을 의미한다는 취지로 주장하나, 명세서의 표로부터 인식될 수 있는 것은 ‘청색광이 높은 에너지를 가지며 조직, 세포, 세포기관에 침투할 수 있다’는 점뿐이고, 명세서에 산화적 스트레스와 구별되는 청색광에 의한 ‘안구 세포의 직접적 손상’이라는 병리기전을 인식할 수 있는 다른 기재는 없다.
4) 이하의 가)~라)를 종합하면, 통상의 기술자는 출원발명이 속하는 기술 분야의 주지 사실을 바탕으로 선행발명 1에 선행발명 3, 4를 결합하여 2)의 차이점을 극복하고, 출원발명의 시스탄체 투부로사 추출물의 의약용도, 즉 ‘청색광에 의해 유발되는 손상으로부터 안구세포 보호한다’는 의약용도를 쉽게 도출할 수 있다.
가) 출원발명의 우선권 주장일 이전에 발간된 논문들의 내용을 고려하면, 우선권 주장 당시 청색광에 의한 안구세포 손상의 병리기전이 ‘산화적 스트레스’라는 것은 해당 기술분야의 주지 사실이었을 것이다.
가) 선행발명 1에 있는 내용, 즉 시스탄체 투부로사 추출물이 안질환의 원인이 되는 활성산소를 제거하여 이들 질환을 완화한다는 점으로부터, 통상의 기술자는 시스탄체 투부로사 추출물이 그 항산화 효과로 인하여 산화적 스트레스로부터 안구세포를 보호하는 효과가 있음을 쉽게 인식할 수 있을 것으로 보인다.
나) 선행발명 3에는 1644년에 이미 안질환에 대한 시스탄체 투부로사 추출물의 사용이 녹내장과 황반변성을 포함하는 여러 가지 질환의 치료에 중요한 부분이라고 기록되었다는 취지의 기재가 있는바, 이로부터 시스탄체 투부로사 추출물의 안질환 치료용도는 쉽게 도출될 수 있다.
다) 선행발명 4로부터 광선이 노인성황반변성의 원인이 될 수 있으며, 항산화제가 이러한 노인성황반변성 치료에 사용될 수 있음을 알 수 있다.
5) 이하의 가)~마)를 종합해 보면, 명세서의 시스탄체 투부로사 추출물 내지 그 각 유효성분에 관한 실험결과는 통상의 기술자가 예측할 수 있는 효과를 구체적으로 확인한 것에 불과하여, 출원발명의 작용효과가 통상의 기술자가 예측할 수 없는 현저하거나 이질적인 효과에 해당한다고 볼 수 없다.
가) 명세서에는 망막색소상피(RPE) 세포에 개별 유효성분인 에키나코사이드, 액테오사이드, 이소액테오사이드, 튜블로사이드 A 및 시스탄체 투부로사 추출물을 첨가하고, H₂O₂, t-BHP, NaN3 및 청색광으로 처리한 뒤, 시간에 따른 망막색소상피(RPE) 세포의 생존율을 측정한 실험결과가 기재되어 있다.
나) 그런데 앞서 본 바와 같이, 이러한 실험결과들은 청색광을 H₂O₂, t-BHP, NaN3와 함께 산화적 스트레스 유도제로 분류하여 시스탄체 투부로사 추출물의 항산화 효과에 의한 안구세포 보호효과를 확인한 자료로 인식되며, 원고가 주장하는 바와 같이 ’청색광의 고에너지로 인한 직접 손상으로부터 안구세포를 보호하는 효과’를 확인한 약리데이터라 볼 수 없다.
다) 청색광이 산화적 스트레스를 유발한다는 것은 출원발명의 우선권 주장일 당시 공지되어 있었으며, 선행발명 1에는 시스탄체 투부로사 추출물의 항산화제 용도 및 안질환 치료 용도뿐만 아니라 그 유효성분으로 액테오사이드가 개시되어 있으므로, 통상의 기술자라면 유효성분으로 액테오사이드를 포함하는 시스탄체 투부로사 추출물이 청색광에 의해 유발된 산화적 스트레스로부터 안구세포를 보호하는 효과를 나타낼 것임을 쉽게 예측할 수 있을 것으로 보인다.
라) 더욱이 출원발명은 시스탄체 투부로사 추출물의 각 유효성분의 함량이나 조성비에 관하여 아무런 한정이 없으므로, 출원발명의 의학용도발명으로서 작용효과는 시스탄체 투부로사 추출물이 청색광에 의해 유발된 산화적 스트레스로부터 안구세포를 보호하는 작용효과를 모두 포함하는 것이다.
마) 원고는 명세서의 실험결과로 확인되듯이 이소액테오사이드는 H₂O₂에 의하여 유발된 산화적 스트레스에 대해서는 안구세포 보호효과가 없으나, 청색광에 의하여 유발된 손상에 대해서는 안구세포 보호효과를 나타낸다는 점에서 출원발명은 통상의 기술자가 예측할 수 없는 현저한 효과가 있다는 취지로 주장하나, 일부 농도의 이소액테오사이드가 0.1 내지 0.3mM 농도의 과산화수소하에서 미약하게나마 안구세포 보호효과를 보이고 있고, 활성성분의 종류·함량 및 산화적 스트레스의 세기 등에 따라 안구세포 보호효과의 정도에 차이가 날 수 있으며, 특정 조성물의 일부 성분에 약리효과가 없다는 사유만으로 전체 조성물이나 다른 성분의 약리효과도 당연히 부정된다고 볼 수 없고, 선행발명 1에서 유효성분으로 개시된 액테오사이드의 경우 실험에서 사용된 모든 산화적 스트레스 유도제에 대하여 안구세포 보호효과를 나타낸 결과가 명세서에 기재된 점 등을 고려하면, 원고의 위 주장은 받아들일 수 없다.
키워드: 특허, 진보성 부정, 용도발명, 현저한 효과 부정, 보정 경과, 시스탄체 투부로사, 안구 세포, 안질환, 액테오사이드, 청색광
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