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l 사건 개요
원고는 발명을 특허출원(이하 ‘이 사건 출원발명’)하였고, 심사단계에서 이 사건 출원발명은 진보성이 부정된다는 이유로 특허거절결정 되었다. 이에 원고는 특허심판원에 위 거절결정의 취소를 구하는 심판을 청구하였으나 특허심판원은 심사관과 동일한 이유로 위 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다. 이에 불복한 원고가 그 심결의 취소를 구하는 소를 제기한 사안이다.
l 판시 요지
(1) 원고는 이 사건 제1항 출원발명이 선택발명에 해당한다는 취지로 주장하고 있는 것으로 보이므로 우선 대상 출원발명이 선택발명인지 여부를 살펴보건대, 대상 출원발명은 젬시타빈-[페닐-(벤질옥시-L-알라니닐)]-(S)-포스페이트’와‘젬시타빈-[페닐-(벤질옥시-L-알라니닐)]-(R)-포스페이트’가 혼합된 형태로 존재하는 젬시타빈-[페닐-(벤질옥시-L-알라니닐)]-포스페이트에 관한 발명인데, 선행발명은 ‘젬시타빈-[페닐-(벤질옥시-L-알라니닐)]-포스페이트’만 개시하고 있으나 ‘젬시타빈-[페닐-(벤질옥시-L-알라니닐)]-포스페이트의 합성’의 매커니즘과 그 구조식이 선행발명의 명세서에 기재되어 있고, 나아가 화합물을 화학적으로 합성하는 경우 분자 내 존재하는 카이랄 중심에서 (R) 배열과 (S) 배열을 갖는 이성질체의 혼합물이 생성된다는 사실은 해당 분야의 통상의 기술자에게 널리 알려져 있고, 인과 산소 사이에 이중결합을 갖는 포스포라미데이트 화합물이 인을 입체 중심으로 하는 입체 이성질체 형태로 존재할 수 있다는 사실이 이 사건 출원발명의 출원일 이전에 공지되어 있기도 한 점들을 고려하면, 비록 선행발명에서 (R) 배열과 (S) 배열을 갖는 이성질체에 관한 기재 없이 ‘젬시타빈-[페닐-(벤질옥시-L-알라니닐)]-포스페이트’만 개시하고 있더라도, 그 명세서에서는 ‘젬시타빈-[페닐-(벤질옥시-L-알라니닐)]-(S)-포스페이트’ 및 ‘젬시타빈-[페닐-(벤질옥시-L-알라니닐)]-(R)-포스페이트’의 혼합물이 실질적으로 기재되어 있다고 봄이 타당하다. 따라서 이 사건 제1항 출원발명이 선택발명에 해당한다는 취지의 원고의 주장은 이유 없다.
(2) 다음으로 이 사건 제1항 출원발명의 진보성이 부정되는지 여부를 살펴보건대, 이 사건 제1항 출원발명의 구성요소와 선행발명의 대응 구성요소의 대비해 볼 때 대상 출원발명과 달리 선행발명에는 ‘젬시타빈-[페닐-(벤질옥시-L-알라니닐)]-포스페이트의 이성질체’에 대한 구성이 명시적으로 기재되어 있지 않고(차이점 1), 대상 출원발명의 구성요소 2는 (R) 에피머에 대한 (S)의 비율이 적어도 20:1이라는 것으로 한정하고 있는 반면, 선행발명의 대응 구성요소의 경우 젬시타빈-[페닐-(벤질옥시-L-알라니닐)]-포스페이트의 (R) 이성질체, (S) 이성질체의 비율이 기재되어 있지 않다(차이점 2). 차이점 1에 대해 구체적으로 살펴보건대, 이 사건 출원발명의 출원일 전에, 인 원자가 정사면체의 중심에 존재하고 인 원자에 결합된 4개의 작용기가 모두 다른 경우, 인 또한 탄소와 마찬가지로 카이랄성을 나타내는 입체 중심이 될 수 있다는 사실, 화합물을 화학적으로 비대칭 합성하는 경우 인 중심에서 (R) 배열과 (S) 배열을 갖는 입체 이성질체의 혼합물이 생성될 수 있다는 사실이 공지되어 있었고, 또한 유기화학 교과서에서 인 원자가 카이랄 중심이 될 수 있다는 취지의 기재 있고, 이러한 사실은 다른 유기화학 교과서에서도 확인된다. 나아가 이 사건 제1항 출원발명의 화합물인 젬시타빈-[페닐-(벤질옥시-L-알라니닐)]-포스페이트처럼 인, 산소 사이에 이중결합을 갖는 포스포라미데이트의 일종인 화합물 또한 인 원자가 카이랄 중심이 되어 그 화합물이 입체 이성질체로 존재할 수 있다는 사실이 대상 출원발명의 출원일 이전에 공지되어 있기도 하므로 비록 이 사건 출원발명의 출원 이전에 이 사건 출원발명의 화합물이 입체 이성질체의 혼합물 형태로 존재한다는 사실 자체가 그대로 공지되어 있지는 않았다고 하더라도, 통상의 기술자로서는 선행발명으로부터 차이점 1을 쉽게 극복할 수 있다고 봄이 타당하다. 다음으로 차이점 2에 대하여 구체적으로 살펴보건대, 양 발명은 기술적 과제 및 작용효과가 공통되고, 대상 출원발명의 기술적 과제 및 효과가 선행발명의 그것의 연장선상에 있으므로, 구성요소 2의 위 수치한정이 선행발명과는 상이한 과제를 달성하기 위한 기술수단으로서의 의의가 있다거나 그 효과가 이질적인 경우에 해당한다고 볼 수는 없고, 나아가 RP 에피머와 SP 에피머의 혼합 비율에 대한 수치한정에 관하여 출원발명의 명세서에 기재되어 있는 점, 이 사건 출원발명의 명세서에서는 Rp와 Sp의 혼합 비율이 어떠한 값을 갖더라도 모두 유용하다고 기재되어 있을 뿐이어서, 그 명세서만으로는 이 사건 제1항 출원발명에 한정된 수치범위에 대한 기술적 의의가 있는지 파악할 수 없는 점 등에 비추어 보았을 때, 이 사건 제1항 출원발명은 구성요소 2의 한정된 수치범위 내외에서 현저한 효과의 차이를 발생시킨다고 보기도 어렵다. 이상의 점들을 종합하여 보면, 이 사건 제1항 출원발명은 통상의 기술자가 선행발명에 의해 쉽게 발명할 수 있는 것으로 그 진보성이 부정된다. 한편 특허출원에 있어서 청구범위가 둘 이상의 청구항으로 이루어진 경우에 어느 하나의 청구항이라도 거절이유가 있는 때에는 그 특허출원 전부가 거절되어야 하므로 이 사건 제1항 출원발명이 진보성이 부정되어 특허를 받을 수 없는 이상, 나머지 청구항에 대하여 더 나아가 살펴볼 필요 없이 이 사건 출원발명은 특허를 받을 수 없다.
키워드: 특허, 거절결정, 진보성, 수치한정발명, 뉴클레오사이드 전구약물의 제조방법
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