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l 사건 개요
특허청 심사관은 이 사건 출원고안에 대해 이 사건 출원고안의 청구범위가 고안의 설명에 의해 뒷받침되지 않고, 나아가 진보성이 부정된다는 이유로 실용신안등록을 받을 수 없다는 이유로 의견제출통지를 하였고 이에 대해 원고는 이 사건 출원고안의 청구항 1의 구성을 부가, 청구항 3의 삭제 및 청구항 5의 구성을 부가하는 내용의 보정을 하였으나 심사관의 결정은 번복되지 않았다. 원고는 이 사건 제1항 출원고안의 부가, 5항 출원고안의 삭제 및 제6항 출원고안을 추가하는 내용의 보정을(‘이 사건 재심사 보정’)하면서 재심사를 청구하였으나 특허청 심사관은 이 사건 재심사 보정에 의한 이 사건 제1항 보정고안은 진보성이 부정된다는 새로운 거절이유로 이 사건 재심사 보정에 대해 보정각하결정을(이 사건 보정각하결정’) 하였고, 재심사 청구에 대하여는 거절이유를 해소하지 못하였다는 이유로 거절결정을 하였다. 원고는 특허심판원에 위 거절결정에 대한 불복심판을 청구하였으나 특허청 심판원은 심사관의 거절이유와 동일한 이유로 위 심판청구를 기각하는 내용의 심결을 하였다. 이에 불복한 원고가 그 심결의 취소를 구하는 소를 제기한 사안이다.
l 판시 요지
(1) 우선, 이 사건 재심사 보정의 적법 여부를 살펴보건데, 이 사건 재심사 보정은 독립항인 이 사건 제1항 출원고안의 구성을 일부 부가, 한정하여 이 사건 제1항 보정고안으로 남겨두고, 이 사건 제1항 보정고안의 종속항인 이 사건 제6항 보정고안을 청구범위에 새롭게 추가하는 형식을 취하고 있으므로, 이 사건 제6항 보정고안은 이 사건 제1항 출원고안의 청구범위 감축에 해당하지 않는다. 나아가, 이 사건 제6항 보정고안이 이 사건 제5항 출원고안의 청구범위 감축에 해당하다고 볼 수도 없다. 그 이유로서 이 사건 제6항 보정고안은 문언적으로 이 사건 제5항 출원 고안의 ‘슬릿’ 구성을 포함하고 있지 않고, 이 사건 제6항 보정고안은 이 사건 제1항 보정고안의 종속항이라는 형식을 취하고 있으므로 이 사건 제1항 출원고안과는 독립항인 이 사건 제5항 출원고안의 청구범위를 감축하는 보정고안이라고 보이지 않고, 이 사건 제5항 출원고안에 추가로 구비된 ’슬릿‘ 구성에 관하여 살피건대, 이 사건 출원고안의 명세서에는 이에 관하여 명시하고 있지 않지만, 좁고 기다란 구멍 또는 틈이라는 “슬릿”의 사전적 의미를 감안하여 볼 때, 이는 “높이조절판을 절개하는 좁고 기다란 형태의 구멍으로 다른 슬릿과의 사이에 탄성편을 두고 있는 것”이라고 해석된다. 그렇다면 이 사건 제5항 출원고안의 청구범위에는 슬릿이 탄성편과 직접 접하는 구성 뿐 아니라 탄성편과 직접 접하지 않는 구성도 모두 포함된다고 보는 것이 타당하다. 한편 이 사건 제1항 보정고안의 청구범위에 따르면 그 높이조절판은 탄성편이 이른바 슬릿에 직접 접하는 구성에 한정된다고 봄이 타당하다. 결국 이 사건 제5항 출원고안의 ’슬릿‘과 이 사건 제1항 보정고안의 탄성편 사이의 빈 공간은 동일한 구성이라고 볼 수 없다. 따라서, 이 사건 제6항 보정고안은 이 사건 제5항 출원고안의 감축에 해당한다고 볼 수 없다.
(2) 다음으로 보정각하결정에서 다루지 않은 사유를 내세워 보정이 부적법하다고 판단할 수 있는지 여부를 살펴보건데, 거절결정의 경우와 달리 특허청 심사관이 출원인의 명세서 등에 대한 보정을 각하하는 경우 그 결정 이전에 출원인에게 그 이유를 통지하여 의견제출 및 보정의 기회를 주도록 하는 특허법 규정이 없고, 심결취소소송 단계에 이르러 특허청이 보정각하결정이나 심판절차에서 다루지 아니한 다른 사유를 내세워 보정이 부적법함을 주장하더라도 출원인으로서는 이에 대응하여 소송절차에서 그 심리의 방식에 따라 충분히 그 다른 사유와 관련하여 보정의 적법 여부에 관하여 다툴 수 있으므로 출원인의 방어권 또는 절차적 이익이 침해된다고 할 수 없어서, 특허청은 거절결정에 대한 심결취소소송 단계에서 보정각하결정에 붙이거나 심판절차에서 다루어지지 아니한 새로운 이유를 추가하여 보정의 부적법을 주장할 수 있다고 보아야 한다. 나아가, 이러한 법리는 거절결정불복심판 단계에도 적용되어특허심판원이 출원인인 심판청구인에게 의견진술의 기회를 주지 아니한 채 보정각하결정에 기재되지 아니한 새로운 보정각하사유를 들어 보정각하결정이 정당한 것으로 판단하였다고 할지라도 그 심결을 취소하여야 할 위법이 있다고 할 수 없다.
(3) 이 사건 제1항 출원고안의 진보성 부정 여부를 살펴보건데, 선행고안 1의 명세서에 따르면 선행고안 1은 높이조절부재의 탄성편이 몸체의 요철부 홈에 수용되는 구조로서, 특히 탄성편 중 요철부와 결합하는 부분은 요철부를 향하여 돌출되는 V자형, 요철부의 홈은 내부로 수용되는 V자형으로 형성되어 서로 맞물려 결합됨을 알 수 있다. 이와 같이 선행고안 1의 탄성편(특히 요철부와 결합하는 부분)과 이 사건 제1항 출원고안의 돌기부는 그 결합구조와 기능이 실질적으로 동일하다. 비록 선행고안 1에는 복수 개의 탄성편이 높이조절부재의 내경부를 따라 이격되어 형성된다는 점에서 이 사건 제1항 출원고안의 ‘탄성편’과 차이가 있으나, 탄성편의 형태 및 개수는 통상의 기술자가 그 필요에 따라 적절히 선택할 수 있는 단순 설계변경사항에 불과하다. 따라서, 이 사건 제1항 출원고안은 통상의 기술자가 선행고안 1에 의하여 극히 쉽게 고안할 수 있으므로, 진보성이 부정된다. 결국, 이 사건 제1항 출원고안은 진보성이 부정될 뿐만 아니라 재심사 보정이 이 사건 제1항 출원고안 및 제5항 출원고안의 청구범위 감축해 해당하지 않으므로 이 사건 출원고안은 등록거절되어야 함이 타당하다.
키워드: 실용신안, 거절결정, 진보성, 재심사 보정, 골프티
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