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l 사건 개요
원고는 2021. 12. 20. 특허심판원 2021정146호로 특허발명의 청구범위를 나., 4), 나)항 기재와 같이 정정하는 내용의 정정심판을 청구하였다. 특허심판원은 2022. 7. 12.과 2022. 7. 21.에 원고에게 정정심판청구는 청구범위를 감축하는 경우에 해당하는데, 특허발명의 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위에서 한 것이 아니고, 청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경한 것이며, 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 선행발명 1에서 5에 의하여 쉽게 발명할 수 있다는 정정불인정 이유가 포함된 의견제출통지를 하였다.
원고는 2022. 9. 15. 정정불인정 이유에 관한 의견서를 제출하였으나, 특허심판원은 2022. 10. 13. 정정심판청구는 청구범위를 감축하는 경우로 특허법 제136조 제1항 제1호에서 규정한 정정요건을 충족하고 이 사건 제8, 9, 10, 12, 19항 특허발명을 삭제하는 정정은 특허법 제136조 제3, 4항에서 규정한 정정요건을 충족하나, 제1에서 7, 11, 13에서 18항 특허발명의 정정은 특허발명의 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위에서 할 수 있다는 특허법 제136조 제3항 및 청구범위를 실질적으로 변경할 수 없다는 특허법 제136조 제4항에 반하고, 제1, 2, 4에서 7, 11, 13에서 16항 특허발명의 정정은 원고의 정정심판청구에 의하여 정정되더라도 통상의 기술자가 선행발명 1에서 5에 의하여 쉽게 발명할 수 있어 특허법 제29조 제2항에 따라 특허를 받을 수 없으므로 정정 후의 청구범위에 적혀 있는 사항이 특허출원을 하였을 때에 특허를 받을 수 있는 것이어야 한다는 특허법 제136조 제5항에 반한다는 이유로 정정심판청구를 기각하는 심결을 하였다.
l 판시 요지
1. 특허법 제136조 제3항 정정요건의 충족여부
다이 패드와 리드가 솔더에 의해 연결된 것으로 정정한 것은 특허발명의 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위를 넘는 신규사항의 추가에 해당하여 특허법 제136조 제3항의 정정요건을 충족하지 못한다.
2. 특허법 제136조 제4항 정정요건의 충족여부
다이 패드와 리드가 솔더에 의해 연결된 것으로 정정한 것은 청구범위를 실질적으로 변경한 경우에 해당하여 특허법 제136조 제4항의 정정요건을 충족하지 못한다.
3. 특허법 제136조 제5항 정정요건의 충족여부
특허발명의 명세서 또는 도면에 대한 정정 중 청구범위를 감축하는 경우에 해당하는 정정은 정정 후
의 청구범위에 적혀있는 사항이 특허출원을 하였을 때에 특허를 받을 수 있는 것이어야 한다.
정정 후 1항 발명은 발명 출원 당시의 기술수준에 비추어 반도체 패키지 분야에서의 통상의 기술자가 선행발명 1에 선행발명 2, 4를 결합하여 쉽게 발명할 수 있으므로 진보성이 부정된다. 따라서 특허법 제136조 제5항에 정한 정정요건을 충족하지 못한다.
4. 결론.
이 사건 정정은 이 사건 특허발명의 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위를 넘는 신규사항의 추가에 해당하고 청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경한 것에 해당하여 특허법 제136조 제3항, 제4항에서 규정한 정정요건을 충족하지 못한다. 또한 정정 후 제1항 발명은 통상의 기술자가 선행발명 1에 선행발명 2, 4를 결합한 것에 의하여 쉽게 발명할 수 있으므로 진보성이 부정되어 특허법 제136조 제5항에서 규정한 정정요건을 충족하지 못한다. 정정심판청구는 특별한 사정이 없는 한 불가분의 관계에 있어 일체로서 허용 여부를 판단하여야 할 것인데, 그 정정사항이 제1, 8, 9, 10, 12, 13, 17, 19항 특허발명에 걸쳐 있는 정정심판청구에서 정정 후 제1항 발명이 정정요건을 충족하지 못한 이상 나머지 청구항에 관하여 더 나아가 살펴볼 필요 없이 정정심판청구 전부를 받아들일 수 없다. 이와 결론이 같은 이 사건 심결은 정당하다. 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없으므로 이를 기각한다.
키워드: 특허, 정정심판청구, 특허법 제136조 제3, 4, 5항, 몰디스 리드리스 패키지 및 이를 이용한 LED 패키지
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