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l 사건 개요
특허청 심사관은 ‘이 사건 제1항 내지 제11항 발명은 통상의 기술자가 선행발명으로부터 쉽게 발명할 수 있고, 이 사건 제4항 내지 제8항 발명은 특허법 제42조 제4항 제2호의 청구범위 기재요건을 위반하였다.’라는 의견제출통지를 하였고, 원고는 기존의 청구항 4 내지 11을 삭제하고, 청구항 4 내지 13을 신설하는 내용의 보정서와, ‘이 사건 제1항 내지 제13항 발명의 결정형은 선행발명에 전혀 기재 또는 암시되어 있지 않고, 의약품 원말로서 고품질이며 공업적으로 취급하기 용이한 형태에 해당하는 점에서 진보성이 있다.’라는 취지의 의견서를 제출하였으나, 특허청 심사관은 ‘여전히 이 사건 제1항 내지 제13항 발명의 진보성 부정의 거절이유가 해소되지 아니하였다.’는 이유로 이 사건 출원발명에 대해 거절결정을 하였다. 이에 원고는 청구항 2 및 3을 삭제하는 내용의 보정서와 의견서를 제출하면서 재심사를 청구하였으나, 특허청 심사관은 ‘이 사건 제1항, 제4항 내지 제13항 발명은 의견제출통지서의 거절이유를 여전히 해소하지 못하였다.’는 이유로 이 사건 출원발명에 대해 거절결정을 하였다. 이후 원고는 특허심판원에 피고를 상대로 ‘이 사건 출원발명은 선행발명에 의하여 쉽게 발명할 수 없어 진보성이 인정된다.’고 주장하면서 거절결정불복심판을 청구하였으나, 특허심판원은 ‘이 사건 제4항 발명은 선행발명에 의하여 진보성이 부정된다.’고 판단하여 원고의 위 심판청구를 기각하는 심결을 하였다. 원고는 이에 불복하여 특허법원에 이 사건 심결의 취소를 구하는 소를 제기하였는데(특허법원 2019허1377), 특허법원은 선행발명에 의해 이 사건 제1항 및 제4항 발명의 진보성이 부정된다고 보아 원고의 청구를 기각하는 판결(이 사건 환송전 판결)을 하였다. 원고는 이에 불복하여 대법원에 상고하였는데(대법원 2019후11800), 대법원은 ‘피고가 제출한 자료만으로는 통상의 기술자가 선행발명에 의하여 이 사건 제1항 및 제4항 발명을 쉽게 발명할 수 있다고 단정하기 어렵다.’는 이유로 이 사건 환송전 판결을 파기하고 사건을 특허법원에 환송하는 취지의 판결(이 사건 환송판결)을 하였다..
l 판시 요지
제1항 발명은 셀렉시팍 화합물의 X선 회절 분석 결과 회절각(2θ)이 9.4, 9.8, 17.2 및 19.4°로 특정된 Ⅰ형 결정형인데 비하여, 선행발명에는 셀렉시팍 결정의 존재 유무에 관한 기재가 없다는 점에서 차이가 있다. 상기 차이점은 통상의 기술자가 선행발명으로부터 쉽게 극복할 수 있다고 볼 수 없다.
키워드: 특허, 거절결정, 결정, 복소환 유도체 및 의약, 진보성 인정, 다형체 스크리닝, 불순물 제거 효과, 셀렉시팍, 결정다형
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