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l 사건 개요
원고는 2020. 9. 7. 출원발명을 출원하였는데, 특허청 심사관은 2020. 12. 1. 원고에게 “출원발명의 청구항 1항에서 8항은 특허법 제29조 제2항에 따라 특허를 받을 수 없다.”라는 거절이유가 포함된 의견제출통지를 하였다.
원고는 2021. 2. 1. 출원발명의 청구항 6항을 삭제하고 청구항 1항에서 5항, 7항, 8항을 정정하는 내용의 보정서 및 거절이유에 관한 의견서를 제출하였으나, 특허청 심사관은 2021. 4. 28. 특허법 제29조 제2항 위반의 거절이유가 해소되지 않았다는 이유로 출원발명에 관하여 특허거절결정을 하였다.
원고는 2021. 6. 24. 출원발명의 청구항 3항, 5항, 7항을 삭제하고 출원발명의 청구항 1항에 부가하여 한정하는 내용의 보정서를 제출하면서 재심사를 청구하였으나, 특허청 심사관은 2021. 7. 26. 원고에게 “출원발명의 청구항 1항, 2항, 4항, 8항은 통상의 기술자가 선행발명 1, 2에 의하여 쉽게 발명할 수 있다.”라는 거절이유가 포함된 의견제출통지를 하였다. 원고는 2021. 9. 23. 출원발명의 청구항 1항을 정정하는 내용의 보정서 및 거절이유에 관한 의견서를 제출하였으나, 특허청 심사관은 2021. 11. 29. “거절이유가 해소되지 않았다.”라는 이유로 재심사 거절결정을 하였다.
원고는 2021. 12. 29. 특허심판원 2021원3333호로 거절결정의 취소를 구하는 심판을 청구하였으나, 특허심판원은 2022. 5. 18. “제1항 출원발명은 통상의 기술자가 선행발명 1, 2에 의하여 쉽게 발명할 수 있으므로 특허를 받을 수 없는데, 특허출원에 있어 청구범위가 여러 개의 청구항으로 되어 있는 경우 어느 하나의 청구항이라도 거절이유가 있는 때에는 그 출원은 전부가 거절되어야 하므로, 출원발명은 전부가 특허를 받을 수 없다.”라는 이유로 원고의 심판청구를 기각하는 심결을 하였다.
l 판시 요지
1. 제1항 출원발명의 진보성 인정 여부
가. 제1항 출원발명과 선행발명들의 목적 대비
제1항 출원발명과 선행발명 1, 2는 PLGA 기반 마이크로입자에 관한 것이라는 점에서 기술분야가 동일하다. 또한 제1항 출원발명과 선행발명 1은 종래 벌크 방법으로 제조된 PLGA 미립구의 약물이 초기에 과다 방출되는 문제, 일정기간 동안 약물의 방출 속도가 일정하게 조절되지 않아 일정 기간 약효가 발휘되지 않는 문제를 매개변수로 하여 입자의 크기 및 입자크기 분포를 통해 약물 방출을 제어할 수 있는 정교하고 정확한 특성을 갖는 마이크로입자를 제공한다는 점에서 발명의 목적이 공통된다. 그리고 선행발명 2도 입자의 표면 특성으로서 다공성 및 비다공성 입자의 약물 방출 특성을 검토하고 있고, 좁은 크기 분포로 더 높은 정밀도를 가진 입자를 제공한다는 점에서 제1항 출원발명과 선행발명 2는 발명의 목적이 일부 공통된다.
나. 제1항 출원발명과 선행발명들의 구성 및 효과 대비
제1항 출원발명의 구성요소 3-③은 ‘마이크로입자의 비표면적이 단위 질량당 0.75x10-1 내지 2.0x10-1㎡/g로 구성된다’는 점인데, 선행발명 1은 마이크로입자의 비표면적 범위에 관하여 명시적으로 개시하고 있지 않다는 점에서 차이가 있다(차이점 1). 또한 제1항 출원발명의 구성요소 4-③은 마이크로입자로부터 방출되는 약물의 초기 혈중 농도(Cint) 대 최대 혈중 농도(Cmax)의 비가 1:2 내지 1:30이라는 점인데, 선행발명 1은 마이크로입자를 투여한 후 약물의 초기 혈중 농도 및 최대 혈중 농도에 관하여 명시적으로 개시하고 있지 않다는 점에서 차이가 있다(차이점 2).
차이점 1의 경우, 출원발명 출원 당시의 기술수준에 비추어 통상의 기술자가 선행발명 1에 공지된 기술을 결합하여 차이점 1을 극복하고 마이크로입자의 비표면적을 단위 질량당 0.75x10-1 내지 2.0x10-1㎡/g로 한정하는 구성을 쉽게 도출할 수 있다고 보인다. 또한 차이점 2의 경우 출원발명 출원 당시의 기술수준에 비추어 통상의 기술자가 선행발명 1에 선행발명 2를 결합하여 차이점 2를 극복하고 마이크로입자로부터 방출되는 약물의 초기 혈중 농도(Cint) 대 최대 혈중 농도(Cmax)의 비가 1:2 내지 1:30인 구성을 쉽게 도출할 수 있다고 보인다.
2. 결론
제1항 출원발명은 통상의 기술자가 선행발명 1에 선행발명 2를 결합한 것에 의하여 쉽게 발명할 수 있으므로 진보성이 부정된다. 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없으므로 이를 기각한다.
키워드: 특허, 거절결정, 발명의 진보성, 통상의 기술자, 약물의 지속 방출을 위한 서방형 마이크로입자
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