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l 사건 개요
피고는 2021. 3. 12. 원고를 상대로 특허심판원 2021당759호로 “특허발명은 특허출원 전에 공지된 선행발명 3, 4와 실질적으로 동일하므로 특허법 제29조 제1항을 위반하였고, 그 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 선행발명 1에서 4에 의하여 쉽게 발명할 수 있으므로 특허법 제29조 제2항을 위반하였다.”라고 주장하면서 특허발명에 관한 특허무효심판을 청구하였고, 원고는 2021. 5. 13. 무효심판절차에서 이 사건 특허발명 중 청구항 1항을 정정하고 이 사건 특허발명 중 5항, 6항, 10항에서 14항을 삭제하는 내용의 정정청구를 하였다.
특허심판원은 2021. 11. 25. “원고의 정정청구를 인정하고, 특허발명의 청구항 5항, 6항, 10항에서 14항에 관한 심판청구는 각하하며, 특허발명의 청구항 1항에서 4항, 7항, 8항은 통상의 기술자가 선행발명 3에 선행발명 2를 결합하여 쉽게 발명할 수 있어 특허법 제133조 제1항 제1호, 제29조 제2항에 따라 그 특허가 무효로 되어야 하므로 특허발명의 1항에서 4항, 7항, 8항에 관한 심판청구는 인용한다.”라는 내용의 이 사건 심결을 하였다.
한편 원고는 2022. 1. 17. 특허심판원 2022정9호로 특허발명 중 청구항 1항을 정정하고 특허발명 중 5항, 6항, 10항에서 14항을 삭제하는 내용의 정정심판을 청구하였다. 특허심판원은 2022. 11. 2. 원고에게 “특허발명 중 청구항 1항에 관한 정정은 특허법 제136조 제1항 제1호에서 규정한 정정요건을 충족하나, 특허법 제136조 제3, 4, 5항에서 규정한 정정요건을 충족하지 못한다.”라는 정정불인정 이유가 포함된 의견제출통지를 하였다.
원고는 2022. 12. 12. 특허발명의 청구범위를 가., 4)항 기재와 같이 정정하는 내용의 보정서 및 의견서를 제출하였고, 특허심판원은 2023. 3. 30. 특허법 제136조 제1, 3, 4, 5항에서 정한 요건을 모두 충족한다는 이유로 원고의 정정심판청구를 인용하는 심결을 하였다.
l 판시 요지
1. 특허발명의 명세서 기재요건 충족 여부
특허발명의 청구범위 제1항은 발명이 명확하게 적혀 있으나 발명의 설명에 의하여 뒷받침되지 않는다. 제2, 3, 4, 7, 8항 특허발명은 뒷받침 요건을 위반한 제1항 특허발명의 종속항 발명이므로 역시 발명의 설명에 의하여 뒷받침되지 않으므로, 특허법 제42조 제4항 제1호를 위반하였다.
2. 제1항 특허발명의 진보성 인정 여부
제1항 특허발명은 통상의 기술자가 선행발명 2에 선행발명 3을 결합하여 쉽게 발명할 수 있으므로 진보성이 인정되지 않는다.
3. 제 2, 3, 4, 7, 8항 특허발명의 진보성 인정 여부
제2, 3, 4, 7, 8항 특허발명은 통상의 기술자가 선행발명 2에 선행발명 3을 결합하여 쉽게 발명할 수 있으므로 진보성이 인정되지 않는다.
4. 소결론
제1에서 4, 7, 8항 특허발명은 발명의 설명에 의하여 뒷받침되지 않고, 통상의 기술자가 선행발명 2, 3에 의하여 쉽게 발명할 수 있어 진보성이 인정되지 않으므로, 그 특허등록이 무효로 되어야 한다. 이와 결론이 같은 이 사건 심결은 정당하다.
5. 결론
이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없으므로 이를 기각한다.
키워드: 특허, 등록무효, 명세서 기재요건, 진보성, 반도체 패키지
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