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【판시사항】
[1] 특허실시계약 당사자 사이에 개량제품이 특허발명의 권리범위에 속하는지에 관하여 다툼이 있어 특허사용료를 지급하지 아니한 경우에 이를 이유로 한 특허실시계약의 해지가 적법한지(적극), 계약해지 후 특허침해가 성립하는지(적극)
[2] 특허발명과 대비되는 발명이 특허발명의 청구항에 기재된 필수적 구성요소들 중 일부만 갖추고 있는 경우 특허침해가 성립하는지(소극)
[3] 피고가 문서제출명령에 따르지 않은 데 정당한 이유가 있는 경우에 특허법 제132조 제5항이 적용되는지(소극)
[4] 특허침해로 인한 손해배상액 산정 시 특허법 제128조 제4항, 제5항의 적용요건
【판결요지】 제1심판결 변경(확장청구 포함)
1. 제1기간 중 특허침해 여부
특허실시계약 당사자 사이에 제1개량제품이 특허발명의 권리범위에 속하는지에 관하여 다툼이 있었다 하더라도 이 판결에서 균등침해를 인정하여 특허발명의 권리범위에 속한다고 판단하는 이상, (피고의) 특허사용료 지급채무 불이행에는 과실이 있었다고 보아야 하므로, 이를 이유로 한 특허권자(원고)의 계약해지는 적법하고, 계약해지 후 종전 실시권자(피고)가 특허발명을 실시한 행위는 특허침해에 해당한다.
2. 제2기간 중 특허침해 여부
가. 특허발명과 대비되는 발명이 특허발명의 청구항에 기재된 필수적 구성요소들 중 일부만 갖추고 나머지 구성요소를 갖추고 있지 않으면 원칙적으로 그에 대비되는 발명은 특허발명의 권리범위에 속하지 않는바, 제2개량제품은 열 교환물질 공급구멍이 제거되도록 회피설계되어 특허발명의 일부 구성요소를 갖추고 있지 않으므로 특허권을 침해한다고 볼 수 없다.
나. 피고는 ‘침해의 증명에 필요한 자료’가 아니라는 이유로 제1심법원의 문서제출명령에 따르지 아니하였으나, 피고가 문서제출명령에 불응하였다는 사정만으로 바로 특허침해를 인정하기 어렵고, 증거에 비추어 피고의 제2개량제품은 원고의 특허권을 침해하지 않는다고 판단되므로, 피고가 문서제출명령에 따르지 아니한 데에는 정당한 사유가 있다고 볼 여지가 있다(원고의 특허법 제132조 제5항 적용 주장 배척).
3. 제1기간 중 특허침해로 인한 손해배상액 산정
가. (침해행위로 얻은 이익액을 손해액으로 추정하는) 특허법 제128조 제4항을 적용받으려면, ① 특허권자 또는 전용사용권자 스스로 특허실시제품 또는 그 대체제품을 제조․판매하거나 최소한 제조․판매능력을 보유하고 있었다는 사실, ② 침해자의 특허권 침해행위 때문에 실제로 영업상의 손해를 입은 사실을 주장․증명하여야 한다. 그러나 원고가 생산․판매능력을 보유하고 있었다는 사실을 인정할 증거가 부족하고, 원고가 피고에게 특허실시를 허락하여 특허사용료 수입을 얻고 있었다는 사정은 원고가 자신의 명의와 계산으로 제품을 판매하기 위하여 제3자에게 하청을 주어 생산한 경우와 다르므로 이를 원고의 생산․판매능력으로 고려할 수 없다. 특허법 제128조 제4항에 근거한 원고 주장은 이유 없다.
나. 원고가 뒤늦게 제1기간의 특허침해를 주장함에 따라 특허실시계약 해지가 인정되어 피고가 원고에게 부담하는 금전지급채무의 성격이 특허침해로 인한 손해배상의무로 판단받게 된 점 등에 비추어 보면, (합리적 실시료를 손해배상액으로 청구할 수 있게 한) 특허법 제128조 제5항이 적용되기도 어렵다.
다. 특허법 제128조 제7항에 따라, 특허실시계약 해지 경위, 피고가 제1기간 중 2%의 특허사용료를 공탁하였고 권리범위확인 판결 확정 후 추가금을 공탁하였으며 원고가 이를 출급하여 사실상 채권 일부의 만족을 얻은 점, 제1개량제품 매출액에 특허실시계약에서 정한 특허사용료율 3%를 곱하여 산출된 금액 등을 고려하여 제1기간 중의 특허침해로 인한 손해배상액을 정한 사례.
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