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【판시사항】
1. 무효로 될 것이 명백한 선등록 디자인의 디자인권자가 후등록 디자인권자를 상대로 청구한 등록무효심판이 권리남용에 해당하는지(소극)
2. 물품의 투명도가 디자인 유사 여부를 판단하는 요소가 될 수 있는지(한정 적극)
【판결요지】 청구기각
1. 선행디자인이 무효로 될 것이 명백함을 근거로 하는 권리남용 주장에 대한 판단
원고의 권리남용 주장은 받아들일 수 없다.
가. 원고가 인용하고 있는 대법원 2016다219150 판결의 법리는 대법원 2010다95390 전원합의체 판결의 권리남용 법리에 기초한 것이다.
나. 특허권침해소송의 권리남용 법리를 특허권 행사가 문제 되는 다른 절차에 그대로 적용할 수 없다. 대법원은 권리범위확인심판에서 이와 같은 권리남용 항변이 허용되는지에 관하여 부정적으로 판단한 바 있다(대법원 2012후4162 전원합의체 판결). 권리범위확인심판절차에서 특허발명의 진보성까지 판단하는 것은 권리범위확인심판 제도를 둔 목적을 벗어나고 그 제도의 본질에 맞지 않는다고 보았기 때문이다. 침해소송에서 권리남용 항변을 받아들여 침해를 부정하는 것은 당사자 사이의 권리관계를 판단하는 것이고, 판결의 효력도 당사자 사이에만 미친다. 반면 권리범위확인심판은 특허권의 효력이 미치는 객관적 범위를 대세적으로 확인할 뿐 당사자 사이의 권리관계를 최종적으로 확인해주는 것이 아니고, 심결이 확정되면 제3자에게도 일사부재리의 대세적 효력을 가진다는 점에서 침해소송과 차이가 있다.
다. 무효심판과 침해소송의 차이는 권리범위확인심판과 침해소송의 차이보다 크다. 디자인권침해소송은 원고가 등록디자인권자 또는 전용실시권자임을 전제하나, 디자인등록무효심판은 청구인이 등록디자인권자나 전용실시권자임을 전제하지 않는다.
라. 디자인보호법 제121조 제1항 제2호의 등록무효사유로서 등록디자인이 디자인보호법 제33조 제1항 제3호에 해당하는지를 판단할 때 대비 대상 디자인은 등록받을 것을 요하지 않는다. 선등록 디자인을 선행디자인 삼아 등록무효심판을 청구하는 것이 피청구인에게 불합리한 고통이나 손해를 주는 것이라고 보기도 어렵다.
2. 이 사건 등록디자인과 선행디자인의 유사 여부
이 사건 등록디자인과 선행디자인의 공통된 부분은 사용 시뿐만 아니라 거래 시 일반 수요자나 거래자 눈에 띄어 주의를 끄는 부분으로서 지배적 특징에 해당한다. 반면 재질의 반투명 여부는 전체적 심미감에 영향을 미칠 만한 차이점은 아니다.
가. 물품의 투명․불투명은 엄밀히 말하면 물품의 형상․모양․색채에 포함되는 것은 아니지만, 경우에 따라 디자인 유사 여부를 판단하는 요소가 될 여지는 있다(물품의 전부 또는 일부가 투명하여 설명이 필요하다고 인정될 경우 디자인의 설명란에 그에 관한 설명을 기재하도록 한 디자인보호법 시행규칙 제35조 제4항, 별표 2의 5. 참조). 이 사건 등록디자인은 디자인의 설명에 재질이 합성수지재라고 기재하고 있을 뿐 재질의 투명 여부나 정도에 관하여 한정하지 않고 있어 반투명 재질로 된 물품을 권리범위에서 배제하고 있다고 보기 어렵다.
나. 이 사건 등록디자인의 대상이 되는 보조제동등은 조명부 발광을 통해 제동 상태를 알려주는 물품으로, 어느 정도 빛이 투과할 수 있는 반투명 재질의 합성수지재가 용도에 적합해 보인다. 대상물품의 기능 및 용도를 고려할 때, 반투명 재질로 구현한 디자인도 유사 범위에 포함될 수 있다고 봄이 타당하다. 또한 종단면도에 나타난 렌즈의 개수 및 배열 위치 등을 고려하면, 렌즈에 빛이 들어올 경우 이 사건 등록디자인과 선행디자인의 내부 형상은 별다른 심미감 차이가 없다.
다. 특허청 심사관이 이 사건 등록디자인을 출원한 원고에게 그 출원 전 공지된 별건 디자인을 근거로 디자인보호법 제33조 제1항 제3호에 해당한다는 거절이유를 통지하자, 원고 스스로도 ‘이 사건 등록디자인과 별건 공지디자인 모두 원고가 창작한 것으로서 동일한 디자인’이라고 하면서 디자인보호법 제36조 제1항에 해당한다고 주장한 바 있다.
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